(Anwalt Markenrecht Berlin) BGH vom 9.6.2011: zur rechtserhaltenden Markenbenutzung – Werbegeschenke – (I ZR 41/10)
In einem aktuellen Fall wurde der Markeninhaberin, einer Tochter der Metro, die Einrede der Nichtbenutzung der Marke
u.a. für Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer entgegen gehalten. Die Markeninhaberin war der Ansicht, dass die Benutzung der Marke für Werbegeschenke ausreichend gewesen sei, die Marke zu erhalten.
Da die Werbegeschenke jedoch keinen neuen Absatzmarkt vorbereiten sollten, sah der BGH darin keine rechtserhaltende Benutzung; denn eine solche setze voraus, dass die Marke verwendet werde, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Dies müsse nicht in Gewinnerzielungsabsicht erfolgen. Nicht ausreichend sei jedoch eine nur symbolische Benutzung, die allein zu dem Zweck erfolge, das Markenrecht zu sichern, so wenn Werbegeschenke, wie hier, nur als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden. Weiterlesen
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 10.10.2007 : Löschungsverfahren bzgl. Wortmarke “TDI” Bösgläubigkeit und Behinderungsabsicht der Volkswagen AG ? (28 W (pat) 14/02)
Eine aktuell veröffentlichte Entscheidung des BPatG:
Die Volkswagen AG meldete 1997 die Wortmarke “TDI” an, eine Marke, der aufgrund ihrer rein beschreibenden Sachangabe ein Eintragungshindernis entgegenstand. Die Antragstellerin behauptet, die Volkswagen AG sei bösgläubig gewesen, weil ihr bekannt gewesen sei, dass TDI für die beanspruchten Waren freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig war. Außerdem hätte die Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht gehabt. Die Antragstellerin vertrat die Ansicht, dass trotz des Verzichtes auf die Marke eine Feststellung der Bösgläubigkeit zu erfolgen habe. Weiterhin, dass die Kosten der Volkswagen AG aufzuerlegen seien.
Das BPatG:
Der Verzicht auf die Marke führt nur zu einer Erledigung für die Zukunft. Ein Rechtsschutzinteresse bestehe dann, wenn für den Antragsteller die Gefahr bestehe, von dem Inhaber des angegriffenen Rechts für Verletzungshandlungen in der Vergangenheit in Anspruch genommen zu werden. Dies gelte auch für die Frage der Bösgläubigkeit. Hierzu sei nicht vorgetragen worden, einen generellen Anspruch auf Feststellung gebe es nicht.
Die Antragsgegnerin sei auch dann nicht bereits bösgläubig, weil sie im Zeitpunkt der Anmeldung “TDI” für nicht schutzfähig gehalten hätte.
Für eine Behinderung fehle es an schlüssigem Vortrag.
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BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 14/02
_______________________
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Beschwerdesache
…
BPatG 152
08.05
betreffend die Marke …
(hier: Löschungsverfahren)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 10. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell
beschlossen:
Es wird festgestellt, dass das Löschungsverfahren in der Haupt-
sache erledigt ist.
Kosten werden nicht auferlegt.
Der Antrag des Antragstellers auf Gewährung von Verfahrens-
kostenhilfe wird zurückgewiesen.
Gründe
I.
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 21. August 1995 unter der Nummer
2 911 528 für die Waren ,,Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kraftfahrzeug-Motoren”
eingetragenen Buchstabenfolge …. Mit Schriftsatz vom 30. Mai 1999 hat der
Antragsteller die Löschung dieser Marke nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und 4 MarkenG
a. F. beantragt mit der Begründung, die Marke hätte als für die beanspruchten
Waren glatt beschreibende Sachangabe nie eingetragen werden dürfen. Die
Antragsgegnerin hätte im Zeitpunkt der Anmeldung schon deswegen bösgläubig
gehandelt, weil ihr bekannt gewesen sei, dass ,,T…” für die beanspruchten Waren
freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig war. Außerdem hätte die
Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung die wettbewerbswidrige Behin-
derungsabsicht gehabt, den schutzwürdigen Besitzstand, den Dritte bereits an der
Bezeichnung ,,T…” begründet hatten, zu verletzen und die Monopolwirkung der
angemeldeten Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzu-
setzen.
Mit Beschluss vom 31. Oktober 2001 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die angegriffene Marke als sowohl im Zeitpunkt der
Eintragung wie im gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt freihaltebedürftig und
nicht unterscheidungskräftig gelöscht, gleichzeitig aber auch ausgeführt, dass für
eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung keine
Anhaltspunkte ersichtlich seien. Eine Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und
Beiordnung eines Rechtsanwalts, wie vom Löschungsantragsteller zusätzlich be-
antragt, komme mangels Rechtsgrundlage zumindest für das patentamtliche
Verfahren nicht in Betracht.
Die Antragsgegnerin hat den Beschluss zunächst mit der Beschwerde angegriffen,
im Laufe des Beschwerdeverfahrens jedoch auf die angegriffene Marke verzichtet
und das Beschwerdeverfahren für erledigt erklärt. Dem hat der Löschungs-
antragsteller widersprochen mit dem Antrag,
ihm für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu ge-
währen und ihm seinen Verfahrensbevollmächtigten beizuordnen;
die angegriffene Marke auch wegen Bösgläubigkeit, und zwar
zusätzlich auch für den Zeitraum seit ihrer Eintragung bis zum
Zeitpunkt der Verzichtswirkung zu löschen,
die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin aufzu-
erlegen.
Er vertritt dazu die Auffassung, dass ein auf Bösgläubigkeit gestütztes Marken-
Löschungsverfahren zwingend ,,durch einen Beschluss über die Bösgläubigkeit
abgeschlossen werden” müsse und führt dazu aus: ,,Andernfalls könnte jeder
bösgläubige Markenanmelder über Jahre die Marke nutzen und dann, wenn die
Löschung auf Bösgläubigkeit nicht mehr zu verhindern ist, den Verzicht erklären,
um einer nachteiligen Entscheidung zu entgehen”. Mit dieser Rechtsauffassung
will er sowohl sein besonderes Rechtsschutzinteresse an einer Fortsetzung des
Löschungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache darlegen als auch eine
Korrektur des angegriffenen patentamtlichen Beschlusses dahin erreichen, dass
die Löschung der angegriffenen Marke auch wegen Bösgläubigkeit angeordnet
wird. Ferner regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde sowie eine Vorlage des
Verfahrens an den EuGH an.
II.
1. Verfahrensrügen
Der Senat ist an einer eigenen Sachentscheidung nicht gehindert, und zwar auch
nicht in der zur Entscheidung berufenen Besetzung. Der Antragsteller hat während
des gesamten Beschwerdeverfahrens eine Reihe von Befangenheitsanträgen
gegen Mitglieder des erkennenden Senats, gegen andere Richter des Bundes-
patentgerichts sowie gegen Dritte gestellt. Die Anträge vom 25. und vom
30. März 2003 hat der Senat mit Beschluss vom 2. April 2003, Bl. 182 der
Gerichtsakten, als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen. Die späteren Befangen-
heitsanträge vom 27. Mai und vom 26. Juni 2003 sowie vom 27. September 2004
hält der Senat ebenfalls für rechtsmissbräuchlich und sieht deswegen von einer
Entscheidung über sie ab. Auch in diesen Anträgen lässt der gesamte Tatsachen-
vortrag des anwaltlich vertretenen Antragstellers auch nicht ansatzweise Gründe
erkennen, die es erlauben würden, das Vorbringen überhaupt in einen irgendwie
gearteten Zusammenhang mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der
§§ 72 MarkenG, 42 ff. ZPO sowie zum Verfahrensgegenstand oder der Person der
angegriffenen Richter zu bringen.
2. Erledigung in der Hauptsache
Durch den Verzicht auf die angegriffenen Marke hat sich das Löschungsverfahren
zunächst nur teilweise in der Hauptsache erledigt, da der Verzicht gem. § 48
Abs. 1 MarkenG die Marke nur mit Wirkung für die Zukunft erlöschen lässt
(ex nunc). Der markenrechtliche Löschungsantrag ist jedoch auf eine Löschung
der angegriffenen Marke von Anfang an (ex tunc) angelegt, § 52 Abs. 2 MarkenG,
also auf die Herstellung einer Rechtslage, nach der die Marke nie zur Entstehung
gekommen ist (BGH GRUR 2001, 337, 339 EASYPRESS; BPatG MarkenR
2007,134). Ebenso wie im Patentnichtigkeits- oder -einspruchverfahren oder im
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.; § 81
Rnr. 33, 34 und § 22 Rnr. 37, Benkard/Goebel, 10. Aufl., GebrMG, § 15 Rnr. 3a ff.;
Bühring, GebrMG, 7. Aufl. , § 15 Rnr. 42 ff.) ist daher auch im Markenlöschungs-
verfahren bei einem Verzicht auf die angegriffenen Marke zu prüfen, ob der
Löschungsantragsteller ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung
der Nichtigkeit ex tunc hat. Nur wenn das der Fall ist, hat das Patentgericht über
die begehrte Feststellung in der Sache zu entscheiden (s. BGH a. a. O.).
Nach ständiger Rechtssprechung liegt ein solches besonderes Rechtsschutzinte-
resse immer dann vor, wenn für den Antragsteller die Gefahr besteht, von dem
Inhaber des angegriffenen Rechts für Verletzungshandlungen in der Vergangen-
heit in Anspruch genommen zu werden (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.,
a. a. O.; Benkard/Goebel, 10. Aufl., GebrMG, § 15 Rnr. 4, 5; Bühring, GebrMG,
7. Aufl., § 15, Rnr. 46, 47). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt, weil
keiner der Verfahrensbeteiligten zu bereits anhängigen oder angedrohten Ver-
letzungsstreitigkeiten vorgetragen hat.
Die Auffassung des Antragstellers, wonach bei einem Löschungsantrag, der auch
auf den Löschungsgrund der Bösgläubigkeit des Anmelders im Zeitpunkt der
Anmeldung gestützt war (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F., § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr. 10 Marken n. F.), der Antragsteller immer einen verfahrensrechtlichen
Anspruch auf eine Entscheidung über die Frage der Bösgläubigkeit habe und zwar
unabhängig von einer Erledigung des Löschungsantrages durch ein teilweises
oder vollständiges Erlöschen des angegriffenen Marke aus anderen Gründen, ist
unzutreffend, weil es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt. Die Auffassung des
Antragstellers steht im übrigen im Gegensatz zu Sinn und Zweck des register-
rechtlichen Löschungsverfahrens. Das markenrechtliche Löschungsverfahren ist
als Popularantrag angelegt, der auf dem öffentlichen Interesse an der Löschung
jeder ungerechtfertigten Markeneintragungen beruht (vgl. Ströbele/Hacker,
MarkenG, 8. Auflage, § 54, Rnr. 1), unabhängig davon, aus welchem besonderen
Grund die Marke löschungsreif ist. Daher ist das Petitum des Löschungs-
antragstellers mit der Löschung der angegriffenen Marke befriedigt, gleichgültig,
aus welchem der von dem Antragsteller geltend gemachten Gründe die Löschung
angeordnet wurde. Weitere Gesichts- und Anhaltspunkte für ein die Fortsetzung
des Löschungsbeschwerdeverfahrens begründendes Rechtsschutzinteresse in
der Person des Antragstellers sind nicht ersichtlich. Soweit sich der Antragsteller
auf eine Verfahrensfortsetzung im Interesse einer Korrektur der Entscheidung des
BGH bzw. BPatG in Sachen ,,CLASSE E” (BGH GRUR 2001, 242 ff. bzw. BPatG
28 W (pat) 39/05, Beschluss vom 28. Juni 2006, veröffentlicht unter
www.bpatg.de, Leitsätze veröffentlicht in BlPMZ 2007, S. 37, 38) beruft, handelt es
sich hierbei um sachfremde Erwägungen, die mit dem vorliegenden Verfahren in
keinerlei Zusammenhang stehen und deshalb nicht berücksichtigt werden können.
3. Kosten
Eine Kostenauferlegung würde weder für das patentamtliche Verfahren gem. § 63
Abs. 1 Satz 1 MarkenG (wie vom Antragsteller im Wege der Anschlussbe-
schwerde beantragt) noch für das Beschwerdeverfahren gem. § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG der Billigkeit entsprechen und findet deswegen nicht statt.
§§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG gehen davon aus, dass grundsätzlich jeder
Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Gem. § 71 Abs. 4
MarkenG gilt das auch dann, wenn ein Verfahren – wie hier – mit dem Verzicht auf
eine angegriffene Marke in der Hauptsache beendet wird. Die Kostenauferlegung
zu Lasten eines Beteiligten ist die Ausnahme und kann nur aus Billigkeitsgründen
angeordnet werden, §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Dafür bedarf
es besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind
insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessua-
len Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. bereits BGH GRUR 1972, 600, 601).
Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten
Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf
Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt des Marken-
schutzes durchzusetzen versucht (std. Rspr., vgl. bereits BPatG 8, 60, 62 und
Mitt. 1977, 73, 74).
Solche Umstände sind hier nicht erkennbar. Die Antragsgegnerin hat eine für sie
wirtschaftlich wichtige Marke gegen den Löschungsantrag des Antragstellers
verteidigt und ist dafür auch in das Beschwerdeverfahren gegangen. Bei Ein-
legung der Beschwerde war die maßgebende Rechtslage schon deswegen unklar,
weil die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Einwand der
mangelnden Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zum ersten Mal
eine Verkehrsdurchsetzung geltend machen wollte, für die sie u. a. Unter-
suchungsergebnisse vorgelegt hat, die zur Zeit des patentamtlichen Löschungs-
verfahrens noch nicht vorgelegen hatten.
Der Antragsgegnerin sind die Kosten auch nicht deswegen aufzuerlegen, weil sie
bei Anmeldung der angegriffenen Marke i. S. v. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.
bzw. i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. bösgläubig
gewesen wäre. Für den Begriff der bösgläubigen Markenanmeldung knüpft das
Markengesetz an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lö-
schungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Waren-
zeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach
§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004,
510 ff. ,,S 100″ m. w. N.). Nach diesen Grundsätzen hätte es die Antrags-
gegnerin nicht bereits bösgläubig gemacht, wenn sie im Zeitpunkt der Anmeldung
,,T…” für nicht schutzfähig gehalten hätte (vgl. BPatG PAVIS PROMA
30 W (pat) 138/02 – PADMA und 30 W (pat) 199/02 – EXPLORER). Soweit der
Antragsteller meint, dass sich die Antragsgegnerin mit der Anmeldung eine Sperr-
und Hinterhaltsmarke verschaffen wollte, ist schon sein Tatsachenvortrag zur
Begründung dieser Ausnahmetatbestände nicht schlüssig. Aus diesen Gründen
stellt sich auch nicht die Frage, ob die Antragsgegnerin ihre Verzichtserklärung in
erster Linie nur zu dem Zweck abgegeben hat, eine drohende Kostenauferlegung
wegen Bösgläubigkeit abzuwenden.
4. Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Löschungsverfahren und
das Beschwerdeverfahren
Verfahrenskostenhilfe kann mangels Rechtsgrundlage weder für das patent-
amtliche Löschungsverfahren noch für das patentgerichtliche Beschwerde-
verfahren gewährt werden. Der Gesetzgeber hat im Gegensatz zur Regelung im
Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht – eine entsprechende Ver-
günstigung im Markenrecht bewusst und ausdrücklich nicht vorgesehen und nicht
etwa nur versehentlich unterlassen, wie die Entstehungsgeschichte des
MarkenRRG 1994 und die seinerzeit geführte Diskussion zur Frage der Einfüh-
rung der Verfahrenskostenhilfe im Markenrecht eindeutig belegt. Diese Entschei-
dung hat der Gesetzgeber dann mit Verabschiedung des Kostenbereini-
gungsG 2001 erneut bekräftigt.
Was den Ausschluss von Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Verfahren
betrifft, hat der Bundesgerichtshof dies ausdrücklich bestätigt (BGH PAVIS
PROMA I/ZA 4/02 Eurowar (V). Hinsichtlich der fehlenden Rechtsgrundlage für
Verfahrenskostenhilfe im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren (die Verwei-
sung des § 82 MarkenG auf die ZPO hilft angesichts der Besonderheit der
markenrechtlichen Kostenregelung nicht weiter) kann auf die Entscheidung BPatG
GRUR 2002, 735, 736 verwiesen werden; die hiergegen gerichtete Verfassungs-
beschwerde hat das Bundesverfassungsgericht wegen Aussichtslosigkeit nicht
angenommen (BVerfG v. 11. Oktober 2004 – I BvR 657/02). Der Beschluss des
Bundesgerichtshofs vom 24. Juni 1999 (GRUR 1999, 998) der sich ohnehin nur
mit der Frage der Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren befasste,
ist durch die aufgezeigte Rechtslage (KostenbereinigungsG 2001 ) überholt.
5. Rechtsbeschwerde / Vorlage zum EuGH
Der Anregung des Antragstellers, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, war nicht zu
folgen, weil der Senat über keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu
entscheiden hatte (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1
MarkenG). Auf die Fragen des Antragstellers, wer die Beweislast für die von dem
Antragsteller angenommene Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin trägt und ob ein
bösgläubiger Anmelder im Löschungsbeschwerdeverfahren durch Verzicht auf die
angegriffene Marke die gerichtlichen Feststellungen über die Bösgläubigkeit
verhindern kann, kam es für die vorliegenden Entscheidungen schon deswegen
nicht an, weil der Antragsteller nach der Überzeugung des Senats eine Bös-
gläubigkeit der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung nicht schlüssig dar-
getan hat. Wie sich eine bösgläubige Anmeldung auf eine spätere Verkehrsdurch-
setzung auswirken kann, ist unerheblich, weil der Senat über eine mögliche Ver-
kehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht zu entscheiden hatte. Aus
diesen Gründen bestand für den Senat auch keinerlei Veranlassung zur Vorlage
des Verfahrens beim Europäischen Gerichtshof.
Stoppel Schell Werner
Me
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 13.7.2011: Erfolgreiche Beschwerde i.S. “Tv.de” wegen Verfahrensmangels (29 W (pat) 541/10)
Aktuell hob das BPatG eine Entscheidung des DPMA wegen eines Verfahrensmangels auf:
Das Wortzeichen “Tv.de” war für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 angemeldet worden . Für die Klasse 38 sprach das DPMA dem Zeichen pauschal die Unterscheidungskraft ab,ohne zwischen den einzelnen in Anspruch genommenen Dienstleistungen zu differenzieren. Weiterlesen
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 15.6.2011: Kein Schutz für “Frankfurt-Hahn” (26 W (pat) 96/10)
Der Versuch, die Marke “Frankfurt-Hahn” für den Betrieb eines Flughafens zu registrieren, ist vor dem BPatG gescheitert, da die angemeldete Dienstleistung nicht den Erfordernissen der Einteilung von Waren und Dienstleistungen im Sinne der Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV entspräche. Der Betrieb eines Flughafens umfasse eine Vielzahl von Einzeldienstleistungen, die in einer Markenanmeldung gesondert aufzuführen seien, damit der Schutzumfang einer Registermarke klar und eindeutig bestimmt werden könne. Weiterlesen
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 18.5.2011: Erfolgreiche Beschwerde der Henkell & Co. Sektkellerei KG – “Fürst von Metternich” (29 W (pat) 158/10)
Das BPatG hob aktuell einen Beschluss des DMPA auf, welches der der Marke “Fürst von Metternich” die Unterscheidungskraft in Bezug auf Waren und Dienstleistungen der Klasse 16 und 46 absprach. Soweit Waren der Klasse 9 betroffen waren, wurde das Warenverzeichnis berichtigt.
Nach Ansicht des BPatG stand der Marke in Bezug auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder des Freihaltebedürfnisses nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, entgegen. Weiterlesen
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 20.9.2011: Kein Schutz für “Ready to Fuck”; Rechtsbeschwerde zugelassen ( 27 W (pat) 138/10 )
Begriffe sexueller Natur verstoßen nach Ansicht des DPMA und auch des BPatG noch immer gegen die guten Sitten. Hier versuchte der Anmelder zunächst die Wortbildmarke “Ready to Fuck” eintragen zu lassen, später änderte er das Zeichen durch Hinzufügung von “AA” und dem Durchstreichen des Wortbestandteils “uc” wie folgt:
Erfolglos trotz Liberaliserung, denn die Verwendung von Vulgärsprache habe nichts mit ,,Liberalisierung” zu tun”
Das BPatgG ließ Allerdings die Rechtsbeschwerde “zur Rechtsfortbildung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung bei der Beurteilung sexuell anzüglicher Wörter erforderlich, auch zur Beantwortung der Frage, ob § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG u. a. sicherstellen soll, dass sittenwidrige Kennzeichnungen nicht über die Eintragung als Marke den Eindruck erwecken, staatlichen Schutz beanspruchen zu können.”
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 138/10 Verkündet am
_______________ 20. September 2011
…
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Beschwerdesache
…
betreffend die angemeldete Marke 30 2008 070 717.8
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 20. September 2011 durch Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner
BPatG 154
05.11
beschlossen:
I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
Gründe
I.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für
Klasse 41 vom 18. März 2010 die Anmeldung der farbigen (schwarz, weiß auf
orangem Hintergrund) Wort-Bild-Marke
für die Waren und Dienstleistungen
16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere
Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren), Druckereierzeugnisse;
25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Kopfbedeckungen;
41: Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbe-
sondere Organisation und Durchführung von sportlichen und kul-
turellen Veranstaltungen
nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG als sittenwidrige Angabe und mit wei-
terem Beschluss vom 1. Juli 2010 die hiergegen eingelegte Erinnerung des An-
melders zurückgewiesen.
Zur Begründung ist in den beiden Beschlüssen ausgeführt, trotz der in der Marke
enthaltenen Korrektur des U zu AA sei der zu beanstandende Ausdruck ,,Fuck”
noch erkennbar. Gegen die guten Sitten verstießen Marken, die geeignet seien,
das Empfinden eines beachtlichen Teils des Publikums zu verletzen, indem sie
sittlich, politisch oder religiös anstößig wirkten oder eine grobe Geschmacksverlet-
zung enthielten. Maßgeblich sei insoweit die Auffassung der Gesamtheit der nor-
mal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts-
verbraucher der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, wobei weder eine
übertrieben laxe noch eine besonders feinfühlige Ansicht entscheidend sei.
Den vom Anmelder zitierten Eintragungen stünden viele Schutzversagungen ent-
sprechender Marken entgegen.
Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen für breite Kreise jeden Alters von Interesse seien. Das angemeldete
Zeichen verletze im Zusammenhang mit diesen das Scham- und Sittlichkeitsgefühl
eines beachtlichen Teils des angesprochenen Publikums, weshalb ihm staatlich
verliehener Markenschutz nicht zu Gute kommen könne.
Der Erinnerungsbeschluss wurde dem Anmelder am 5. Juli 2010 zugestellt.
Mit seiner am 5. August 2010 eingelegten Beschwerde macht der Anmelder gel-
tend, das angemeldete Zeichen verstoße nicht gegen die guten Sitten. ,,Fuck”
wirke umgangssprachlich und vor allem jugendsprachlich nur noch als Kraftaus-
druck, als verstärkender Ausruf. Es sei in vielen Fällen Bestandteil von Marken,
Domains etc. und jedenfalls heutzutage nicht mehr ärgerniserregend – schon gar
nicht für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Hier stehe außerdem die
Ortsbezeichnung ,,Faak” im Vordergrund. Dort fänden regelmäßig von ihm organi-
sierte Motorradtreffen statt. Die Marke sage in diesem Zusammenhang – gerade
wegen der ,,Korrektur – nur aus, der Angesprochene möge bereit sein, etwas be-
sonderes zu erleben; sexuelle Bezüge fehlten.
Der Anmelder beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben,
und regt hilfsweise an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
II.
1) Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Er-
folg.
Die angemeldete Kennzeichnung ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie
gegen die guten Sitten verstößt; dass das Wort ,,Fuck” durchgestrichen ist, führt
davon nicht weg, weil es lesbar bleibt und die vorgebliche Korrektur die Aufmerk-
samkeit gerade auf dieses Wort lenkt. In einer Marke vermutet der Verbraucher
bei durchgestrichenen Bestandteilen, dass sie auch in dieser Form Sinn machen
sollen.
a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG sind Kennzeichnungen vom Markenschutz
ausgenommen, welche gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten
verstoßen.
Der Begriff der guten Sitten ist der sittlichen Auffassung, dem Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden (vgl. BGH NJW 1953, 1665), zu entnehmen.
Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist dabei weder eine übertrieben
laxe noch eine besonders feinfühlige Meinung maßgeblich (BPatG BlPMZ 2003,
217 – Dalai Lama). Dabei darf zwar nicht unberücksichtigt bleiben, dass die maß-
gebliche Auffassung der Verbraucher von einer fortschreitenden Liberalisierung
der Anschauungen über Sitte und Moral geprägt ist. Die Verwendung von Vulgär-
sprache hat aber nichts mit ,,Liberalisierung” zu tun. Vielmehr ist es für viele Er-
wachsene, insbesondere Eltern, Erzieher und Lehrer, eine mehr als mühsame
Aufgabe, die Verwendung solcher Ausdrücke durch Kinder und Heranwachsende
zu verhindern. Auch die in den Medien zu beobachtende Sprachentwicklung ist
nicht als Liberalisierung aufzufassen; im Gegenteil wird auch dort eine derartige
Ausdrucksweise nicht nur als Ärgernis, sondern als störend und abstoßend
empfunden, zumal ihr Gebrauch genau dies anstrebt, um zu provozieren. Das
zeigt auch, dass der Werberat, das Selbstkontrollorgan der deutschen Werbewirt-
schaft, Anfang 2011 die Verwendung der Begriffe ,,Vögeln” und ,,Ficken” in Slo-
gans bzw. als Produktbezeichnung gerügt hat.
Auch ist dem Eindruck entgegenzuwirken, Marken mit anstößigem Inhalt könnten
staatlichen Schutz erfahren. Dies widerspräche den Wertvorstellungen beacht-
licher Teile des deutschen Publikums (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl.,
§ 8 Rn. 278). Dass Schutz, z. B. gemäß § 4 Nr. 2, § 5 i. V. m. § 12, § 42 Abs. 2
Nr. 4 MarkenG, § 12 BGB, durch Benutzung entstehen kann, verlangt nicht, dass
der Staat aktiv und formell obszönen Begriffen auch registerrechtlichen Marken-
schutz verleihen muss. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG soll u. a. sicherstellen, dass
sittenwidrige Kennzeichnungen nicht über die Eintragung als Marke den Eindruck
erwecken, staatlichen Schutz beanspruchen zu können (anders noch BPatG,
Beschluss vom 1. April 2010, Az: 27 W (pat) 41/10, BeckRS 2010, 11250
- FickShui). Ziel des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG ist es nämlich nicht, nur Begriffe
oder Zeichen zurückzuweisen, die unter keinen Umständen benutzt werden dürf-
ten, wie sich aus dem daneben existierenden Versagungsgrund der Nr. 9 ergibt.
aa) Sittlichen Anstoß erregen Wortfolgen, die einen vulgären Ausdruck wie ,,fuck”
enthalten, jedenfalls wenn dieser als Verb für die Ausübung des Geschlechtsver-
kehrs steht, was vorliegend durch den Kontext ,,ready to” (bereit für) vorgegeben
ist. Jedenfalls dann berührt es das sittliche Empfinden überwiegender Bevölke-
rungsteile – sowohl generell als auch als Waren- oder Dienstleistungskennzeich-
nung – über Gebühr. Zwar sind zahlreiche Verwendungen des Wortes ,,Fuck” in
literarischen oder filmischen Zusammenhängen festzustellen. Dies zeigt aber
keine Abnutzung, die dazu führen könnte, dass es kaum noch als anstößig oder
gar provozierend empfunden wird. Vielmehr soll der Einsatz dort oft bewusst pro-
vozieren, was die Anstoßnahme dann einkalkuliert und teilweise voraussetzt.
Ein unerträglicher Verstoß gegen das sittliche Empfinden ist daher nicht nur dann
anzunehmen, wenn ein Zeichen Aussagen enthält, die diskriminierend sind oder
die Menschenwürde beeinträchtigen.
Das Wort ,,Fuck” kann insoweit nicht ohne weiteres und voll umfänglich mit deut-
schen Ausdrücken wie ,,ficken” gleichgesetzt werden (vgl. BPatG, Beschlüsse vom
21. September 2005, Az. 26 W (pat) 244/02, BeckRS 2009, 02893 – Ficke; vom
3. August 2011, Az.: 26 W (pat) 116/10, BeckRS 2011, 21631 – Ficken).
bb) Einen vom Anmelder reklamierten Bezug zu Motorradtreffen am Faaker See
enthält die Marke nicht. Dass die farbliche Gestaltung an die einer bekannten
Motorradmarke angelehnt ist, genügt hierfür ohne einen sonstigen Hinweis nicht.
Es kann daher dahingestellt bleiben, ob ein solcher Bezug dem Wort ,,Fuck” über-
haupt etwas von seiner Anstoß erregenden Wirkung nehmen könnte.
cc) Dass ,,ready to fuck” eine unverfängliche Aussage dahingehend darstellt, es
gehe darum, etwas besonderes (ohne sexuellen Bezug) zu erleben, vermag der
Senat nicht nachzuvollziehen. ,,Fuck” ist nach ,,to” ein Verb und kein Kraftaus-
druck.
,,Ready to” ist auch gar keine Aussage, deren Bestätigung durch Ausdrücke, wie
,,wowh”, ,,Toll”, ,,Super” o. ä. einen Sinn machen würde.
Dass hier die Aussage ,,Ready to Faak” bekräftigt werden soll, ist auf Grund der
Schreibweise nicht erkennbar.
-7-
dd) Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt bei erkennbar witzig gemeinten
Aussagen fern (vgl. BPatG GRUR 2004, 875, 876 f. – Kokain-Ball; BPatG, Be-
schluss vom 28. März 2001, Az.: 26 W (pat) 192/99, BeckRS 2009, 19569
- schwarz gebrannt; Beschluss vom 1. Juli 1998, Az.: 26 W (pat) 112/97
- Cannabis). Die angemeldete Wortfolge enthält aber keine witzige Aussage, die
ihr die Anstoß erregende Wirkung nehmen könnte.
b) Das angemeldete Zeichen ist allerdings unterscheidungskräftig und nicht
nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig. Diese Schutzhindernisse müssen
in Bezug auf die Wort-Bild-Kombination in ihrer Gesamtheit vorliegen, was hier
nicht der Fall ist.
Da die Markenstelle somit im Ergebnis zu Recht die Eintragung versagt hat, ist die
Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.
2) Soweit die Markenstelle bei fuck.de auf fehlende Unterscheidungskraft abge-
stellt hat und der Anmelder auf die Eintragung von ,,Fuck Luck”, ,,Fuckoff”, ,,star-
fucker”, ,,just a fucking T-Shirt”, ,,fucking hell”, ,,Fleischmarkt Fuck” und ,,Fuck me
I’m famous” sowie auf die Eintragung der streitgegenständlichen Marke in Öster-
reich verweist, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf Eintragung in Deutschland.
Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und
Markenamts, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen we-
sentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt
worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsat-
zes nach Art. 3 GG darstellen. Dies setzt aber voraus, dass sich die bisherige
Amtspraxis als willkürlich herausstellt und nicht erkennen lässt, welche der voran-
gegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche rechtswidrig waren (BPatG,
Beschluss vom 10. Januar 2007, Az.: 29 W (pat) 43/04, BeckRS 2007, 12252
- print24). Allein aus vorangegangenen Entscheidungen lässt sich nämlich noch
nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung ableiten, zumal es sich
um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer
Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln kann. Außerdem kann sich
niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen beru-
fen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668
Rn. 18 – Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und Schwabenpost). Zum
Teil enthalten die eingetragenen Marken Zusätze bzw. Kontext, in dem ,,fuck” bzw.
,,fucking” als Eigenname erscheint oder nicht als auf Geschlechtsverkehr bezogen.
Außerdem hat das Deutsche Patent- und Markenamt gerade in jüngerer Zeit
,,Berlin Fucking City”, ,,Fuck the Scene – FTS”, ,,Fuckass”, ,,no mindfucking nmf.”,
,,Labelfucker”, ,,Fuckyou”, ,,Fuck the System Crew” etc. zurückgewiesen. Die inso-
weit vorliegende Inkonsistenz macht die in jüngerer Zeit erkennbar durchgehend
strenge Amtspraxis nicht willkürlich. Ohnehin verbietet sich eine pauschale Be-
trachtungsweise, da jeder Fall unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbe-
sondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen
werden soll, und des beteiligten Publikums, zu beurteilen ist. Die Entscheidung
über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechts-
frage und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen
nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung.
Dass das Österreichische Patentamt die streitgegenständliche Marke eingetragen
hat, ist allenfalls ein Indiz für das Verständnis im deutschsprachigen Raum. Dieses
Verständnis teilt der Senat nicht; gebunden ist er an ausländische Entscheidungen
ohnehin nicht.
3) Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG be-
steht keine Veranlassung. Besondere Umstände, aufgrund derer es unbillig wäre,
die Beschwerdegebühr einzubehalten, sind weder dargetan noch anderweitig er-
sichtlich.
4) Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. Sie ist zur Rechtsfortbildung und zur
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung bei der Beurteilung sexuell anzügli-
cher Wörter erforderlich, auch zur Beantwortung der Frage, ob § 8 Abs. 2 Nr. 5
MarkenG u. a. sicherstellen soll, dass sittenwidrige Kennzeichnungen nicht über
die Eintragung als Marke den Eindruck erwecken, staatlichen Schutz beanspru-
chen zu können.
Dr. Albrecht Kruppa Werner
Quelle: BPatG
Rechtsanwalt für Markenrecht Berlin
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatg vom 5.5.2011: Erfolglose Beschwerden gegen Bildmarke durch Inhaber der Marken Löwen-Kaffee und Lion Quality (25 W (pat) 43/10))
Die Inhaberin der Bildmarke
, die Franz Willick Kaffee-Großrösterei GmbH & Co KG aus Köln, sowie die Inhaberin der Gemeinschaftsmarke
haben erfolglos der Eintragung der Bildmarke
widersprochen. Die Beschwerden wurden aktuell vom BPatG zurückgewiesen, hat keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. Weiterlesen
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 6.5.2011: Keine Löschungsgründe für Wortmarke “pjur” (28 W (pat) 52/10)
Das Wortzeichen “pjur”, bekannt als Marke für Gleitmittel, ist seit 2003 eingetragen. 2009 stellte ein Dritter, wohl ein Konkurrent, einen Antrag auf Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Antragsberechtigt ist jedermann.
Das DPMA hat dem Antrag nicht entsprochen; die Entscheidung wurde aktuell vom BPatG bestätigt. Interessant ist insoweit, dass die Antragsstellerin die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, da das Verfahren mutwillig eingeleitet wurde.
“Da die Antragstellerin in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation versucht hat,
ihr Interesse an der Löschung der angegriffenen Marke durchzusetzen, waren ihr die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).
28 W (pat) 52/10
_______________________
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Beschwerdesache
…
BPatG 152
08.05
betreffend die Marke 303 40 797
(hier: Löschungsverfahren S 30/09)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
6. Mai 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens und den
Richter Schell
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antragstellerin werden die Kosten des Beschwerdever
fahrens auferlegt.
Gründe
I.
Die am 11. August 2003 angemeldete Wortmarke
pjur
ist am 27. Oktober 2003 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 3, 5
und 10
,,Körperpflege- und Kosmetikprodukte, soweit in Klasse 3 ent-
halten; Massage-Fluids, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präpa-
rate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle,
Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, nicht für medizi-
nische Zwecke; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Haarwässer;
Gleitmittel, Gleitcremes und -gels, vorgenannte Waren nicht für
medizinische Zwecke; pharmazeutische Produkte; medizinische
Sexualhilfsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten; Massage-Fluids,
Gleitmittel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußer-
lichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes
und -gels, Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, für
medizinische Zwecke; hygienische Gummiwaren, Kondome;
ärztliche Instrumente und Apparate, gesundheitliche Instrumente
und Apparate, soweit in Klasse 10 enthalten, künstliche Glied-
maßen; Massagegeräte, Vibratoren (zum persönlichen Gebrauch),
Dildos; sexualpartnerschaftliche Hilfsmittel, insbesondere Klistier-
geräte, Potenzpumpen und -ringe; erektions- und orgasmus-
fördernde Artikel zur unmittelbaren Anwendung am menschlichen
Körper (soweit in Klasse 10 enthalten), einschließlich Nach-
bildungen von menschlichen Körperteilen; Hilfsmittel für die sexu-
elle Stimulanz, soweit in Klasse 10 enthalten”
unter der Nummer 303 40 797 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
geführte Markenregister eingetragen worden.
Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit
der Begründung beantragt, sie sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG
eingetragen worden. Die Antragsgegnerinnen haben der Löschung fristgemäß
widersprochen.
Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den
Löschungsantrag zurückgewiesen und der Antragstellerin die Kosten des Ver-
fahrens auferlegt. Das angegriffene Zeichen sei unterscheidungskräftig sowie
nicht beschreibend. Für eine bösgläubig erfolgte Anmeldung der Marke gebe es
ebenfalls keine konkreten Anhaltspunkte. Der Umstand, dass im vorliegenden Fall
eine Bezeichnung angemeldet worden sei, die sich an eine beschreibende
Angabe anlehne, könne für sich genommen nicht als rechtsmissbräuchlich bzw.
als bösgläubig angesehen werden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Zur Begründung trägt
sie vor, entgegen der Wertung der Markenabteilung müsse im vorliegenden Fall
von einer bösgläubigen Anmeldung der angegriffenen Marke ausgegangen
werden. Zwar sei das Markenwort ,,pjur” nicht beschreibend, die Markenin-
haberinnen hätten die schutzfähige Abwandlung des beschreibenden Sachbegriffs
,,pure” jedoch gezielt dazu angemeldet, um gegen die weitere Verwendung dieses
Sachbegriffes durch die Mitbewerber vorzugehen. Ein solcher Einsatz von Marken
sei sittenwidrig, da das an sich rechtmäßig erworbene Markenrecht rechts-
missbräuchlich eingesetzt werde. Dies verdeutliche auch die Gesetzesbegründung
zu § 23 MarkenG, nach der die Registrierung von Marken, die an beschreibende
Sachbegriffe angelehnt seien, grundsätzlich kein Recht vermitteln solle, die Be-
nutzung der beschreibenden Angabe selbst zu untersagen.
Die Löschungsantragstellerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 12. Februar 2010 aufzuheben und die
Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.
Die Markeninhaberinnen beantragen sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragstellerin die
Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Zur Begründung tragen sie im Wesentlichen vor, die Markenabteilung habe die
Schutzfähigkeit der Marke zu Recht bejaht. Auch von einer bösgläubigen An-
meldung könne im vorliegenden Fall keine Rede sein, zumal sich die
-5-
Antragstellerin in diesem Zusammenhang nicht auf die Regelung des § 23
MarkenG berufen könne.
Nach Zustellung der Terminsladung haben beide Parteien übereinstimmend
beantragt, über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Es liegen keine Löschungsgründe
nach § 50 Abs. 1 MarkenG vor, wie dies die Markenabteilung zutreffend fest-
gestellt hat.
So handelt es sich bei der angegriffenen Marke weder um eine beschreibende
Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch fehlt dem Markenwort ,,pjur”
jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zwar lehnt sich
die Marke ersichtlich an den klanglich identischen, englischsprachigen Sachbegriff
,,pure” an, dem für etliche der hier verfahrensgegenständlichen Waren ein be-
schreibender Bedeutungsgehalt zukommt. Dieser Gesichtspunkt stellt die Schutz-
fähigkeit der Marke jedoch nicht in Frage, wie dies auch die Antragstellerin im
Beschwerdeverfahren eingeräumt hat. Entgegen ihrer Auffassung ist aber auch
ein Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG nicht gegeben.
Nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist eine Mar-
keneintragung zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke
bösgläubig gehandelt hat (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl., § 8 Rdn. 532, m. w. N.). Die Absicht des Anmelders im maßgeblichen
Zeitpunkt ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung als subjektives Tat-
bestandsmerkmal zu verstehen, das anhand der objektiven Fallumstände be-
stimmt werden muss (vgl. EuGH Mitt. 2009, S. 329, 332, Rdn. 42 Goldhase). Da
es für die Beurteilung der Bösgläubigkeit somit auf zeitlich zurückliegende,
subjektive Aspekte ankommt, lassen sich die hierfür notwendigen Feststellungen
entsprechend schwer treffen. Entscheidend ist insoweit darauf abzustellen, welche
Zielsetzungen sich nach dem Anmelde- bzw. dem Eintragungszeitpunkt auf Seiten
des Anmelders manifestiert haben. Hat er die Ausschließlichkeitsrechte der Marke
im Hinblick auf ihre Herkunftsfunktion und im Zusammenhang mit schutzwürdigen,
wirtschaftlichen Eigeninteressen geltend gemacht, oder erscheint sein Vorgehen
aus der Marke mit den allgemeinen kaufmännischen Gepflogenheiten unver-
einbar, sondern vornehmlich auf eine rechtsmissbräuchliche Behinderung Dritter
ausgerichtet (vgl. hierzu BPatG Mitt. 2010, 31, 33 Käse in Blütenform III).
Letzteres kann allerdings nicht schon dann angenommen werden, wenn dem
Anmelder zum Anmeldezeitpunkt bekannt war, dass ein Dritter ein klanglich
ähnliches oder sogar identisches Zeichen für gleiche oder verwechselbar ähnliche
Waren benutzt. Um eine Markenanmeldung als sittenwidrig i. S. v. § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG erscheinen zu lassen, müssen vielmehr immer noch zusätzliche
Umstände feststellbar sein, die erkennen lassen, dass es dem Anmelder vorn-
herein darum ging, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einzusetzen
(vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 Russisches Schaumgebäck; sowie Ströbele
a. a. O., § 8 Rdn. 558 m. w. N.). Die Antragstellerin hat eine solche Fallgestaltung
nicht belegen können und auch der Senat konnte ebenso wie die Markenabteilung
keine entsprechenden Feststellungen treffen. Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG darf
die Löschung einer Marke jedoch nur aufgrund der eindeutigen Feststellung der
hierfür gesetzlich vorgesehenen Gründe erfolgen. Verbleiben insoweit Zweifel,
gehen diese zu Lasten der Antragstellerin, die gerade im Löschungsverfahren
wegen Bösgläubigkeit eine besondere Mitwirkungspflicht zu einem substantiierten
Sachvortrag trifft.
Im vorliegenden Fall stützt die Antragstellerin ihren Löschungsantrag im We-
sentlichen auf die Ansicht, die angegriffene Marke dürfe nicht dazu eingesetzt
werden, die Verwendung von beschreibenden und damit für die Mitbewerber
freihaltebedürftigen Angaben zu untersagen. Damit bezieht sich ihr Vortrag aber
ersichtlich nicht auf einen Löschungsgrund i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG, sondern auf die Abwehr möglicher markenrechtlicher Ver-
letzungsansprüche aus der angegriffenen Marke. Der Umstand, dass der
Schutzumfang der angegriffenen Marke aufgrund ihrer klanglichen Identität mit der
produktbeschreibenden Angabe ,,pure” strikten Beschränkungen unterliegen muss,
so dass sich ihr Schutzumfang in der Praxis gerade nicht auf die Sachangabe
,,pure” bzw. auf andere Zeichen erstrecken kann, die sich in gleicher oder
ähnlicher Weise an diese Sachangabe anlehnen (stRspr., vgl. BGH, GRUR 2008,
803, Rdn. 22 HEITEC/HAITEC; BGH, GRUR 2003, 963, 965 AntiVir/AntiVirus),
rechtfertigt nicht die beantragte Löschung der Marke. Für das vorliegende Lö-
schungsverfahren ist es zudem ohne Relevanz, ob bzw. in welchem Umfang die
Markeninhaberinnen in Verletzungsprozessen bereits gegen die Antragstellerin
obsiegt haben. Auch die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist hier nicht ein-
schlägig, da es im Löschungsverfahren ausschließlich um die Frage der
Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke geht. Dagegen ist die Verteidigungs-
möglichkeit des § 23 Nr. 2 MarkenG nur im Rahmen eines Zivilprozesses eröffnet,
um die Rechte eines Markeninhabers im Verletzungsverfahren angemessen
einzuschränken (vgl. hierzu nochmals Ströbele, a. a. O, § 8 Rdn. 230).
Bei objektiver Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles liegen somit
keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Markenanmeldung nicht in
erster Linie zur Förderung der eigenen wirtschaftlichen Betätigung der Mar-
keninhaberinnen, sondern zur unlauteren Behinderung Dritter dienen sollte (vgl.
hierzu EuGH Mitt. 2009, S. 329, Rdn. 37 Goldhase; BGH GRUR 2008, 917,
Rdn. 20 Eros). Dass die Markeninhaberinnen aus ihren legitim erworbenen
Markenrechten gegen Dritte vorgehen, liegt in der Natur des Markenrechts und ist
letztlich die Motivation jedes Markenerwerbs, weshalb dieser Gesichtspunkt allein
für sich genommen keinesfalls als Indiz für unlautere Absichten gewertet werden
kann.
Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Da die Antragstellerin in einer nach
anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation versucht hat,
ihr Interesse an der Löschung der angegriffenen Marke durchzusetzen, waren ihr
die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).
Indem sie Löschungsantrag gegen die angegriffene Marke gestellt und das
Verfahren bis in die Beschwerdeinstanz weitergeführt hat, ohne substantiierte
Löschungsgründe anführen zu können, war die Einlegung der Beschwerde nicht
mit der erforderlichen prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren. Dies rechtfertigt ein
Abweichen von dem Grundsatz, dass in markenrechtlichen Verfahren jeder
Verfahrensbeteiligte seine Kosten in der Regel selbst zu tragen hat (vgl. hierzu
Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdn. 11 m. w. N.).
Klante Martens Schell
Me
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 6.5.2011: Keine Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarke “Angel” und Wortbildmarke “Angel-Collection” ( 29 W (pat) 553/10)
Das BPatG hat aktuell entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke “Angel” und der Wortbildmarke “Angel-Collection” besteht.
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 553/10 Verkündet am
_______________ 27. April 2011
…
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Beschwerdesache
…
BPatG 154
08.05
-2-
…
betreffend die Marke 30 2009 060 135
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 27. April 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Dorn
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Gründe
I.
Die Wort-/Bildmarke
ist am 12. Oktober 2009 angemeldet und am 17. Dezember 2009 unter der Num-
mer 30 2009 060 135 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen
der
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckung, vorwiegend
Hemden, Hemdblusen, T-Shirts, Pullover, Jacken,
Oberbekleidungsstücke, Jeans, Sportbekleidung,
Trikotkleidung;
Klasse 35: Werbung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels so-
wie Online- oder Katalogversandhandelsdienstleis-
tungen in den Bereichen: Bekleidungsartikel, Sport-
bekleidung;
Klasse 40: Materialbearbeitung; Druckarbeiten, nämlich Textil-
druck, insbesondere Auf- bzw. Bedrucken von T-
Shirts, Hemden, Blusen, Sportbekleidung.
Gegen diese Marke, deren Eintragung am 22. Januar 2010 veröffentlicht wurde,
hat der Inhaber der älteren Marke
ANGEL
die am 1. März 2007 unter der Nummer 307 02 039 eingetragen wurde für die
Waren der
Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus
hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in
Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwa-
ren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Ma-
terialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerei-
erzeugnisse; Schreibwaren; Verpackungsmaterial
aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus,
soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Rei-
se- und Handkoffer sowie Taschen und andere Be-
hältnisse, soweit in Klasse 18 enthalten, insbeson-
dere Aktentaschen, Dokumententaschen, Badeta-
schen, Brieftaschen, Campingtaschen, Einkaufsnet-
ze, Einkaufstaschen, Geldbeutel, Handtaschen,
Hüfttaschen und Wimmerl, Jagdtaschen, Kinder-
tragtaschen, Kleidersäcke für die Reise, Schlüssel-
etuis aus Leder, Schulranzen, Schultaschen und
Rucksäcke; Regenschirme, Sonnenschirme und
Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und
Sattlerwaren;
Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 ent-
halten; Bett- und Tischdecken;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schals, Halstücher, Krawatten,
Krawattentücher, Hosenträger, Gamaschen, Gürtel
(soweit in Klasse 25 enthalten), Schärpen, Kopf-
und Brustschleier, Lätzchen (nicht aus Papier),
Schweißbänder (soweit in Klasse 25 enthalten), Fa-
schings- und Karnevalskostüme, Schuhwaren, Ein-
legesohlen, Schuhsohlen, Absätze, Schuhbeschlä-
ge und Absatzstoßplatten für Schuhe; Kopfbede-
ckungen, Ohrenschützer und Stirnbänder (soweit in
Klasse 25 enthalten);
Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbän-
der; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche
Blumen
Widerspruch erhoben.
Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom
28. September 2010 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint
und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Vergleichsmarken könnten sich im
Rahmen der Klasse 25 zwar bei identischen Waren begegnen, die nicht hochprei-
sig sein müssten und sich daher an breite Verkehrskreise wendeten, jedoch halte
die angegriffene Marke den gebotenen Markenabstand im Verhältnis zur Wider-
spruchsmarke ein. Dies gelte erst recht hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen
der angegriffenen Marke, die den Waren der Widerspruchsmarke allenfalls ähnlich
seien. Es gebe keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine entscheidungserheb-
liche Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke. Zum einen stelle der Begriff
“ANGEL” mit dem Bedeutungsgehalt “Engel” für die einschlägigen Widerspruchs-
waren keine beschreibende Angabe dar, sondern erzeuge allenfalls ganz vage As-
soziationen. Zum anderen fehle es an der erforderlichen großen Zahl von im engs-
ten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegenden Drittmarken. Die vom
Inhaber der angegriffenen Marke pauschal und ohne Aktenzeichen genannten
Markennamen reichten nicht aus. Daher sei von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichungskraft der älteren Marke auszugehen. In ihrer Gesamtheit unterschieden
sich die Vergleichsmarken durch den zusätzlichen Wortbestandteil “-J Collection”
sowie die grafische Gestaltung der jüngeren Marke klanglich, schriftbildlich und
begrifflich hinreichend deutlich. Der Wortbestandteil “Angel” auf Seiten der an-
gegriffenen Marke könne zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begrün-
denden Markenähnlichkeit nicht isoliert herangezogen werden. Im einschlägigen
Warensektor der Klasse 25 handele es sich bei dem Begriff “Collection” (= engl.
Kollektion) um eine beschreibende Angabe, die im Gesamteindruck der jüngeren
Marke zurücktrete. Eine weitere klangliche Verkürzung allein auf den Bestandteil
“Angel” erfolge nicht. Denn der Markenteil “J” sei im Kontext mit den Waren der
jüngeren Marke keine kennzeichnungsschwache beschreibende Angabe im Sinne
einer Abkürzung bzw. Zielgruppenangabe für “Jugend”, die im Gesamteindruck
vernachlässigt werden könne. Der Bindestrich zwischen den beiden Elementen
“Angel” und “J” erzeuge eine Klammerwirkung. Bei einer Gegenüberstellung des
Kenn- und Merkwortes der jüngeren Marke “Angel-J” und der Widerspruchsmarke
“ANGEL” seien klangliche Verwechslungen der Zeichen sowohl bei einer eng-
lischen als auch bei einer deutscher Aussprache aufgrund der Abweichungen in
der Silbenzahl, im Sprech- und Betonungsrhythmus, in den Vokalfolgen sowie in
den Wortendungen ausgeschlossen. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr
scheide schon aufgrund der bildhaften Gestaltung der angegriffenen Marke aus.
Da die prägenden Bezeichnungen “Angel-J” und “ANGEL” ihrem Sinn nach weder
vollständig noch im Wesentlichen übereinstimmten, sei auch keine begriffliche
Verwechslungsgefahr zu befürchten. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr
sei zu verneinen, weil nicht vorgetragen worden sei, dass der gemeinsame Be-
standteil “Angel/ANGEL” Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Wider-
sprechenden erlangt habe. Da es an einer Kombination des gemeinsamen Be-
standteils mit einem bekannten Unternehmenskennzeichen, einem Serienzeichen
oder einer sonst bekannten Marke fehle, könne auch keine Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne festgestellt werden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie be-
antragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom
28. September 2010 aufzuheben.
Sie vertritt die Ansicht, die angegriffene Marke werde von den beteiligten Ver-
kehrskreisen regelmäßig mit “ANGEL” verkürzt wiedergegeben, weil diese nicht
wüssten, wie sie die englischsprachige Begriffskombination “Angel-J Collection”
hinsichtlich des zwischengeschalteten “J” auszusprechen hätten. Der Begriff “Col-
lection” werde als Hinweis auf den modischen Charakter der mit dieser Marke
gekennzeichneten Produkte verstanden. Der Buchstabe “J” werde übersehen, so-
weit er nicht als abkürzender, gebräuchlicher und daher nicht unterscheidungs-
kräftiger Hinweis auf die Zielgruppe “Jugend” (J Collection = Modekollektion für die
Jugend), “Jeans” (Jeans-Kollektion) oder “10. Kollektion” (J = 10. Buchstabe im Al-
phabet) verstanden werde. Die angegriffene Marke sei für identische Waren der
Klasse 25 sowie in den Klassen 35 und 40 für Dienstleistungen eingetragen, die
sich auf die Bereiche “Bekleidungsartikel” und “Sportbekleidung” bezögen und da-
her Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren in Klasse 25 aufweisen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, seine
Marke unterscheide sich durch den stark prägenden Bildbestandteil, den auffälli-
gen Tigerkopf im Kreiselement, sowie die beiden grafisch umrundeten Wortbe-
standteile “J Collection” so deutlich von der Widerspruchsmarke, dass eine Ver-
wechslungsgefahr nicht gegeben sei. Da im Modebereich überwiegend, im Inter-
net sogar ausschließlich, auf Sicht gekauft werde, stehe die graphische Ausge-
staltung im Vordergrund. Hauptprägender Bestandteil seiner Marke sei das Motiv
eines weißen Tigerkopfes mit blauen Augen, das blickfangartig und größer als die
Wortbestandteile herausgestellt sei. Der maßgebliche Durchschnittsverbraucher
werde die angegriffene Marke daher mit “Angel-J Collection mit Tigerkopf” und
nicht verkürzt mit “Angel” wiedergeben, zumal der prägende Bildbestandteil nicht
an einen “Angel” erinnere. Da, wie eine Vielzahl von Marken mit dem Wortbe-
standteil “Angel” zeigten, der Begriff “Angel” sehr oft in der Bekleidungsbranche
verwendet werde und auf leichte und edle Kleidung schließen lasse, sei die Wider-
spruchsmarke kennzeichnungsschwach. Warenähnlichkeit bestehe nur hinsicht-
lich der Klasse 25, wobei er, der Inhaber der angegriffenen Marke, sich auf die
Produktion von Sportbekleidung wie spezielle T-Shirts, Sporthosen und Jeans für
den Golf-, Segel- und Tennissport beschränkt habe. Da er keine Kleidung speziell
für Jugendliche herstelle, sei “J” keine Abkürzung für “Jugendliche”. Bei “Angel-J”
könne es sich auch um einen Vornamen mit abgekürztem Nachnamen handeln.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken
keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG besteht.
Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller
Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der
Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR
2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/-
NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 – coccodrillo; GRUR 2006,
859, 860 Rdnr.16 Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 – SIERRA ANTI-
GUO; GRUR 2008, 906 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 INTER-
CONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 Metrobus; GRUR
2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICASSO).
1. Die Widerspruchsmarke “ANGEL” ist entgegen der Ansicht des Inhabers der
angegriffenen Marke nur in Bezug auf die in Klasse 16 eingetragenen Dru-
ckereierzeugnisse und die in Klasse 25 eingetragenen Widerspruchswaren
kennzeichnungsschwach, verfügt aber im Übrigen über eine durchschnitt-
liche Kennzeichnungskraft.
a) Das Wort “ANGEL” bezeichnet als deutsches Wort ein “Gerät zum
Fischfang, das aus einer Rute besteht, an deren Ende eine Schnur mit
einem Haken befestigt ist”, ein “Zapfen, an dem eine Tür, ein Fenster
oder Ähnliches drehbar befestigt ist”, eine “im Griff eines Messers be-
festigte [spitz zulaufende] Verlängerung der Klinge” (Duden – Deutsches
Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 (CD-ROM]) oder einen Nebenfluss
der Werse in Nordrhein-Westfalen (http://de.wikipedia.org/wiki/Angel).
Das deutsche Wort “ANGEL” mit diesen vier Bedeutungen enthält keine
beschreibende Aussage für die in den Klassen 14, 16, 18, 24 und 26
geschützten Widerspruchswaren aus dem Schmuck-, Papier-, Drucke-
rei-, Verpackungs-, Leder- und Textilbereich. Allerdings für die in Klasse
25 eingetragenen, dem Bekleidungsbereich angehörenden Waren ist
die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwach. Zum einen
gibt es “Angelkleidung”, also spezielle Bekleidungsstücke, Schuhwaren
und Kopfbedeckungen für den Anglerbedarf (http://onlineshop.angler-
markt.de/kleidung/angelkleidung/). Zum anderen ist die Verwendung
weiblicher Vornamen auf dem betreffenden Warensektor üblich (BGH
BlPMZ 1971, 161 – Felina-Britta; GRUR 1988, 307 – Gaby).
b) Als der englischen Sprache entstammendes Wort bezeichnet “ANGEL”
einen “Engel” oder “Finanzier” (Duden-Oxford – Großwörterbuch Eng-
lisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). Es kann aber auch ein Vor- oder Fami-
lienname, eine Station der Londoner U-Bahn, eine US-amerikanische
Hard-Rock-Band oder ein Liedtitel sein (http://de.wikipedia.org/wiki/An-
gel). Keine dieser Bedeutungen enthält eine beschreibende Aussage in
Bezug auf die Widerspruchswaren der Klassen 14, 18 und 24 bis 26.
Allerdings können sich die Druckereierzeugnisse inhaltlich mit “Engeln”
in der Religions- und Kunstgeschichte, der Hard-Rock-Band “Angel”
selbst oder mit den Noten oder den Texten von Liedern mit dem Thema
“Angel” befassen.
c) Für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch eine größere
Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegen-
der Drittmarken genügt es nicht wie hier , nur die Anzahl und die Na-
men der Marken anzugeben (Seite 4 des Schriftsatzes des Inhabers
der angegriffenen Marke vom 1. Juni 2010, Bl. 29 VA), sondern es
muss auch zum Umfang der Benutzung und zur Bekanntheit der
Drittzeichen vorgetragen werden (BGH GRUR 2008, 1104 Rdnr. 25
Haus und Grund II; GRUR 2009, 685 Rdnr. 25 ahd.de).
2. Ausgehend von der Registerlage für die Beurteilung der Waren- und Dienst-
leistungsähnlichkeit werden die Vergleichsmarken teilweise zur Kennzeich-
nung identischer Waren verwendet. Hochgradige bzw. entfernte Ähnlichkeit
besteht ferner zwischen dem überwiegenden Teil der für die angegriffene
Marke geschützten Dienstleistungen und den Widerspruchswaren aus dem
Bekleidungs- und Textilbereich. Im Übrigen ist von einer Unähnlichkeit aus-
zugehen.
Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei
grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheb-
lichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere
ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer re-
gelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und
ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinan-
der konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen
oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe
so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise
der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaft-
lich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 EVIAN/RE-
VIAN, GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53
Rdnr. 65 Edition Albert René).
a) Zwischen den Waren der angegriffenen Marke in der Klasse 25 und
den Widerspruchswaren der gleichen Klasse besteht Identität, weil
beide Marken für die Oberbegriffe “Bekleidungsstücke” und “Kopfbede-
ckung(en)” eingetragen sind.
b) Eine hochgradige Ähnlichkeit ist anzunehmen zwischen den in Klasse
40 eingetragenen Dienstleistungen “Materialbearbeitung; Druckarbei-
ten, nämlich Textildruck, insbesondere Auf- bzw. Bedrucken von T-
Shirts, Hemden, Blusen, Sportbekleidung” und den Widerspruchswaren
“Bekleidungsstücke” (Klasse 25) und “Webstoffe und Textilwaren, so-
weit in Klasse 24 enthalten” (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/05 – Pit Bull).
Denn die Materialbearbeitung und der Textildruck sind wesentliche Ele-
mente im Herstellungsprozess der Bekleidungsstücke.
c) Eine entfernte Ähnlichkeit besteht zwischen den in Klasse 35 für die
angegriffene Marke geschützten “Dienstleistungen des Groß- und Ein-
zelhandels sowie Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen
in den Bereichen: Bekleidungsartikel, Sportbekleidung” und den für die
Widerspruchsmarke in Klasse 25 eingetragenen Bekleidungsstücken,
weil sich die Dienstleistungen auf solche Waren erstrecken.
d) Keine Ähnlichkeit weisen die für die angegriffene Marke in Klasse 35
geschützten Dienstleistungen “Werbung, Unternehmensverwaltung und
Büroarbeiten” zu den Widerspruchswaren auf.
3. Aber selbst bei einer Benutzung für identische und hochgradig ähnliche
Waren und/oder Dienstleistungen und der Annahme einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft für alle Widerspruchswaren hält die angegriffene Marke
den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Ab-
stand noch ein.
Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamtein-
druck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz
auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm ent-
gegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 – Henkel; BGH MarkenR
2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001,
1151, 1152 – marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberste-
henden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-
(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr
reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer
Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395
Rdnr. 21 – HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr
grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu verglei-
chenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker
im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zei-
chens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr
diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR
2004, 783, 784 NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).
a) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich
noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen.
aa) Aufgrund ihrer Bildbestandteile, die in der Widerspruchsmarke
keine Entsprechung finden, weist die angegriffene Wort-/Bild-
marke
mit dem weißen Tigerkopf, den blauen Tigeraugen, der Hinter-
grundgestaltung in zwei verschiedenen, hellen Grautönen und
der dunkelgrauen Einrahmung in ihrer Gesamtheit so deutliche,
sofort ins Auge fallende Unterschiede zur Widerspruchswort-
marke “ANGEL” auf, dass beide Marken auf Anhieb sicher aus-
einandergehalten werden können. Vom visuell aufgenommenen
Gesamteindruck her ist somit im Hinblick auf die nur in der jün-
geren Marke enthaltenen grafischen Elemente ein zum Aus-
schluß der Verwechslungsgefahr hinreichend großer Unterschied
zum Widerspruchszeichen gegeben.
bb) Eine klangliche Verwechslungsgefahr hat jedenfalls auf dem hier
betroffenen Bekleidungs- und Modesektor, wo das Publikum an-
gesichts des überwiegenden Kaufs “auf Sicht” und des zuneh-
menden Interneteinkaufs die Waren und die Marken hauptsäch-
lich optisch wahrnimmt, nicht dieselbe Bedeutung wie die schrift-
bildliche Verwechslungsgefahr, wenngleich sie etwa im Hinblick
auf mündliche Empfehlungen des Verkaufspersonals oder geziel-
te Nachfragen von seiten der Kunden nicht einfach unberück-
sichtigt bleiben kann.
Eine Verwechslungsgefahr in phonetischer Hinsicht kommt aber
schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken iden-
tisch enthaltene Bestandteil “Angel” keine kollisionsbegründende
Stellung einnimmt. Er weist keine die beiden Gesamtmarken prä-
gende Funktion auf, so dass die übrigen Markenteile für die an-
gesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktreten,
dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.
(EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 HABM/Shaker [Limoncello];
EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. THOMSON LIFE; BGH
GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 Malteserkreuz I; GRUR 2007, 888
Rdnr. 22 u. 31 Euro Telekom; MarkenR 2008, 405, 406
Rdnr. 18 SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57
Augsburger Puppenkiste).
aaa) Das mehrgliedrige Wortelement der angegriffenen Wort-
/Bildmarke “Angel-J Collection” setzt sich aus dem Be-
standteil “Angel”, dem mit Bindestrich angeschlossenen
Buchstaben “J” und dem Element “Collection” zusam-
men. Im Hinblick auf den ebenfalls dem englischen
Grundwortschatz entstammenden Begriff “Collection”,
der mit “(An)Sammlung, Kollekte oder Kollektion” zu
übersetzen ist (Duden-Oxford Großwörterbuch Eng-
lisch a. a. O.) wird “Angel” als englisches Wort mit der
Bedeutung “Engel” oder als Vorname verstanden. Da in
Bezug auf den überwiegenden Teil der für die angegriffe-
ne Marke geschützten Waren und Dienstleistungen im
Bekleidungssektor der Begriff der “Collection” als Mode-
kollektion beschreibenden Charakter hat, tritt dieses
Wortelement in den Hintergrund. Als Abkürzung könnte
der mit Bindestrich angeschlossene Buchstabe “J” für
folgende Langformen stehen: das internationale Kfz-
Kennzeichen für Japan, das deutsche Kfz-Kennzeichen
für Jena, das chemische Element Jod oder die Energie-
maßeinheit Joule (www.abkuerzungen.de). Keine dieser
Langformen macht jedoch in Verbindung mit “Engel”
“Collection” irgendeinen Sinn. Entge-
gen der Ansicht der Widersprechenden gibt es auch kei-
ne Anhaltspunkte dafür, dass der Buchstabe “J” eine Ab-
kürzung bzw. Zielgruppenangabe für “Jugend” darstellt.
Dies umso weniger als die angegriffene Marke komplett
englischsprachig gehalten ist und “Jugend” im Engli-
schen substantivisch mit “adolescence, boyhood, the
young, young days, youth oder youthfulness” übersetzt
wird. Keiner dieser englischen Begriffe beginnt mit einem
“J”. Nur das Adjektiv “juvenile” enthält diesen Anfangs-
buchstaben, aber dessen Verwendung kommt schon aus
grammatikalischen Gründen nicht in Betracht. Es gibt
auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Buchstabe “J”
als Abkürzung für “Jeans” in Betracht kommt. Auch kann
er als 10. Buchstabe im Alphabet nicht ohne weiteres mit
der Zahl “10″ gleichgesetzt werden und zusammen mit
dem Markenelement “Collection” die Bedeutung “10.
Kollektion” annehmen, zumal das “J” mit Bindestrich an
“Angel” angebunden ist und der erforderliche Punkt fehlt.
Da somit unklar bleibt, was der Buchstabe “J” bedeuten
soll, dieser aber durch den Bindestrich eng an “Angel”
angeschlossen ist und der Bindestrich zum Gesamtein-
druck der Marke gehört (vgl. BGH GRUR 2011, 65, 66
Rdnr. 12 Buchstabe T mit Strich), bildet “Angel-J” einen
Gesamtbegriff. Mit einer Vernachlässigung des auf “An-
gel” folgenden Buchstabens “J” bei der Benennung (und
Erinnerung) der angegriffenen Marke ist auch schon des-
halb nicht zu rechnen, weil Vornamen auf dem hier maß-
geblichen Warengebiet, das sich an breite Verkehrskrei-
se richtet, von Haus aus eher kennzeichnungsschwach
sind, so dass der Verbraucher dazu neigen wird, auch
den weiteren Markenbestandteilen, also hier auch dem
“J”, höhere Aufmerksamkeit zu widmen. Einzelbuchsta-
ben, die einem Vornamen nachgestellt sind, wirken wie
eine Namensabkürzung, der eine Individualisierungs-
funktion zukommt. An derartig gebildete Namenskombi-
nationen ist das inländische Publikum durchaus gewöhnt
(vgl. BPatG 27 W (pat) 166/97 Isabelle T/Isabel). Eine
Prägung der angegriffenen Marke allein durch das Wort-
element “Angel” scheidet daher aus.
bbb) Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher schon
durch ihre Silbenzahl. Dem sechssilbigen Wortzeichen
“Angel-J Collection” steht die zweisilbige Bezeichnung
“ANGEL” gegenüber. Nur die beiden ersten Silben und
die Anfangsbetonung stimmen überein. Zwar werden die
Wortanfänge in der Regel stärker beachtet, aber die
Anbindung des betonten “J” entweder englisch [d -
der deutsch [j t] ausgesprochen sowie das Wortele-
ment “Collection” bilden einen deutlichen klanglichen Un-
terschied aufgrund der Abweichungen im Sprech- und
Betonungsrhythmus, in den Vokalfolgen sowie in den
Wortendungen.
ccc) Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist wegen
des bereits dargestellten unterschiedlichen Sinngehalts
der Vergleichsmarken, nämlich “Engel-J Kollektion” oder
“Angel-J Kollektion” auf der einen und “Engel” oder “An-
gel” auf der anderen Seite, ausgeschlossen.
b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist ebenfalls zu verneinen.
Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung ge-
bracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede
zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein
mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder
ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben
einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig
kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Überein-
stimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den ange-
sprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die
fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005,
1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdnr. 18 Malte-
serkreuz I; BGH GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 – INTERCONNECT/T-In-
terConnect; GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD).
aa) Die mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Se-
rienzeichens greift unter dem Begriff des gedanklichen In-Ver-
bindung-Bringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein,
wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der
Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht
und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen we-
sensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet
(BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 – Kinder II).
Selbst wenn “ANGEL” als Stammbestandteil einer Markenserie
der Widersprechenden geeignet wäre, müsste die Widerspre-
chende über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit die-
sem Stammbestandteil verfügen (EuGH GRUR Int. 2007, 1009
Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Dazu hat
sie aber nichts vorgetragen.
bb) Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der
Markenusurpation wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als
Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komple-
xe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unterneh-
menskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kenn-
zeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild
der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung
dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selb-
ständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten
oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorlie-
gen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen
Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass
die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirt-
schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen
(BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 Malteserkreuz I).
Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke voll-
ständig übernommen, aber “-J Collection” ist kein Unterneh-
menskennzeichen oder eine bekannte Marke des Beschwerde-
gegners.
c) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Eine
solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar
als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufge-
fasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbe-
sondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird,
dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirt-
schaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Von einer solchen
Verwechslungsgefahr kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung
regelmäßig nur dann ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zu-
gleich Unternehmenskennzeichen ist (BGH GRUR 2004, 598, 599
Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 – Mustang). Dies ist aber vor-
liegend nicht der Fall.
Grabrucker Kortge Dorn
Hu
(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 7.12.2011: Eignung von “Gastrorelax” zur Merkmalsbeschreibung = Eintragungshindernis (28 W (pat) 74/10)
Von § 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG werden alle Angaben erfasst, die sich zur Beschreibung wesentlicher Merkmale der mit einer Marke beanspruchten Waren im Verkehr eignen. Dabei sind die Zeichenbestandteile im Zusammenhang mit denbeanspruchten Waren/Dienstleistungen zu sehen. Die Beschwerdeführerin wollte das Zeichen u.a. für Nahrungsergänzungsmittel schützen lassen, so dass der Einwand “Gastro” könne sich hier auch auf Gastronomie beziehen, nicht durchgriff. Weiterlesen