201112.13
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(Anwalt Markenrecht Berlin) BGH vom 9.6.2011: zur rechtserhaltenden Markenbenutzung – Werbegeschenke – (I ZR 41/10)

In einem aktuellen Fall wurde der Markeninhaberin, einer Tochter der Metro, die Einrede der Nichtbenutzung der Marke

u.a.  für Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer entgegen gehalten. Die Markeninhaberin war der Ansicht, dass die Benutzung der Marke  für Werbegeschenke ausreichend gewesen sei, die Marke zu erhalten.

Da die Werbegeschenke jedoch  keinen neuen Absatzmarkt vorbereiten sollten, sah der BGH darin keine rechtserhaltende Benutzung;  denn eine solche setze  voraus, dass die Marke verwendet werde, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.  Dies müsse nicht in Gewinnerzielungsabsicht erfolgen.  Nicht ausreichend sei jedoch eine nur symbolische Benutzung, die allein zu dem Zweck erfolge, das Markenrecht zu sichern, so wenn Werbegeschenke, wie hier, nur als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden.




BUNDESGERICHTSHOF
URTEIL vom 9. juni 2011
I ZR 41/10

Werbegeschenke

MarkenG § 26 Abs. 1, § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2; ZPO § 128 Abs. 2, § 524
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2

a) Die Löschungsansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung und wegen
Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung sind unterschiedliche Streit-
gegenstände.

b) Will die in erster Instanz mit dem Löschungsgrund der bösgläubigen Marken-
anmeldung erfolgreiche Partei die Klage in der Berufungsinstanz (auch) auf
einen Verfall der Marke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung stüt-
zen, muss sie sich dem Rechtsmittel der Gegenseite anschließen.

c) Hat das Berufungsgericht das schriftliche Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO
ohne Zustimmung der Parteien angeordnet, kann eine Anschlussberufung im
Rahmen des schriftlichen Verfahrens nicht wirksam eingelegt werden.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG liegt
nicht vor, wenn Werbegeschenke als Belohnung für den Kauf anderer Waren
und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden, es sei denn,
dies geschieht auch, um für die als Werbegeschenke verteilten Waren einen
Absatzmarkt zu erschließen.

BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 – I ZR 41/10 – OLG Hamburg
LG Hamburg
-2-

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 9. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 28. Januar 2010
aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurück-
verwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1         Die Klägerin, eine Gesellschaft der Metro-Unternehmensgruppe, ist In-
haberin der mit Priorität vom 22. September 2003 angemeldeten farbigen (gel-
be Schrift auf blauem Grund) Wort-/Bildmarke Nr. 303 48 717

2        Die Marke ist seit 27. April 2004 unter anderem eingetragen für

Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; elektronische,
magnetische und optische Speicher; ROM-, PROM-, EAROM-, EPROM-
Speicher, CD-ROM-Speicher, Chips (integrierte Schaltkreise), Disketten, Mag-
netplatten; elektrische Schaltplatten mit Speicherbausteinen, sämtliche vorge-
nannte Waren ohne und mit darin aufgezeichneten Informationen; Microprozes-
soren; Peripheriegeräte für Computer, insbesondere Drucker, Bildschirme,
elektromechanische, elektronische, optische und akustische Ein- und Ausgabe-
geräte, Tastaturen, Schnittstellengeräte; Computerhardware, insbesondere
Cursor-Steuerungsgeräte für die Verwendung von Computeranzeigegeräten
und Computer-Schaltplatten; Geräte, Verbindungskabel und -stecker zum Ver-
binden oder Vernetzen von Datenverarbeitungsgeräten und Geräten der Nach-
richtentechnik; Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehgeräte oder
Computer; Computerprogramme, Datenbanken; Feuerlöschgeräte; Warndrei-
ecke; elektrische Kabel, Drähte, Leiter- und Verbindungsarmaturen hierzu so-
wie Schalter und Verteilertafeln oder -schränke; Batterien, Tachometer, Trans-
formatoren;
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren
von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internet-
seiten, Beratung für Telekommunikationstechnik; Beratung in Fragen gewerbli-
cher Schutzrechte; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen,
Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung; Datenspeiche-
rung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware, Home-
Pages und Web-Seiten; Dienstleistungen einer Datenbank und eines EDV-
Programmierers; digitale Datenaufbereitung und Datenverarbeitung; EDV-
Beratung; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bezüglich neuer Produk-
te (für Dritte); Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installie-
ren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch
Software; Lizenzierung von Software; Nachforschungen, Recherchen in Daten-
banken und im Internet für Dritte; Pflege und Installation von Software; redakti-
onelle Betreuung von Internetauftritten; Vergabe und Registrierung von Do-
mainnamen; Vermietung von Speicherplätzen, Computersoftware, Datenverar-
beitungsgeräten, Speicherplatz im Internet, Web-Servern.

3         Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der am 15. April 1995 angemeldeten
unter anderem für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38
und 42 eingetragenen farbigen (gelb) Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389

4         Die Beklagte ist ein bedeutender europäischer Anbieter von Telekommu-
nikationstechnologie.

5         Im Revisionsverfahren ist nur noch der von der Beklagten im Wege der
Widerklage gegen die Marke Nr. 303 48 717 der Klägerin gerichtete Löschungs-
antrag von Bedeutung. Zu dessen Begründung hat die Beklagte erstinstanzlich
geltend gemacht, die Klägerin habe die angegriffene Marke zur Umgehung des
Benutzungszwangs erneut angemeldet. Die ältere Marke Nr. 395 16 389 sei für
die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42
löschungsreif gewesen. Die wiederholte Markenanmeldung sei rechtsmiss-
bräuchlich erfolgt und von der Klägerin deshalb bösgläubig vorgenommen wor-
den.

6          Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt
in die Löschung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 303 48 717 ,,METRO“ für
die Waren in Klasse 9 und die Dienstleistungen in Klasse 38 und 42, nämlich
(es folgt das vorstehend wiedergegebene Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nis) einzuwilligen.

7          Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben. Dagegen hat die Klä-
gerin Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren hat die Beklagte nach Ablauf
der Berufungserwiderungsfrist und nach Anordnung des schriftlichen Verfah-
rens den Löschungsantrag auch darauf gestützt, dass die angegriffene Marke
mangels rechtserhaltender Benutzung für die in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen verfallen sei. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurück-
gewiesen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 379).

8          Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision begehrt die Klägerin weiter-
hin, den Löschungsantrag abzuweisen. Die Beklagte beantragt, die Revision
zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9          A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagten stehe ein Lö-
schungsanspruch gegen die Klägerin nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG,
§ 826 BGB wegen sittenwidriger Behinderung nicht zu; die Marke sei jedoch
nach § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG wegen Verfalls zu löschen.
Dazu hat es ausgeführt:

10          Der Anmelder einer Marke handele unlauter und sittenwidrig im Sinne
von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG und § 826 BGB, wenn er in Kenntnis eines schutzwür-
digen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne hinreichenden sachlichen Grund
für gleiche oder ähnliche Waren eine gleiche oder eine zum Verwechseln ähnli-
che Bezeichnung in der Absicht eintragen lasse, den Gebrauch für den Vorbe-
nutzer zu sperren oder die an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als
Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die danach erforderliche Behin-
derungsabsicht der Klägerin lasse sich nicht mit hinreichender Sicherheit fest-
stellen.

11          Der Beklagten stehe aber mangels rechtserhaltender Benutzung der an-
gegriffenen Marke der geltend gemachte Löschungsanspruch wegen Verfalls
zu. Die Beklagte habe diesen Löschungsgrund nach Wiedereröffnung der
mündlichen Verhandlung und Anordnung des schriftlichen Verfahrens in zuläs-
siger Weise in den Rechtsstreit eingeführt. Die Klägerin habe die angegriffene
Marke nicht ernsthaft rechtserhaltend im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG be-
nutzt. Die Klägerin habe die Marke zwar zur Kennzeichnung von Taschenrech-
nern, USB-Sticks und mobilen Ladegeräten verwandt. Die Zeichenbenutzung
sei aber nicht ernsthaft erfolgt. Die Klägerin habe die mit der Marke gekenn-
zeichneten Produkte nicht als Teil ihres Handelssortiments, sondern nur unent-
geltlich zu Werbezwecken in den Verkehr gebracht. Dies reiche für eine ernst-
hafte Markenbenutzung nicht aus.

12          Die Kennzeichnung der von der Klägerin vertriebenen CD-ROM mit der
Bezeichnung ,,METRO LINK“ sei keine rechtserhaltende Benutzung der ange-
griffenen Marke. Deren kennzeichnender Charakter werde entgegen § 26
Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert.

13           Die Klägerin habe die Marke ,,METRO“ für die in Rede stehenden Waren
und Dienstleistungen auch nicht rechtserhaltend in Prospekten benutzt. Sämtli-
che darin abgebildeten Produkte seien mit den jeweiligen Herstellermarken ge-
kennzeichnet. Die in den Prospekten angeführte Marke der Klägerin weise kei-
nen Bezug zur Herkunft der abgebildeten Produkte auf.

14         Die zwischen den Rechtsvorgängerinnen der Parteien geschlossene Vor-
rechtsvereinbarung stehe der Löschungsklage nicht entgegen.

15         B. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

16         I. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stehe ein An-
spruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 303 48 717 ,,METRO“ für
die fraglichen Waren und Dienstleistungen nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1
und 2 Nr. 1 MarkenG zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

17         1. Das Berufungsgericht durfte über den Anspruch auf Einwilligung in die
Löschung der angegriffenen Marke wegen Verfalls nicht in der Sache entschei-
den. Die Beklagte hat diesen Anspruch nicht wirksam in den Rechtsstreit einge-
führt. Sie konnte ihren erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachten
Löschungsanspruch wegen Verfalls der Marke der Klägerin nur im Wege der
Anschlussberufung verfolgen. Eine Anschlussberufung hat die Beklagte jedoch
nicht wirksam eingelegt.

18         2. Die Beklagte hat die Löschungswiderklage in der Berufungsinstanz auf
einen weiteren Streitgegenstand gestützt.

19         a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der
Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem
sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und
den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehr-
te Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 – I ZR 1/01, BGHZ
154, 342, 347 f. – Reinigungsarbeiten; Beschluss vom 24. März 2011
– I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 – TÜV I).

20         Bei den Löschungsansprüchen wegen bösgläubiger Markenanmeldung
nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG, § 826 BGB (vgl. hierzu BGH, Urteil vom
10. August 2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293
– EQUI 2000; Urteil vom 10. Januar 2008 – I ZR 38/05, GRUR 2008, 621
Rn. 20 f. = WRP 2008, 785 – AKADEMIKS) auf der einen und wegen Verfalls
mangels rechtserhaltender Benutzung auf der anderen Seite handelt es sich um
zwei verschiedene Streitgegenstände. Dies ist sowohl für das Verhältnis der
verschiedenen Verfallsgründe nach § 49 MarkenG zueinander als auch im Ver-
hältnis zum Löschungsgrund des Bestehens älterer Rechte nach § 51 MarkenG
anerkannt (vgl. v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechts-
schutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 55 MarkenG Rn. 4; Ingerl/
Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 55 Rn. 11; Hacker in Ströbele/Hacker, Mar-
kengesetz, 9. Aufl., § 55 Rn. 10). Nichts anderes gilt für das Verhältnis des au-
ßerkennzeichenrechtlichen Löschungsgrundes wegen bösgläubiger Marken-
anmeldung zum Löschungsgrund wegen Verfalls aufgrund mangelnder rechts-
erhaltender Benutzung.

21         b) Im erstinstanzlichen Verfahren hat die Beklagte den im Wege der Wi-
derklage verfolgten Löschungsanspruch gegen die angegriffene Marke aus-
schließlich aus dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsgrund der bös-
gläubigen Markenanmeldung hergeleitet. In der Berufungsinstanz hat die Be-
klagte den von ihr verfolgten Löschungsanspruch zusätzlich auf den Lö-
schungsgrund des Verfalls wegen          mangelnder Benutzung der Marke
Nr. 303 48 717 ,,METRO“ gestützt. Dadurch hat die Beklagte – wovon auch das
Berufungsgericht ausgegangen ist – einen weiteren Streitgegenstand (pro-
zessualen Anspruch) in den Rechtsstreit eingeführt.

22         3. Einen neuen Klagegrund konnte die Beklagte in der Berufungsinstanz
nur im Wege eines Anschlussrechtsmittels in den Rechtsstreit einführen. Der
Berufungsbeklagte, der die in erster Instanz erfolgreiche Klage erweitern oder
auf einen neuen Klagegrund stellen will, muss sich gemäß § 524 ZPO der Beru-
fung der Gegenseite anschließen (vgl. BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Be-
schluss vom 17. Dezember 1951 – GSZ 2/51, BGHZ 4, 229, 234; BGH, Urteil
vom 20. Januar 2011 – I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 40 = WRP 2011, 1174
– BCC; Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., § 524 Rn. 33; Wieczorek/Schütze/Gerken,
ZPO, 3. Aufl., § 524 Rn. 7). Von der Notwendigkeit, Anschlussberufung einzu-
legen, ist auch dann auszugehen, wenn die Einführung eines neuen Klage-
grundes eine Änderung des Sachantrags nicht erforderlich macht (vgl. BGH,
Urteil vom 7. Dezember 2006 – I ZR 166/03, GRUR 2007, 605 Rn. 24 = WRP
2007, 772 – Umsatzzuwachs). Der Berufungsbeklagte, der im Berufungsrechts-
zug seine Klage auf einen anderen Klagegrund stützt, will damit mehr erreichen
als die bloße Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung über den mit der
(Wider-)Klage verfolgten Anspruch (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 2007
– V ZR 210/06, NJW 2008, 1953 Rn. 15).

23         4. Die Anschlussberufung, die danach vorliegend erforderlich war, um
den Löschungsanspruch auch auf den Verfall der angegriffenen Marke wegen
mangelnder Benutzung stützen zu können (§§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG), hat die
Beklagte nicht in zulässiger Weise eingelegt. Die Anschließung ist nicht wirk-
sam erfolgt.

24         a) Ohne Erfolg bleibt allerdings die Rüge der Revision, die Beklagte habe
die Anschließung nicht innerhalb der Frist des § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO erklärt.
Nach dieser Bestimmung kann sich der Berufungsbeklagte der Berufung des
Gegners nur bis zum Ablauf der Frist zur Berufungserwiderung anschließen.
Die der Beklagten nach einer Verlängerung gesetzte Frist zur Berufungserwide-
rung lief am Montag, dem 11. Mai 2009 ab.

25         aa) Die Beklagte hat es freilich versäumt, sich der Berufung der Klägerin
innerhalb der ihr gesetzten Berufungserwiderungsfrist anzuschließen. Insbe-
sondere ist die nach § 524 Abs. 1 Satz 2 ZPO erforderliche Anschließung durch
Einreichung der Berufungsanschlussschrift nicht durch die am selben Tag bei
Gericht eingegangene Berufungserwiderung vom 11. Mai 2009 erfolgt.

26         (1) Für die Einlegung eines Anschlussrechtsmittels ist nicht die ausdrück-
liche Erklärung erforderlich, es werde Anschlussberufung oder Anschlussrevisi-
on eingelegt (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1989 – IX ZR 280/88, NJW-RR 1990,
318). Vielmehr genügt jede Erklärung, die sich ihrem Sinn nach als Begehren
auf Abänderung des Urteils erster Instanz darstellt (vgl. BGH, Urteil vom
28. Oktober 1953 – VI ZR 217/52, NJW 1954, 266, 267, insoweit in BGHZ 11,
27 nicht abgedruckt). Der Anschluss an das Rechtsmittel der Gegenseite kann
daher auch konkludent in der Weise erfolgen, dass der Kläger sein im Übrigen
unverändertes Klagebegehren auf einen weiteren Klagegrund stützt.

27         (2) Mit Schriftsatz vom 11. Mai 2009 hat die Beklagte den weiteren Lö-
schungsgrund wegen Verfalls aufgrund mangelnder Benutzung der angegriffe-
nen Marke nicht in den Rechtsstreit eingeführt. Vielmehr hat die Beklagte sich
in diesem Schriftsatz zur Begründung des bereits in erster Instanz geltend ge-
machten Löschungsgrundes der bösgläubigen Markenanmeldung auf einen
fehlenden Willen der Klägerin berufen, die Marken Nr. 395 16 389 und
303 48 717 ,,METRO“ für die fraglichen Waren und Dienstleistungen zu benut-
zen, und als Indiz hierfür geltend macht, die Klägerin habe die beiden Marken in
der Vergangenheit nicht verwendet. Weder hat sich die Beklagte in dem von der
Revisionserwiderung herangezogenen Vorbringen, in dem sie eine Begründung
des Anschlussrechtsmittels sehen will, auf einen Ablauf der Benutzungsschon-
frist gestützt, noch ist dem in Bezug genommenen Vortrag der Beklagten sonst
etwas für die Geltendmachung des Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG zu
entnehmen. Dieser Sachvortrag der Beklagten genügt danach nicht den Anfor-
derungen, die an die Geltendmachung eines weiteren selbständigen Klage-
grundes zu stellen sind. Will die Partei einen weiteren selbständigen Klage-
grund in den Rechtsstreit einführen und den bereits geltend gemachten Klage-
grund nicht nur durch weiteren Sachvortrag zusätzlich abstützen, muss sich
dies eindeutig und zweifelsfrei aus ihrem Vorbringen ergeben (vgl. BGH, Urteil
vom 2. April 1992 – I ZR 146/90, GRUR 1992, 552, 554 = WRP 1992, 557
– Stundung ohne Aufpreis; Urteil vom 20. September 2007 – I ZR 171/04, GRUR
2008, 443 Rn. 24 = WRP 2008, 666 – Saugeinlagen). Dies erfordert insbeson-
dere der Schutz des Gegners, für den erkennbar sein muss, welche prozessua-
len Ansprüche gegen ihn erhoben werden, um seine Rechtsverteidigung da-
nach ausrichten zu können (vgl. BGHZ 154, 342, 349 – Reinigungsarbeiten).

28         bb) Gleichwohl bleibt die Rüge der Revision, die Beklagte habe sich in-
nerhalb der Berufungserwiderungsfrist dem Rechtsmittel der Klägerin nicht an-
geschlossen, ohne Erfolg. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Frist zur Beru-
fungserwiderung wirksam bestimmt und die Beklagte über die Rechtsfolgen
einer Fristversäumnis gemäß § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277
Abs. 2 ZPO belehrt worden ist. Der Senat kann dem Akteninhalt nicht entneh-
men, dass eine beglaubigte Abschrift der richterlichen Verfügung, mit der die
Frist für die Berufungserwiderung gesetzt worden ist, gemäß § 329 Abs. 2
Satz 2, § 169 Abs. 2 ZPO zugestellt worden ist (vgl. hierzu BGH, Urteil vom
13. März 1980 – VII ZR 147/79, BGHZ 76, 236, 241). Gleiches gilt für die Frage,
ob die Beklagte über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis nach § 524 Abs. 3
Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO belehrt worden ist.

29         In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass bei
einem Verstoß gegen die Belehrungspflicht nach § 277 Abs. 2 ZPO eine An-
wendung der Präklusionsvorschriften nicht in Betracht kommt (vgl. BGH, Urteil
vom 12. Januar 1983 – IVa ZR 135/81, BGHZ 86, 218, 225). Das hat auch für
die Frage der Rechtzeitigkeit der Anschlussberufung zu gelten, wenn die Frist
zur Berufungserwiderung nicht wirksam bestimmt und die erforderliche Beleh-
rung nach § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO unter-
blieben ist (vgl. BGH, Beschluss vom 23. September 2008 – VIII ZR 85/08,
NJW 2009, 515 Rn. 4 und 6; GRUR 2011, 831 Rn. 45 – BCC).

30         b) Mit Recht macht die Revision aber geltend, die Beklagte habe sich
auch nach Ablauf der Berufungserwiderungsfrist nicht wirksam der Berufung
der Klägerin angeschlossen.

31         aa) Nachdem die Berufungserwiderungsfrist nicht wirksam bestimmt
worden war, konnte sich die Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Ver-
handlung in der Berufungsinstanz am 8. Oktober 2009 dem Rechtsmittel der
Klägerin anschließen (BGH, NJW 2009, 515 Rn. 7; GRUR 2011, 831 Rn. 46
– BCC). Dies ist jedoch nicht geschehen. Vielmehr hat die Beklagte den Lö-
schungsgrund des Verfalls wegen mangelnder Benutzung der angegriffenen
Marke erstmals nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungs-
instanz mit Schriftsatz vom 16. November 2009 und erneut nach Anordnung
des schriftlichen Verfahrens durch das Berufungsgericht mit Schriftsatz vom
10. Dezember 2009 geltend gemacht. Nach Schluss der mündlichen Verhand-
lung konnte die Beklagte den weiteren Klagegrund des Verfalls im Streitfall
nicht mehr wirksam im Wege der Anschlussberufung in den Rechtsstreit einfüh-
ren.

32          bb) Das Berufungsgericht hat zwar in dem auf die mündliche Verhand-
lung vom 8. Oktober 2009 anberaumten Verkündungstermin am 19. November
2009 die mündliche Verhandlung wiedereröffnet und das schriftliche Verfahren
angeordnet. Die Anordnung des schriftlichen Verfahrens durch das Berufungs-
gericht ist jedoch nicht wirksam erfolgt. Nach § 128 Abs. 2 Satz 1 ZPO setzt die
Anordnung des schriftlichen Verfahrens die Zustimmung der Parteien voraus,
die zweifelsfrei erklärt werden muss (BGH, Urteil vom 20. März 2007
– VI ZR 254/05, NJW 2007, 2122 Rn. 8). Dies ist vorliegend nicht geschehen.

33          Die Klägerin hat mit dem Schriftsatz vom 16. Dezember 2009, mit dem
sie die Verlängerung der ihr gesetzten Frist zur Stellungnahme beantragt hat,
entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung der Anordnung des schriftlichen
Verfahrens nicht zugestimmt. Die Bitte um Fristverlängerung ist auch nach An-
ordnung des schriftlichen Verfahrens im vermuteten Einverständnis der Partei-
en keine schlüssige Zustimmung zur Anordnung des schriftlichen Verfahrens.
Auch nachfolgend hat die Klägerin dem schriftlichen Verfahren nicht zuge-
stimmt. Sie hat vielmehr der Entscheidung über den Verfall der angegriffenen
Marke ohne mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 15. Januar 2010 wi-
dersprochen.

34          Hatte danach das Berufungsgericht das schriftliche Verfahren wegen feh-
lender Zustimmung der Klägerin nicht wirksam angeordnet, konnte die Beklagte
sich dem Rechtsmittel nach Schluss der mündlichen Verhandlung am
8. Oktober 2009 nicht mehr wirksam anschließen.

35         cc) Das angefochtene Urteil beruht auch auf diesem Verfahrensfehler.
Das Berufungsgericht durfte die Anschlussberufung nicht berücksichtigen, weil
die erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom
16. November 2009 erstmals erklärte Anschließung der Beklagten an die Beru-
fung der Klägerin unzulässig war.

36         C. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die
Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur End-
entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 ZPO).

37         I. Zwar ist es grundsätzlich nicht Aufgabe des Revisionsgerichts, einem
Kläger durch die Zurückverweisung an das Berufungsgericht die Möglichkeit zu
bieten, einen neuen Streitgegenstand in das Verfahren einzuführen (vgl. BGH,
Urteil vom 27. Juni 2002 – I ZR 103/00, GRUR 2003, 436, 439 = WRP 2003,
384 – Feldenkrais). Im Streitfall ist die Zurückverweisung aber ausnahmsweise
geboten, weil das Berufungsgericht durch eine fehlerhafte Verfahrensgestaltung
die Beklagte daran gehindert hat, den Klagegrund des Verfalls wegen man-
gelnder Benutzung der angegriffenen Marke durch eine Anschlussberufung in
den Rechtsstreit einzuführen. Nachdem das Berufungsgericht die mündliche
Verhandlung gemäß § 156 ZPO wiedereröffnet hatte, hätte es – mangels Zu-
stimmung der Parteien nach § 128 Abs. 2 Satz 1 ZPO – nicht in das schriftliche
Verfahren übergehen dürfen. Hätte das Berufungsgericht stattdessen eine
mündliche Verhandlung anberaumt, wäre die mit den Schriftsätzen der Beklag-
ten vom 16. November und 10. Dezember 2009 (schlüssig erklärte) Anschluss-
berufung wirksam gewesen.

38         In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob das Berufungs-
gericht die am 8. Oktober 2009 zunächst geschlossene mündliche Verhandlung
am 19. November 2009 zu Recht gemäß § 156 ZPO wiedereröffnet oder dabei –
– 14 –

wie die Revision meint – den Anspruch der Klägerin auf ein faires Gerichtsver-
fahren und auf richterliche Neutralität verletzt hat. Die Anordnung der Wiederer-
öffnung der mündlichen Verhandlung ist unanfechtbar und der Überprüfung
durch das Revisionsgericht entzogen.

39         II. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf folgendes hin:

40         1. Die Beklagte hat den gegen die Marke Nr. 303 48 717 gerichteten Lö-
schungsanspruch neben dem bislang nicht wirksam in den Rechtsstreit einge-
führten Löschungsgrund wegen Verfalls auch auf eine bösgläubige Markenan-
meldung gestützt. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren muss die Beklagte –
sofern sie beide Löschungsgründe geltend machen will – angeben, in welcher
Reihenfolge sie die verschiedenen Streitgegenstände zur Entscheidung stellt,
weil eine alternative Klagehäufung nicht (mehr) in Betracht kommt (vgl. BGH,
GRUR 2011, 521 Rn. 10 f. – TÜV I). Zwar ist grundsätzlich auch eine kumulative
Verfolgung mehrerer Streitgegenstände möglich. Vorliegend ist jedoch nichts
für ein Interesse der Beklagten ersichtlich, die verschiedenen Streitgegenstände
nicht im Wege einer eventuellen, sondern einer kumulativen Klagehäufung zu
verfolgen.

41         Die Beklagte ist mit dem Löschungsgrund der bösgläubigen Markenan-
meldung im wiedereröffneten Berufungsverfahren auch nicht ausgeschlossen.
Das käme im Streitfall nur in Betracht, wenn das Berufungsgericht über den
außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8
Abs. 1 UWG, § 826 BGB bereits abschließend entschieden hätte. Das Beru-
fungsgericht hat über diesen prozessualen Anspruch bislang jedoch keine der
Rechtskraft fähige Entscheidung getroffen. Es ist zwar davon ausgegangen,
dass die Voraussetzungen dieses Löschungsanspruchs nicht vorliegen. Diese
Ausführungen sind aber für das Berufungsurteil nicht tragend; sie stellen nur ein

Begründungselement des Berufungsurteils und keine der Rechtskraft fähige
Entscheidung über den Streitgegenstand dar. Das Berufungsgericht hat das
Rechtsmittel der Klägerin gegen ihre erstinstanzliche Verurteilung aufgrund des
außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruchs in vollem Umfang zurück-
gewiesen. Hätte das Berufungsgericht über den außerkennzeichenrechtlichen
Löschungsanspruch abschließend entscheiden wollen, hätte es der Berufung
der Klägerin teilweise stattgeben und die Widerklage in diesem Umfang abwei-
sen müssen.

42         2. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
und des Senats setzt die rechtserhaltende Benutzung (Art. 10 Abs. 1, Art. 12
Abs. 1 MarkenRL, § 26 Abs. 1 MarkenG) voraus, dass die Marke für Waren
oder Dienstleistungen verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatz-
markt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, Urteil vom 11. März 2003
– C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 – Ansul/Ajax; Urteil vom
15. Januar 2009 – C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 16 – Sil-
berquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 10. April 2008 – I ZR167/05, GRUR 2009, 60
Rn. 37 ff. = WRP 2008, 1544 – LOTTOCARD). Darauf, ob die Waren oder
Dienstleistungen mit Gewinnerzielungsabsicht angeboten oder erbracht wer-
den, kommt es dagegen nicht an (vgl. EuGH, Urteil vom 9. Dezember 2008
– C-442/07, Slg. 2008, I-9223 = GRUR 2009, 156 Rn. 16 – Verein Radetzky-
Orden). Nicht ausreichend ist eine nur symbolische Benutzung, die allein zu
dem Zweck erfolgt, das Markenrecht zu sichern (vgl. EuGH, GRUR 2009, 156
Rn. 13 – Verein Radetzky-Orden). Eine rechtserhaltende Benutzung liegt da-
nach nicht vor, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer
Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden (vgl.
EuGH, GRUR 2009, 410 Rn. 20 – Silberquelle/Maselli). Allerdings schließt nicht
jede Verteilung als Werbegeschenk eine rechtserhaltende Benutzung aus. Aus
einem solchen Verhalten kann sich im Einzelfall ergeben, dass der Markenin–

haber damit einen Absatzmarkt erschließen möchte. Die Verteilung kann etwa
zu dem Zweck erfolgen, zu ermitteln, ob für die Waren ein Publikumsinteresse
besteht oder um den Verkehr an neue mit der Marke gekennzeichnete Produkte
zu gewöhnen und Marktanteile zu gewinnen (vgl. Drögsler, WRP 2009, 922,
928; weitergehend Kunzmann, MarkenR 2008, 309, 313). Denkbar ist auch,
dass mehrere Produkte beim Vertrieb zusammengefasst werden und die Zuga-
be zu einem Produkt der Erschließung oder Sicherung beider Absatzmärkte

dient. Dagegen, dass diese Voraussetzungen vorliegen, spricht vorliegend al-
lerdings – wovon das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen ist -, dass nach
seinen bislang getroffenen Feststellungen die angegriffene Marke nur für typi-
scherweise zu Werbe- oder Anerkennungszwecken verteilte Ware benutzt wor-
den ist und es der Klägerin nicht darum ging, für die vertriebenen Produkte ei-
nen Absatzmarkt zu schaffen.

Bornkamm                           Pokrant                            Büscher

Koch                                Löffler

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 26.09.2008 – 408 O 190/06 –
OLG Hamburg, Entscheidung vom 28.01.2010 – 3 U 212/08 –