201109.09
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(Anwalt Markenrecht Berlin) BPatG vom 10.10.2007 : Löschungsverfahren bzgl. Wortmarke „TDI“ Bösgläubigkeit und Behinderungsabsicht der Volkswagen AG ? (28 W (pat) 14/02)

Eine aktuell veröffentlichte Entscheidung des BPatG:


Die Volkswagen AG meldete 1997 die Wortmarke „TDI“ an, eine Marke, der aufgrund ihrer rein beschreibenden Sachangabe ein Eintragungshindernis entgegenstand. Die Antragstellerin behauptet, die Volkswagen AG sei bösgläubig gewesen, weil ihr bekannt gewesen sei, dass TDI für die beanspruchten Waren freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig war. Außerdem hätte die  Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht gehabt. Die Antragstellerin vertrat die Ansicht, dass trotz des Verzichtes auf die Marke eine Feststellung der Bösgläubigkeit zu erfolgen habe. Weiterhin, dass die Kosten der Volkswagen AG aufzuerlegen seien.

Das  BPatG:

Der Verzicht auf die Marke führt nur zu einer Erledigung für die Zukunft. Ein Rechtsschutzinteresse bestehe dann, wenn für den Antragsteller die Gefahr bestehe, von dem Inhaber des angegriffenen Rechts für Verletzungshandlungen in der Vergangenheit in Anspruch genommen zu werden. Dies gelte auch für die Frage der Bösgläubigkeit. Hierzu sei nicht vorgetragen worden, einen generellen Anspruch auf Feststellung gebe es nicht.

Die Antragsgegnerin sei auch dann nicht bereits bösgläubig,  weil sie im Zeitpunkt der Anmeldung „TDI“ für nicht schutzfähig gehalten hätte.

Für eine Behinderung fehle es an schlüssigem Vortrag.

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BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 14/02
_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05

betreffend die Marke …
(hier: Löschungsverfahren)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 10. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Löschungsverfahren in der Haupt-
sache erledigt ist.

Kosten werden nicht auferlegt.

Der Antrag des Antragstellers auf Gewährung von Verfahrens-
kostenhilfe wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 21. August 1995 unter der Nummer
2 911 528 für die Waren ,,Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kraftfahrzeug-Motoren“
eingetragenen Buchstabenfolge …. Mit Schriftsatz vom 30. Mai 1999 hat der
Antragsteller die Löschung dieser Marke nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und 4 MarkenG
a. F. beantragt mit der Begründung, die Marke hätte als für die beanspruchten
Waren glatt beschreibende Sachangabe nie eingetragen werden dürfen. Die
Antragsgegnerin hätte im Zeitpunkt der Anmeldung schon deswegen bösgläubig
gehandelt, weil ihr bekannt gewesen sei, dass ,,T…“ für die beanspruchten Waren
freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig war. Außerdem hätte die
Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung die wettbewerbswidrige Behin-
derungsabsicht gehabt, den schutzwürdigen Besitzstand, den Dritte bereits an der
Bezeichnung ,,T…“ begründet hatten, zu verletzen und die Monopolwirkung der
angemeldeten Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzu-
setzen.

Mit Beschluss vom 31. Oktober 2001 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die angegriffene Marke als sowohl im Zeitpunkt der
Eintragung wie im gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt freihaltebedürftig und
nicht unterscheidungskräftig gelöscht, gleichzeitig aber auch ausgeführt, dass für
eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung keine
Anhaltspunkte ersichtlich seien. Eine Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und
Beiordnung eines Rechtsanwalts, wie vom Löschungsantragsteller zusätzlich be-
antragt, komme mangels Rechtsgrundlage zumindest für das patentamtliche
Verfahren nicht in Betracht.

Die Antragsgegnerin hat den Beschluss zunächst mit der Beschwerde angegriffen,
im Laufe des Beschwerdeverfahrens jedoch auf die angegriffene Marke verzichtet
und das Beschwerdeverfahren für erledigt erklärt. Dem hat der Löschungs-
antragsteller widersprochen mit dem Antrag,

ihm für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu ge-
währen und ihm seinen Verfahrensbevollmächtigten beizuordnen;

die angegriffene Marke auch wegen Bösgläubigkeit, und zwar
zusätzlich auch für den Zeitraum seit ihrer Eintragung bis zum
Zeitpunkt der Verzichtswirkung zu löschen,

die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin aufzu-
erlegen.

Er vertritt dazu die Auffassung, dass ein auf Bösgläubigkeit gestütztes Marken-
Löschungsverfahren zwingend ,,durch einen Beschluss über die Bösgläubigkeit
abgeschlossen werden“ müsse und führt dazu aus: ,,Andernfalls könnte jeder
bösgläubige Markenanmelder über Jahre die Marke nutzen und dann, wenn die
Löschung auf Bösgläubigkeit nicht mehr zu verhindern ist, den Verzicht erklären,
um einer nachteiligen Entscheidung zu entgehen“. Mit dieser Rechtsauffassung
will er sowohl sein besonderes Rechtsschutzinteresse an einer Fortsetzung des
Löschungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache darlegen als auch eine
Korrektur des angegriffenen patentamtlichen Beschlusses dahin erreichen, dass
die Löschung der angegriffenen Marke auch wegen Bösgläubigkeit angeordnet
wird. Ferner regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde sowie eine Vorlage des
Verfahrens an den EuGH an.

II.

1. Verfahrensrügen
Der Senat ist an einer eigenen Sachentscheidung nicht gehindert, und zwar auch
nicht in der zur Entscheidung berufenen Besetzung. Der Antragsteller hat während
des gesamten Beschwerdeverfahrens eine Reihe von Befangenheitsanträgen
gegen Mitglieder des erkennenden Senats, gegen andere Richter des Bundes-
patentgerichts sowie gegen Dritte gestellt. Die Anträge vom 25. und vom
30. März 2003 hat der Senat mit Beschluss vom 2. April 2003, Bl. 182 der
Gerichtsakten, als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen. Die späteren Befangen-
heitsanträge vom 27. Mai und vom 26. Juni 2003 sowie vom 27. September 2004
hält der Senat ebenfalls für rechtsmissbräuchlich und sieht deswegen von einer
Entscheidung über sie ab. Auch in diesen Anträgen lässt der gesamte Tatsachen-
vortrag des anwaltlich vertretenen Antragstellers auch nicht ansatzweise Gründe
erkennen, die es erlauben würden, das Vorbringen überhaupt in einen irgendwie
gearteten Zusammenhang mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der
§§ 72 MarkenG, 42 ff. ZPO sowie zum Verfahrensgegenstand oder der Person der
angegriffenen Richter zu bringen.

2. Erledigung in der Hauptsache
Durch den Verzicht auf die angegriffenen Marke hat sich das Löschungsverfahren
zunächst nur teilweise in der Hauptsache erledigt, da der Verzicht gem. § 48
Abs. 1 MarkenG die Marke nur mit Wirkung für die Zukunft erlöschen lässt
(ex nunc). Der markenrechtliche Löschungsantrag ist jedoch auf eine Löschung
der angegriffenen Marke von Anfang an (ex tunc) angelegt, § 52 Abs. 2 MarkenG,
also auf die Herstellung einer Rechtslage, nach der die Marke nie zur Entstehung
gekommen ist (BGH GRUR 2001, 337, 339 ­ EASYPRESS; BPatG MarkenR
2007,134). Ebenso wie im Patentnichtigkeits- oder -einspruchverfahren oder im
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.; § 81
Rnr. 33, 34 und § 22 Rnr. 37, Benkard/Goebel, 10. Aufl., GebrMG, § 15 Rnr. 3a ff.;
Bühring, GebrMG, 7. Aufl. , § 15 Rnr. 42 ff.) ist daher auch im Markenlöschungs-
verfahren bei einem Verzicht auf die angegriffenen Marke zu prüfen, ob der
Löschungsantragsteller ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung
der Nichtigkeit ex tunc hat. Nur wenn das der Fall ist, hat das Patentgericht über
die begehrte Feststellung in der Sache zu entscheiden (s. BGH a. a. O.).

Nach ständiger Rechtssprechung liegt ein solches besonderes Rechtsschutzinte-
resse immer dann vor, wenn für den Antragsteller die Gefahr besteht, von dem
Inhaber des angegriffenen Rechts für Verletzungshandlungen in der Vergangen-
heit in Anspruch genommen zu werden (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.,
a. a. O.; Benkard/Goebel, 10. Aufl., GebrMG, § 15 Rnr. 4, 5; Bühring, GebrMG,
7. Aufl., § 15, Rnr. 46, 47). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt, weil
keiner der Verfahrensbeteiligten zu bereits anhängigen oder angedrohten Ver-
letzungsstreitigkeiten vorgetragen hat.

Die Auffassung des Antragstellers, wonach bei einem Löschungsantrag, der auch
auf den Löschungsgrund der Bösgläubigkeit des Anmelders im Zeitpunkt der
Anmeldung gestützt war (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F., § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr. 10 Marken n. F.), der Antragsteller immer einen verfahrensrechtlichen
Anspruch auf eine Entscheidung über die Frage der Bösgläubigkeit habe und zwar
unabhängig von einer Erledigung des Löschungsantrages durch ein teilweises
oder vollständiges Erlöschen des angegriffenen Marke aus anderen Gründen, ist
unzutreffend, weil es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt. Die Auffassung des
Antragstellers steht im übrigen im Gegensatz zu Sinn und Zweck des register-
rechtlichen Löschungsverfahrens. Das markenrechtliche Löschungsverfahren ist
als Popularantrag angelegt, der auf dem öffentlichen Interesse an der Löschung
jeder ungerechtfertigten Markeneintragungen beruht (vgl. Ströbele/Hacker,
MarkenG, 8. Auflage, § 54, Rnr. 1), unabhängig davon, aus welchem besonderen
Grund die Marke löschungsreif ist. Daher ist das Petitum des Löschungs-
antragstellers mit der Löschung der angegriffenen Marke befriedigt, gleichgültig,
aus welchem der von dem Antragsteller geltend gemachten Gründe die Löschung
angeordnet wurde. Weitere Gesichts- und Anhaltspunkte für ein die Fortsetzung
des Löschungsbeschwerdeverfahrens begründendes Rechtsschutzinteresse in
der Person des Antragstellers sind nicht ersichtlich. Soweit sich der Antragsteller
auf eine Verfahrensfortsetzung im Interesse einer Korrektur der Entscheidung des
BGH bzw. BPatG in Sachen ,,CLASSE E“ (BGH GRUR 2001, 242 ff. bzw. BPatG
28 W (pat) 39/05,    Beschluss     vom     28. Juni 2006,    veröffentlicht   unter
www.bpatg.de, Leitsätze veröffentlicht in BlPMZ 2007, S. 37, 38) beruft, handelt es
sich hierbei um sachfremde Erwägungen, die mit dem vorliegenden Verfahren in
keinerlei Zusammenhang stehen und deshalb nicht berücksichtigt werden können.

3. Kosten
Eine Kostenauferlegung würde weder für das patentamtliche Verfahren gem. § 63
Abs. 1 Satz 1 MarkenG (wie vom Antragsteller im Wege der Anschlussbe-
schwerde beantragt) noch für das Beschwerdeverfahren gem. § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG der Billigkeit entsprechen und findet deswegen nicht statt.
§§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG gehen davon aus, dass grundsätzlich jeder
Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Gem. § 71 Abs. 4
MarkenG gilt das auch dann, wenn ein Verfahren – wie hier – mit dem Verzicht auf
eine angegriffene Marke in der Hauptsache beendet wird. Die Kostenauferlegung

zu Lasten eines Beteiligten ist die Ausnahme und kann nur aus Billigkeitsgründen
angeordnet werden, §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Dafür bedarf
es besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind
insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessua-
len Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. bereits BGH GRUR 1972, 600, 601).
Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten
Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf
Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt des Marken-
schutzes durchzusetzen versucht (std. Rspr., vgl. bereits BPatG 8, 60, 62 und
Mitt. 1977, 73, 74).

Solche Umstände sind hier nicht erkennbar. Die Antragsgegnerin hat eine für sie
wirtschaftlich wichtige Marke gegen den Löschungsantrag des Antragstellers
verteidigt und ist dafür auch in das Beschwerdeverfahren gegangen. Bei Ein-
legung der Beschwerde war die maßgebende Rechtslage schon deswegen unklar,
weil die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Einwand der
mangelnden Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zum ersten Mal
eine Verkehrsdurchsetzung geltend machen wollte, für die sie u. a. Unter-
suchungsergebnisse vorgelegt hat, die zur Zeit des patentamtlichen Löschungs-
verfahrens noch nicht vorgelegen hatten.

Der Antragsgegnerin sind die Kosten auch nicht deswegen aufzuerlegen, weil sie
bei Anmeldung der angegriffenen Marke i. S. v. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.
bzw. i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. bösgläubig
gewesen wäre. Für den Begriff der bösgläubigen Markenanmeldung knüpft das
Markengesetz an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lö-
schungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Waren-
zeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach
§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004,
510 ff. ­ ,,S 100″ m. w. N.). Nach diesen Grundsätzen hätte es die Antrags-
gegnerin nicht bereits bösgläubig gemacht, wenn sie im Zeitpunkt der Anmeldung
,,T…“ für nicht schutzfähig gehalten hätte (vgl. BPatG PAVIS PROMA
30 W (pat) 138/02 – PADMA und 30 W (pat) 199/02 – EXPLORER). Soweit der
Antragsteller meint, dass sich die Antragsgegnerin mit der Anmeldung eine Sperr-
und Hinterhaltsmarke verschaffen wollte, ist schon sein Tatsachenvortrag zur
Begründung dieser Ausnahmetatbestände nicht schlüssig. Aus diesen Gründen
stellt sich auch nicht die Frage, ob die Antragsgegnerin ihre Verzichtserklärung in
erster Linie nur zu dem Zweck abgegeben hat, eine drohende Kostenauferlegung
wegen Bösgläubigkeit abzuwenden.

4. Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Löschungsverfahren und
das Beschwerdeverfahren
Verfahrenskostenhilfe kann mangels Rechtsgrundlage weder für das patent-
amtliche Löschungsverfahren noch für das patentgerichtliche Beschwerde-
verfahren gewährt werden. Der Gesetzgeber hat ­ im Gegensatz zur Regelung im
Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht – eine entsprechende Ver-
günstigung im Markenrecht bewusst und ausdrücklich nicht vorgesehen und nicht
etwa nur versehentlich unterlassen,       wie die Entstehungsgeschichte des
MarkenRRG 1994 und die seinerzeit geführte Diskussion zur Frage der Einfüh-
rung der Verfahrenskostenhilfe im Markenrecht eindeutig belegt. Diese Entschei-
dung hat der Gesetzgeber dann mit Verabschiedung des Kostenbereini-
gungsG 2001 erneut bekräftigt.

Was den Ausschluss von Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Verfahren
betrifft, hat der Bundesgerichtshof dies ausdrücklich bestätigt (BGH PAVIS
PROMA I/ZA 4/02 Eurowar (V). Hinsichtlich der fehlenden Rechtsgrundlage für
Verfahrenskostenhilfe im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren (die Verwei-
sung des § 82 MarkenG auf die ZPO hilft angesichts der Besonderheit der
markenrechtlichen Kostenregelung nicht weiter) kann auf die Entscheidung BPatG
GRUR 2002, 735, 736 verwiesen werden; die hiergegen gerichtete Verfassungs-
beschwerde hat das Bundesverfassungsgericht wegen Aussichtslosigkeit nicht

angenommen (BVerfG v. 11. Oktober 2004 – I BvR 657/02). Der Beschluss des
Bundesgerichtshofs vom 24. Juni 1999 (GRUR 1999, 998) der sich ohnehin nur
mit der Frage der Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren befasste,
ist durch die aufgezeigte Rechtslage (KostenbereinigungsG 2001 ) überholt.

5. Rechtsbeschwerde / Vorlage zum EuGH
Der Anregung des Antragstellers, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, war nicht zu
folgen, weil der Senat über keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu
entscheiden hatte (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1
MarkenG). Auf die Fragen des Antragstellers, wer die Beweislast für die von dem
Antragsteller angenommene Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin trägt und ob ein
bösgläubiger Anmelder im Löschungsbeschwerdeverfahren durch Verzicht auf die
angegriffene Marke die gerichtlichen Feststellungen über die Bösgläubigkeit
verhindern kann, kam es für die vorliegenden Entscheidungen schon deswegen
nicht an, weil der Antragsteller nach der Überzeugung des Senats eine Bös-
gläubigkeit der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung nicht schlüssig dar-
getan hat. Wie sich eine bösgläubige Anmeldung auf eine spätere Verkehrsdurch-
setzung auswirken kann, ist unerheblich, weil der Senat über eine mögliche Ver-
kehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht zu entscheiden hatte. Aus
diesen Gründen bestand für den Senat auch keinerlei Veranlassung zur Vorlage
des Verfahrens beim Europäischen Gerichtshof.

Stoppel                              Schell                              Werner

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