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(Gebrauchsmuster) BPatG vom 11.4.2011: Fristversäumung, besondere Sorgfaltspflicht des Anwalts bei Risiko irreparablen Rechtsverlusts (35 W (pat) 4/08)

Die Hürden für eine Wiedereinsetzung bei Fristversäumung sind im Zivilprozessrecht hoch. Noch höher sind sie im Gebrauchmuster – und Patentrecht, wenn dem Mandanten irreparabler Schaden droht. Wie in einem aktuell entschiedenen Fall.

Nach Geltendmachung einer Priorität für ein Gebrauchsmuster wurde versäumt, fristgemäß den Nachweis der Priorität zu erbringen. Hier bestand, so das BPatG eine besondere Sorgfaltspflicht des Anwalts, so dass eine Übertragung der Fristenkontrolle an eine sonst zuverlässige Mitarbeiterin nicht ausreichte.  Es handelte sich um eine grds. nicht delegierbare Aufgaben,  so dass eine doppelte Kontrolle, also auch durch den Anwalt, notwendig ist.




BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 4/08
Verkündet am
_______________
11. April 2011
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 013 972
(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)
hat  der  35. Senat  (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat)  des  Bundespatentge-
richts  auf  die  mündliche  Verhandlung  vom  11. April 2011  unter  Mitwirkung  des
Richters Baumgärtner als Vorsitzenden sowie der Richter Guth und Eisenrauch
BPatG 154
08.05

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Die  Beschwerdeführerin,  ein  japanisches  Unternehmen mit  Sitz  in  Tokio
,
hat  am
12. September 2006  beim  Deutschen  Patent-  und  Markenamt  Antrag  auf  Eintra-
gung  eines  Gebrauchsmuster  mit  der  Bezeichnung  „Haarhalter“  gestellt  und  die
Priorität  einer  japanischen  Voranmeldung  vom  13. September 2005,  Nr.  2005-
264639, in Anspruch genommen. Das Gebrauchsmuster ist am 7. Dezember 2006
mit  der  Nummer  20 2006 013 972  in  das  Gebrauchsmusterregister  eingetragen
worden.
Mit  Schreiben  vom  28. Februar 2007  hat  die  Gebrauchsmusterstelle  die  Be-
schwerdeführerin  darauf  hingewiesen,  dass  diese  die  Frist  von  16 Monaten  ab
dem  Prioritätstag,  in  der  unter  anderem  eine  Abschrift  der  früheren  Anm eldung
einzureichen gewesen sei, versäumt habe. Damit sei der Prioritätsanspruch für die
vorliegende Anmeldung verwirkt.
Am  4. April 2007  hat  die Beschwerdeführerin  Antrag  auf  Wiedereinsetzung in die
16-Monatsfrist gestellt und  den fehlenden Prioritätsbeleg  eingereicht. Zur Begrün-
dung  hat  sie  ausgeführt,  dass  die  in  der  Anmeldeabteilung  der  Kanzlei  ihrer  an-
waltlichen  Vertreter  zuständige,  stets  zuverlässige  ausgebildete  Patentanwalts-
fachangestellte Frau M… versehentlich die ihr übertragene Prüfung, ob
eine  Abschrift  der Anmeldungen,  deren  Priorität  in  Anspruch  genommen  worden
sei, vorliege, hier  nicht  durchgeführt habe. Daher sei die  16-Monatsfrist nicht no-
tiert  und auch  die  Abschrift  nicht  angefordert  worden.  Diese Mitarbeiterin  sei  seit
mehr  als  10 Jahren  in  der  Kanzlei,  in  der  sie auch  als  Patentanwaltsfachange-
stellte ausgebildet worden sei, in der Anmeldeabteilung tätig und habe dort bisher
fehlerfrei  gearbeitet,  was  die  in der Kanzlei für  die  Anmeldeabteilung verantwort-
lichen Patentanwälte durch stichpunktartige Überprüfungen festgestellt  hätten. Da
es  sich  bei  den  der  Mitarbeiterin  übertragenen  Aufgaben  um  Routineangelegen-
heiten handele, die delegiert werden dürften, läge ein ihr, der Beschwerdeführerin,
zurechenbares Anwaltsverschulden nicht vor.
Im   Verfahren  vor  der  Gebrauchsmusterstelle  hat  die  Beschwerdeführerin  eides-
stattliche Versicherungen der Kanzleimitarbeiterin Frau M… sowie des
für die Anmeldeabteilung im konkreten Fall verantwortlichen Patentanwalts
,
Herrn
W…
,
vorgelegt, mit der er erklärt hat, dass zu seinem Verantwor-
tungsbereich  insbesondere  die  Überprüfung  der  Richtigkeit  der  Angaben  in  der
Post, die  beim  Deutschen  Patent-  und  Markenamt  eingereicht  werde, sowie  das
anschließende  Unterschreiben  dieser  Post  sowie  die  Überprüfung  und  Unter –
schreibung  säm tlicher  Post  der  Anmeldeabteilung  an  die  einzelnen  Mandanten
gehörten.
Mit Beschluss  vom  7. November 2007 hat die  Gebrauchsmusterstelle den Antrag
auf  Wiedereinsetzung  mit  der  Begründung  zurückgewiesen,  dass  die  Beschwer –
deführerin nicht ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist zur Vorlage der Ab-
schrift  gehindert  gewesen  sei.  Entgegen  dem  Vortrag  der  Beschwerdeführerin
habe  nicht  ausschließlich  die  Patentanwaltsfachangestellte  die  versäumte  Anfor-
derung der fehlenden Abschrift  zu vertreten. Vielmehr sei  neben  ihr auch der an-
waltliche  Vertreter  der  Beschwerdeführerin für  den Mangel verantwortlich, den  er
habe erkennen müssen. Es habe zu seinen  Aufgaben gehört, das an seine Man-
dantin gerichtete Schreiben vom 7. November 2006, den so genannten „Filing-Re-
port“, in dem  mitgeteilt worden sei,  dass  die  Priorität  der japanischen  Voranmel-
dung  in  Anspruch  genomm en  worden  sei,  auf inhaltliche Vollständigkeit  zu über –
prüfen. Dies habe er unterlassen.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin.

Zur  Begründung  führt  sie  aus,  dass  ausschließlich  die  Patentanwaltsfachange-
stellte Frau M… das Fristversäumnis zu vertreten habe. Einfache und ausfüh-
rende Tätigkeiten wie bloße Fristberechnungen und deren Notierung dürften nach
der  Rechtsprechung  auf  zuverlässiges,  erfahrenes  Personal  übertragen  werden.
Frau M… habe nur die Vollständigkeit der Unterlagen zu überprüfen gehabt,
was keine juristische Wertung erfordere. Außerdem sei der Mitarbeiterin, die einen
hohen  Kenntnisstand  hinsichtlich  der  Formalitäten  bei  Verfahren  vor  dem  Deut-
schen Patent- und Markenamt durch jahrelange unbeanstandete Tätigkeit in einer
großen  Kanzlei  bewiesen  habe,  die  Bedeutung  des  Vorhandenseins  einer  Ab-
schrift der prioritätsbegründenden Anmeldung bekannt gewesen. Da im vorliegen-
den Fall aufgrund eines Versehens der sonst zuverlässigen Fachangestellten eine
Frist  zur Einreichung  der  Abschrift  nicht  notiert  worden  sei,  sei  dem  zuständigen
Patentanwalt,  der  üblicherweise  von  qualifizierten  Hilfskräften  berechnete  und
notierte  Fristen  kontrolliere,  die  Akte  der  Anmeldung  auch  nicht  zur  Bearbeitung
als  Fristsache  vorgelegt  worden.  Dementsprechend  sei  ihm  bei  Unterzeichnung
des  Anmeldeberichts  kein  anwaltliches  Verschulden  unterlaufen.  Hinsichtlich  der
Richtigkeit des „Filing-Reports“, der ihm wie üblich ohne die entsprechende Hand-
akte vorgelegt worden sei, habe sich Patentanwalt W… auf die Patentan-
waltsfachangestellte  verlassen  können.  Die  in  der  Kanzlei  der  Vertreter  der  Be-
schwerdeführerin praktizierte Vorgehensweise habe sich jahrelang bewährt.
Es  könne  von  einem  Anwalt nicht verlangt werden, vor der Unterzeichnung  jeder
eine  Frist  betreffenden  Mitteilung  den  gesamten  Akteninhalt  zu  überprüfen,  ob
dieser Bericht zutreffend und vollständig  sei,  ansonsten wären im Endeffekt auch
einfache Aufgaben nicht mehr delegierbar. Nicht  vergleichbar seien Fälle aus der
Rechtsprechung, die die Anforderungen an die erforderliche Sorgfalt bei der Wah-
rung von Rechtsmittelfristen beträfen, weil der Verlust der Priorität keinen Rechts-
verlust bewirke und die Prioritätsunterlagen nachträglich noch ergänzt und berich-
tigt werden könnten

Die Beschwerdeführerin beantragt,
den  Beschluss  der  Gebrauchsmusterstelle  vom
7. November 2007 aufzuheben und Wiedereinsetzung in die Frist
zur  Einreichung  der  Abschrift  der  Japanischen  Anmeldung
Nr. 2005-264639 zu gewähren.
Weiterhin regt die Beschwerdeführerin an, die Rechtsbeschwerde  zuzulassen zur
Klärung  der  Frage,  ob  es  Teil  der  den  Sorgfaltsanforderungen  entsprechenden
Büroorganisation  sei,  dass  der  Anwalt  die  Erfordernisse  des  Nichtberichtens  zu
beachten habe.
Im  Übrigen wird auf den  Akteninhalt und die Schriftsätze der  Beschwerdeführerin
sowie deren Anlagen verwiesen und Bezug genommen.
II
Die  Beschwerde  ist  zulässig,  hat  in  der  Sache  aber  keinen  Erfolg,  weil  die
Gebrauchsmusterstelle zu  Recht den  Antrag der  Beschwerdeführerin  auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen hat.
Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Abschrift der Pri-
oritätsanmeldung (§ 21 Abs. 1 GebrMG,  § 123 PatG) ist  zwar zulässig, aber nicht
begründet.
1.
Die  Wiedereinsetzung  ist  fristgemäß  schriftlich  innerhalb  von  zwei  Monaten
nach  Wegfall  des  Hindernisses,  näm lich nachdem  die  Vertreterin der  Beschwer –
deführerin im März 2007 vom Fehlen der Abschrift der früheren Anmeldung erfah-
ren hatte, beantragt und die Unterlage gleichzeitig nachgereicht worden.

2.

Die Frist zur Einreichung der Prioritätsunterlagen ist jedoch nicht ohne ein der
Beschwerdeführerin  zurechenbares  Verschulden  des  Anwalts  (§ 85  Abs. 2  ZPO)
versäumt  worden,  weil  der  anwaltliche  Vertreter  der  Gebrauchsmusterinhaberin
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat (§ 278 BGB).
Der die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung bearbeitende Patentanwalt
W… hat die Anmeldung unterschrieben, der noch nicht die Abschrift der
früheren japanischen  Anmeldung beigefügt war, ohne  die fehlenden  Anlagen an-
zufordern oder eine Frist zur Ergänzung der Anmeldung zu notieren. Es kann hier
dahinstehen,  ob  die  Praxis  in  der  Kanzlei  der  anwaltlichen  Vertreter  der  Be-
schwerdeführerin bereits einen Organisationsmangel darstellt, die Anforderung der
fehlenden  Unterlagen  auf  einen  späteren  Zeitpunkt  zu  verschieben,  nämlich  auf
die Erstellung des „Filing-Reports“. Ein Anwalt muss sein Büro jedenfalls so orga-
nisieren,  dass  Fristversäumnisse  unter  norm alen  Umständen  nicht  vorkommen.
Auch wenn man die Feststellung, ob die Prioritätsunterlagen vollständig sind oder
nicht,  als  delegierbare  Tätigkeit  ansieht,  entbindet  dies  den Anwalt  schon  grund-
sätzlich  nicht  davon, ein  von  ihm  unterzeichnetes, von einer Hilfskraft  vollständig
vorbereitetes,  Schreiben  auf  seine  inhaltliche  Richtigkeit  zu  überprüfen. Nach
Auffassung des Senats wäre der verantwortliche Patentanwalt allein deshalb
,
weil
in dem Schreiben die Inanspruchnahme der Priorität in Bezug genommen worden
ist,  verpflichtet gewesen, selbst nachzuprüfen, ob die  hierfür erforderlichen Unter-
lagen  bereits eingereicht worden waren  oder noch fehlten. Er hätte sich nicht auf
die  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der ihm  – wie  in der  Kanzlei  üblich  –  ohne die
Handakte überreichten Mitteilung an die Mandantin ohne weitere Verifizierung des
Sachverhalts verlassen und diese unterzeichnen dürfen. Wie Patentan-
walt W… in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 22. Mai 2007 unter
Ziffer 1.  im  zweiten  Absatz  dargelegt  hat
,
gehört  zu  seinem  Verantwortungsbe-
reich unter anderem  die (auch inhaltliche) Überprüfung und Unterzeichnung sämt-
licher Post  der Anmeldeabteilung  an  die  Mandanten
.
Dieser  nach der  Rechtspre-
chung  im   Falle  nicht  delegierbaren  Aufgabe  (vgl.  Schulte,  PatG,  8. Aufl.  2008,
§ 123 Rn. 100) kann  der Anwalt nur gerecht werden, wenn er sich nicht der Mög-
lichkeit einer Kontrolle begibt, indem er sich die Akten nicht vorlegen lässt.
In dem „Filing-Report“ vom 7. November 2006 an die Mandantin wird ausdrücklich
erwähnt,  dass  die  Priorität  der  japanischen  Voranmeldung  vom  13.  September
2005 in  Anspruch  genommen worden sei. In  Anbetracht der  gravierenden Folgen
der Verwirkung des Prioritätsrechts durfte der Vertreter sich jedenfalls nicht darauf
verlassen,  dass  das  Fehlen  eines  Hinweises,  bis  wann  die  Prioritätsunterlagen
einzureichen  seien,  automatisch die  Vollständigkeit  der mit  der vorliegenden  An-
meldung  beim   Deutschen  Patent-  und  Markenamt  eingereichten  Unterlagen  be-
deute. Vielmehr  wäre insoweit eine Nachfrage bzw. Nachprüfung  erforderlich ge-
wesen,  durch die  auch rechtzeitig  erkannt worden wäre, dass vergessen worden
war, die 16-Monatsfrist zu notieren.
Gerade bei  wichtigen Verfahrenshandlungen, wie es die  Einlegung eines Rechts-
mittels,  aber auch  die Beanspruchung einer ausländischen  Priorität ist, sind  sehr
hohe Anforderungen an die  Sorgfalt des patentanwaltlichen Vertreters zu stellen.
Nach allgemeiner Ansicht obliegt dem Anwalt nämlich im Interesse des Rechtssu-
chenden  die  Pflicht,  sicherzustellen,  dass  die  Handlung  wirksam  ist  (vgl.  dazu
Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 123 Rn. 43). Einer besonderen Sorgfalt bedarf es
dann,  wenn  – wie  hier –  ein  Fehler  zu  einem  irreparablen  Rechtsverlust  führen
kann,  weil  ein  der Wirksamkeit  der  Handlung  entgegenstehender  Mangel  später
nicht mehr beseitigt werden kann. Die Überwachung von solchen Angelegenheiten
darf der Vertreter nach der Rechtsprechung  und der  Spruchpraxis des  EPA nicht
vollständig  Hilfspersonen  überlassen  (vgl.  Busse,  Patentgesetz,  6. Aufl.,  § 123
Rn. 33; EPA T 25/96 RBK 2000, 55; für Kontrolle von die Prioritätsfrist wahrenden
Eingaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit BGH GRUR 1979, 626 – Elektrostati-
sches  Ladungsbild).  Entsprechendes  gilt  für  die  Berechnung  und  Kontrolle  von
Rechtsmittelfristen  (vgl.  Busse,  a. a. O.)  und  die  Kontrolle  von  die  Prioritätsfrist
wahrenden Eingaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit (BGH GRUR 1979, 626 –
Elektrostatisches  Ladungsbild).  Im  vorliegenden  Fall  der  Prioritätsfrist handelt  es
sich  um  eine  solche,  eine  besondere  Sorgfaltspflicht  auslösende  Fallgestaltung.
Zwar hat die Versäumung der Prioritätsfrist nicht zu Folge, dass das angemeldete
Gebrauchsmuster nicht registriert werden kann, sondern es erhält nur einen späte-
ren  Zeitrang.  Jedoch  bedeutet  ein  späterer  Zeitrang,  dass  das  aus  dem
Gebrauchsmuster  fließende  Recht  gegenüber  früheren  Rechten  –  z. B.  solchen,
die in der Zeit zwischen beanspruchter Priorität  und Eingang der Anmeldung des
Gebrauchsmusters  entstanden  sind  –  nicht  geltend  gemacht  werden  kann  oder
dass diese Rechte die  Rechtsbeständigkeit des  Gebrauchsm usters in Frage  stel-
len können.
Die  von  den  Vertretern  der  Beschwerdeführerin  zitierte  Rechtsprechung  BGH
NJW-RR 199, 429, BGH NJW 2008, 854 und BFH IX B 77/09, veröffentlicht in juris
Das  Rechtsportal)  betrifft  dagegen  keine  vergleichbaren  Fälle.  Denn  es  handelt
sich um Sachverhalte, bei denen die Sorgfaltspflichtverletzung nicht beim Vertreter
selbst lag,  weil  dessen Büroorganisation ordnungsgem äß war  und er selbst nicht
erkennen konnte, dass ein Fehler in Verbindung m it einer fristgebunden Handlung
vorlag.  Die  Rechtsprechung  hat  zwar  außerdem  auch  anerkannt,  dass  bei  der
Abweichung  von konkreten Einzelanweisungen den Anwalt kein  Verschulden trifft
und  dass er die  Berechnung  und Notierung  einer  Berufungsfrist einer geeigneten
Büroangestellten übertragen  kann (vgl. dazu etwa Schulte
,
Patentgesetz a. a. O.)
Die  Notierung  einer  Berufungsbegründungsfrist  beinhaltet  jedoch  nur  eine  reine
Fristberechnung, nicht aber die Vorbereitung und Zusammenstellung von Unterla-
gen,  den  Inhalt  einer  Verfahrenshandlung  oder  eine  Mitteilung  hierüber  an  den
Mandanten.  Derartige  komplexere  Tätigkeiten  können  einer  Angestellten  nicht
ohne  weitere  Kontrolle  überlassen  werden.  So  geht  die  Rechtsprechung  davon
aus, dass ein Anwalt, dem die Handakten zur Anfertigung einer Berufungsbegrün-
dung  vorgelegt  werden,  eigenverantwortlich  die  Berufungsbegründungsfrist  zu
prüfen hat (vgl. BGH NJW 2003, 437).
Vorliegend hat  sich  der  Vertreter  der  Beschwerdeführerin  generell  darauf  verlas-
sen, dass  ihm nach Überprüfung durch seine Büroangestellte  der zutreffende „Fi-
ling-Report“  zur  Unterschrift  vorgelegt  wird,  ohne  eine  Kontrolle  nach  dem  „Vier-
augenprinzip“  vorzusehen.  Außerdem  hat  der  Vertreter  der  Beschwerdeführerin
die  Anmeldung  unterschrieben,  der  noch  nicht  die  Abschrift  der  früheren  japani-
schen  Anmeldung  beigefügt  war,  ohne  die  fehlenden  Anlagen  anzufordern  oder
eine  Frist  zur Ergänzung der  Anmeldung  zu  notieren.  Es  geht  also  nicht  darum,
dass der  Anwalt  –  was  möglicherweise  unzumutbar  wäre  –  vor  jeder  Unterschrift
die  gesamte Akte  überprüfen muss. Vielmehr hält es der  Senat  mit der  allgemei-
nen Ansicht nur für erforderlich, dass durch Kontrollen sichergestellt wird, dass je-
weils  die  konkreten  Voraussetzungen  für  Handlungen  oder  Erklärungen  erfüllt
sind, bei denen Fehler schwere Rechtsnachteile zur Folge haben könnten.
Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist kommt deshalb nicht in Betracht.
Auf die  Frage, ob die Überwachung der Vollständigkeit der den Schriftsätzen  bei-
gefügten  Prioritätsunterlagen  und  einfache  Fristberechnungen  und  -notierungen
auf  eine  Patentanwaltsfachangestellte  übertragen  werden  durften, ob  die mit  der
Sachbearbeitung  betraute  Fachkraft  ausreichend  qualifiziert  und  überwacht  wor-
den  ist  oder  ob  sie  grundsätzlich  zuverlässig  arbeitet,  kommt  es  vorliegend  bei
dieser  Sach-  und  Rechtslage  nach  Auffassung  des  Senats  nicht  an  (vgl.  dazu
BGH GRUR 1979, 626 – Elektrostatisches Ladungsbild).
3.
Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt ebenfalls nicht in Betracht, weil
die  Anforderungen  an  die  Sorgfaltspflichten  eines  Anwalts  bei  der  Abgabe  von
verfahrensbestimmenden  Angaben  bereits  umfassend  höchstrichterlich  geklärt
sind (vgl. etwa Schulte, Patentgesetz, a. a. O.).
Baum gärtner Eisenrauch Guth
Pr