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(Markenrecht-Archiv) OLG Hamburg vom 28.07.2005 zur Markenverletzung durch nicht benutzte Domain „Metrosex“ (5 U 141/04)

Auch lediglich registrierte Domains können zu Unterlassungsansprüchen des Markeninhabers führen. Zwar stellen inhaltsleere Homepages noch keine rechtsverletzende Benutzung dar, jedoch  besteht Erstbegehungsgefahr, wenn konkrete Hinweise vorliegen, dass die Domain in der Zukunft geschäftlich genutzt werden soll.




OLG Hamburg vom 28. Juli 2005

5 U 141/04


Verfahrensgang:

Tenor

Die Beklagte wird verurteilt,

1) es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten – die Ordnungshaft zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer – zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen

“ metrosex “

und/oder

„metro-sex“,

und/oder

„metrosexuality“,

insbesondere die Domain-Adressen

www.metrosex.de

und/oder

www.metro-sex.de

und/oder

www.metrosexuality.de

zu verwenden und/oder verwenden zu lassen;

2) gegenüber der DENIC in die Löschung der Domainadressen www.metrosex.de , www.metro-sex.de und www.metrosexuality.de einzuwilligen.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Auf die Widerklage wird die Klägerin verurteilt,

1) hinsichtlich ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer/Aktenzeichen 1056577 eingetragenen Wort-/Bildmarke „METRO Top Hit“ in die Löschung einzuwilligen sowie

2) hinsichtlich ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registrierungsnummer/Aktenzeichen 1165012 eingetragenen Wort-/Bildmarke „METRO“ im Hinblick auf die unter den Waren- und Dienstleistungsklassen 1, 2, 4 bis 13, 15, 17 bis 28, 33 und 34 aufgelisteten Waren und Dienstleistungen in die Löschung einzuwilligen.

IV. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

V. Von den Kosten des Rechtsstreites trägt die Klägerin 70% und die Beklagte 30%.

VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 170.000,- abwenden, wenn nicht zuvor die Klägerin Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht zuvor die Beklagte Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils vollstreckbaren Betrages leistet.

VII. Die Revision wird nicht zugelassen.

Die Streitwerte werden für die erste und zweite Instanz wie folgt festgesetzt:

1) Klage:

Unterlassungsantrag

EUR

150.000,-

Löschungsantrag

EUR

20.000,-

Auskunftsantrag

EUR

15.000,-

Feststellungsantrag

EUR

15.000,-

2) Widerklage:

„METRO“

EUR

25.000,-

„METRO Top Hit“

EUR

25.000,-
Gründe

I.

Die Klägerin begehrt mit der Klage Unterlassung, Löschung, Auskunft sowie die Feststellung eines Anspruches auf Zahlung von Schadensersatz. Die Beklagte begehrt widerklagend die Löschung der klägerischen Marken „METRO“ und „METRO Top Hit“.

Die Klägerin gehört zur M. AG. Diese handelt unter der Bezeichnung M. Group und ist das größte deutsche und weltweit das fünftgrößte Handelsunternehmen. Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen zwischen den zur M.-Group gehörenden Tochterfirmen ist die Klägerin nach Übertragung der Markenrechte seitens der Tochterfirma M. GmbH Inhaberin der am 15.4.1995 angemeldeten und am 17.11.1995 eingetragenen, der Klage zugrunde liegenden deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 395 16389.7 mit den gelben Buchstaben „METRO“. Diese Marke ist für praktisch sämtliche Waren und Dienstleistungen, nämlich für die Waren- und Dienstleistungsklassen 1 bis 36 und 38 bis 42 eingetragen. Die Marke befindet sich noch bis Ende März 2007 innerhalb der Benutzungsschonfrist (Anlage K 2, K 20, B 11). Die Klägerin ist weiterhin durch die ebenfalls zu ihren Gunsten vorgenommenen Übertragungen Inhaberin der am 2.10.1990 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 1165012 „METRO“ (Anlage WA 1) und der am 30.11.1983 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 1056577 „METRO Top Hit“ (Anlage WA 2). Diese beiden Marken sind Gegenstand der Widerklage. Die M. AG hat mit Schreiben vom 11.11.2003 der Klägerin u.a. die Ermächtigung erteilt, die der M. AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen zustehenden Kennzeichenrechte an der Firmenbezeichnung „METRO“ gerichtlich geltend zu machen (Anlage K 3).

Die Beklagte handelt mit Baustoffen und Klempnerbedarf und ist eine „Internet Werbe und Vermarktungsagentur“ („Internetschmiede“/Anlage K 25). Sie betreibt eine Tochterfirma, die T. GmbH, die 10.000 registrierte Domains besitzt und sich mit E-Commerce beschäftigt und als Domainverwalter, Portalanbieter und Internet-Dienstleister tätig ist. Unter der Domain www.eros.de bietet die T. GmbH pornografisches Material und Sexartikel an (Anlage K 27). Die Beklagte ließ für sich am 9.7.2003 bei der DENIC die Domains www.metrosex.de, www.metrosexuality.de und www.metro-sex.de registrieren. Die Beklagte meldete beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 22.10.2004 die Wortmarke “ METROSEX “ an. Diese Marke wurde am 2.12.2004 für die Warenklassen 3, 14, 18 eingetragen (Anlage K 31). Die Klägerin legte unter dem 7.3.2005 gegen die Eintragung Widerspruch ein (Anlage K 32). Die Marke ist auf Erklärung der Beklagten von dem DPMA am 13.5.2005 gelöscht worden.

Die Klägerin bzw. die Unternehmensgruppe M. sieht sich durch diese Domain-Registrierungen der Beklagten in ihren Kennzeichnungs- und Namensrechten verletzt. Die M. AG und die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die M. GmbH, haben die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 20.10.2003 erwirkt (LG Hamburg 416 O 259/03).

Die Klägerin hat vorgetragen, dass das Firmenschlagwort und die Marke „METRO“ einen hohen Bekanntheitsgrad genieße. So habe die von der Firma Ipsos Deutschland GmbH – unstreitig – im April 2003 durchgeführte Verkehrsbefragung zur Bekanntheit des Namens „METRO“ bei offener und spontaner Befragung ergeben, dass der Name von 62,2% der Befragten der Unternehmensgruppe zugeordnet worden sei (Anlage K 5). Die Kennzeichenrechte der Klägerin würden durch die Domains verletzt, da eine unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben sei. Der Bestandteil „metro“präge die angegriffenen Bezeichnungen. Die Bestandteile „sex“ bzw. „sexuality“ würden im Rahmen der Domain vom Verkehr als beschreibend für ein Angebot von Bildern, Texten und Filmen pornographischen Inhalts und anderer Sexartikel verstanden werden. Es bestehe Erstbegehungsgefahr, die von der Beklagten nicht ausgeräumt worden sei.

Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1) es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen

„metrosex“

und/oder

„metrosexuality“

und/oder

„metro-sex“,

insbesondere die Domain-Adressen

www.metrosex.de

und/oder

www.metrosexuality.de

und/oder

www.metro-sex.de

zu verwenden und/oder verwenden zu lassen;

2) gegenüber der DENIC in die Löschung der Domainadressen www .metrosex.de, www.metrosexuality.de und www.metro-sex.de einzuwilligen,

3) der Klägerin Auskunft unter Angabe der erzielten Umsätze und Werbeausgaben, aufgeschlüsselt nach Vierteljahren, darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die oben unter Ziffer 1) bezeichneten Handlungen vorgenommen hat,

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu I. Ziffer 1) beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

Die Beklagte hat beantragt,

I. die Klage abzuweisen,

und widerklagend

II. die Klägerin zu verurteilen, hinsichtlich ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer/Aktenzeichen 1165012 eingetragenen Wort-/Bildmarke „METRO“ sowie der unter der Registernummer 1056577 eingetragenen Wort-/Bildmarke „METRO Top Hit“ in die Löschung einzuwilligen.

Sie hat vorgetragen, dass die Domains – unstreitig – bis heute nur registriert, nicht aber in Benutzung genommen seien. Die Wirksamkeit der „Ermächtigung“ der Klägerin durch die M. AG werde in Abrede gestellt, da das Schreiben nicht die Unterschriften aller Vorstandsmitglieder trage. Die Ausführungen der Klägerin zu den Möglichkeiten einer Benutzung der Domains seien Unterstellungen. Ob und gegebenenfalls in welcher Weise die Domainnamen zukünftig genutzt werden sollen, würde bei ihr noch geprüft. Sie beabsichtige nicht vor intensiver markenrechtlicher Prüfung, sich unter Verwendung der Zeichenfolgen “ metrosex „, „metrosexuality“ und „metro-sex“ im Rahmen des Produktabsatzes, schon gar nicht hinsichtlich Produkten wie sie unter www.eros.de zugänglich gemacht würden, zu betätigen oder ein Unternehmen oder eine Person zu bezeichnen.

Der Begriff “ metrosex “ bzw. „metrosexuality“ beschreibe einen neuen, in Metropolen wie etwa New York anzufindenden, heterosexuell orientierten, in Düfte und Marken-Outfit gehüllten Männertypus.

Bezüglich der Klagemarke werde die Nichtbenutzungseinrede erhoben, da diese lediglich eine Wiederholungsmarke darstelle und die Klägerin sich daher auf die Benutzungsschonfrist nicht berufen könne.

Die Marken 1165012 „METRO“ und 1056577 „METRO TopHit “ seien wegen Nichtbenutzung löschungsreif. Die genannten Marken seien von der Klägerin oder den Rechtsvorgängern seit 1998 nicht ernsthaft für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt worden.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Sie hat vorgetragen, dass die mit der Widerklage angegriffenen Marken – unter Berücksichtigung der Besonderheiten einer Händlermarke bzw. -Zweitmarke- ernsthaft im Sinne von § 26 MarkenG benutzt worden seien und macht in dem Schriftsatz vom 7.4.2004 hierzu umfängliche Ausführungen.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung, Einwilligung in die Löschung und Auskunfterteilung verurteilt sowie festgestellt, dass die Beklagte zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet ist und die Widerklage abgewiesen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das landgerichtliche Urteil auch zur Ergänzung des Tatbestandes verwiesen.

Die Beklagte hat gegen das Urteil des Landgerichts form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Mit den Berufungsanträgen begehrt sie die Abweisung der Klage und die Verurteilung der Klägerin entsprechend ihren gestellten Widerklageanträge. Zur Begründung ihrer Berufung führt sie aus, dass

>der Auskunfts- und Schadensersatzanspruch bei Vorliegen der von dem Landgericht angenommenen Erstbegehungsgefahr nicht begründet sei. Eine in der Vergangenheit liegende Verletzungshandlung der Beklagten sei nicht behauptet oder belegt;

>das Schlechthinverbot zu weit sei;

>im Hinblick auf die abgegebenen Erklärungen der Beklagten eine Erstbegehungsgefahr nicht angenommen werden könne;

> keine kennzeichenmäßige Benutzung vorliege;

>der Verkehr die Silben „-sex“, „-sex“ und „-sexuality“ nicht beschreibend auffasse, er trenne die Gesamtbegriffe daher nicht; “ metrosex “ werde als Sachbegriff verstanden;

>das Landgericht keinen Kollisionszeitpunkt im Hinblick auf § 14 Abs. 2 MarkenG festgestellt habe;

>§ 23 Abs. 2 MarkenG nicht berücksichtigt worden sei;

>die Klägerin durch die vorgelegten Anlagen für den relevanten Zeitraum vom 20.2.1999 bis 20.2.2004 eine rechtserhaltende Benutzung der Verfallsmarken nicht belegt habe.

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil und trägt insbesondere im Hinblick auf die Widerklage mit Schriftsatz vom 23.5.2005 weiter vor. Die Erstbegehungsgefahr sei spätestens im Hinblick auf die Markeneintragung der Beklagten zu bejahen. Sie habe die rechtserhaltende Benutzung der angeblichen Verfallsmarken, die als Händler- bzw. Zweitmarken im Rahmen des Geschäftsbetriebes der M.-Gruppe unter Berücksichtigung des hier vorliegenden Vertriebs an Weiterverkäufer im Massengeschäft benutzt würden, ausreichend dargelegt.

Ergänzend wird Bezug genommen auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 23.1.2004, 11.6.2004, 24.3.2005 und 30.6.2005. Es wird weiterhin auf den Inhalt der zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Verfügungsakte LG Hamburg 416 O 259/03 verwiesen.

II.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, aber sowohl hinsichtlich der Klage als auch der Widerklage nur zum Teil begründet.

A. Zur Klage:

1. Die Klägerin besitzt gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung aus §§ 15 Abs. 3, 4 iVm § 5 Abs. 2 MarkenG.

Nach § 15 Abs. 3 MarkenG ist Dritten untersagt, eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Nach § 5 Abs. 2 MarkenG sind Unternehmenskennzeichen auch Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes benutzt werden. Diesen besonderen Bezeichnungen stehen Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebes von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Kennzeichen gelten (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Nach den Voraussetzungen der Norm können also besondere Geschäftsbezeichnungen unabhängig von der Firma der Unternehmung entstehen und neben dieser geführt werden. Sie weisen anders als Name und Firma nicht auf den Träger des Unternehmens hin, sondern auf das Objekt als organisatorische Einheit (vgl. Ingerl/Ronke, MarkenG, 2. Aufl., Rn. 26 zu § 5 MarkenG). Diese Voraussetzungen liegen für das von Haus aus kennzeichnungskräftige Unternehmensschlagwort „M.“ vor. Unter diesem Schlagwort werden vom Verkehr nicht nur die Unternehmensholding („M. Group“) als organisatorische Einheit insgesamt, sondern auch die Muttergesellschaft („M. AG“) und die einzelnen Töchterunternehmen, die jeweils das Zeichen „M.“ in ihrer Firma ausweisen (Anlage K 22), verstanden. Diese Feststellung kann der Senat treffen, da seine Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören.

a. Die Klägerin kann sich auf ein eigenes Kennzeichnungsrecht nach §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 3 MarkenG berufen, da sie als Tochterunternehmen der M.-Group das seit Jahren existente Unternehmensschlagwort „M.“ in Anspruch nehmen kann. Die Klägerin ist darüber hinaus ausdrücklich ermächtigt, die Namens- und Kennzeichenrechte an der Firmenbezeichnung „M.“, also auch einschließlich des durch die §§ 5, 15 MarkenG geschützten Unternehmensschlagworts, gerichtlich geltend zu machen. Dieses ergibt sich aus der Ermächtigung der Muttergesellschaft M. AG vom 11.11.2003 (Anlage K 3). Die von der Beklagten in der Klagerwiderung ohne Überzeugungskraft dargelegten Bedenken an der Wirksamkeit dieser Ermächtigung greifen nicht durch. Zwar geht § 78 Abs. 1, 2 Satz 1 AktG grundsätzlich von einer Gesamtvertretung der Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft aus. Der Umstand, dass die Ermächtigungserklärung nicht von allen Vorstandsmitgliedern des vierköpfigen Vorstandes unterzeichnet worden ist, macht diese Erklärung aber nicht unwirksam. Denn § 78 AktG regelt die Art und Weise der Gesamtvertretung nicht (vgl. Hüffer, Aktiengesetz, 6. Aufl., Rn. 12 zu § 78 AktG). So ist eine gemeinsame Erklärung aller Vorstandsmitglieder, aber auch die getrennte Abgabe übereinstimmender Erklärungen, aber auch die – nur intern erteilte – Einwilligung oder Genehmigung der anderen Vorstandsmitglieder zu einer Erklärung eines anderen Vorstandsmitgliedes möglich (Hüffer a.a.O.). Für ein solches Einverständnis der Vorstandsmitglieder, die die Ermächtigung nicht mit unterschrieben haben, spricht, dass die M. AG als Muttergesellschaft der M.-Group und die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die M. GmbH, wegen des hier den Streitgegenstand der Unterlassungsklage bildenden Verhaltens der Beklagten die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 20.10.2003 (416 O 259/03) gegen die Beklagte erwirkt haben und nunmehr die Klägerin als offenbar für die Kennzeichenrechte zuständige Tochterfirma der Holding das vorliegende Hauptsacheverfahren gemäß §§ 926, 936 ZPO betreibt. So ist die Klägerin bereits vor der Ermächtigung durch die M. AG unstreitig im Rahmen der von dieser als Muttergesellschaft veranlaßten Umstrukturierung der M.-Group Inhaberin diverser Markenrechte der Unternehmensgruppe geworden (vgl. Anlage K 2). Die Bedenken gegen die Wirksamkeit der Ermächtigung der M. AG sind von der Beklagten mit der Berufungsbegründung nicht mehr weiter verfolgt worden.

b. Die Beklagte hat die Domainnamen www.metrosex.de, www.metrosexuality.de und www.metro-sex.de im geschäftlichen Verkehr bei der DENIC registrieren lassen. Es besteht insoweit zumindest Erstbegehungsgefahr für eine Benutzung dieser drei Zeichen im geschäftlichen Verkehr im Sinne von § 15 Abs. 3 MarkenG.

Allerdings ist der Beklagten zuzugeben, dass die Registrierung einer Domain allein grundsätzlich noch keine Benutzungshandlung im Sinne der zu prüfenden Vorschrift darstellt. Dieses jedenfalls dann, wenn eine Homepage noch nicht vorhanden bzw. inhaltsleer ist („Baustelle“), da in diesem Fall nicht gesagt werden kann, zu welchen Zwecken die Registrierung erfolgt ist. Solche inhaltsleeren Homepages stellen demgemäß grundsätzlich keine rechtsverletzende Benutzung dar, denn der Domainname ist noch keinen konkreten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet. Auch ist die Nutzung der Domain zu Zwecken außerhalb einer geschäftlichen Nutzung denkbar. Daher besteht in der Regel auch keine Erstbegehungsgefahr, da es an konkreten Hinweisen mangelt, für welche Waren oder Dienstleistungen die Domain in Zukunft benutzt werden könnte (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., Rn. 79, 147 Nach § 15 MarkenG).

Dieses ist allerdings nach Auffassung des Senates dann anders zu beurteilen, wenn sich aus den tatsächlichen Umständen des Einzelfalles ergibt, dass und welche Nutzungen der Domaininhaber im geschäftlichen Verkehr beabsichtigt (so auch Ingerl/Rohnke a.a.O. Rn. 63 Vor § 14, Rn. 79 Nach § 15 MarkenG).

Nach dem unstreitigen Vorbringen der Parteien liegen hinsichtlich der registrierten Domains Umstände vor, die den konkreten Schluß darauf zulassen, dass die Beklagte diese Domain im geschäftlichen Verkehr benutzen will. Dieses ergibt sich zunächst aus der Tatsache, dass die Domainnamen von der Beklagten als einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind. Diese Registrierung ist nach der gesetzlichen Regel des § 344 Abs. 1 HGB somit im Zweifel zu Zwecken des geschäftlichen Verkehrs erfolgt. Die Beklagte umfasst mehrere Unternehmensbereiche, nämlich den Dachbaustoffgroßhandel, den Großhandel mit Baumaterialien und den Einzelhandel mit Radio- und Fernsehgeräten. Darüber hinaus betreibt die Beklagte die sog. „Internetschmiede“ als Internet Werbe- und Vermarktungsagentur. Einen weiteren Unternehmensbereich stellt ihre Tochterfirma, die T. GmbH, dar, die sich mit E-Commerce, Domainverwaltung und der Anbietung von Portalen befasst. Der Geschäftsgegenstand der Beklagten liegt nach deren Unternehmensrepräsentation unter www.p…de darüber hinaus im EDV- und Online-Dienstleistungen aller Art (Anlage K 25). Die Beklagte registriert über ihre Tochterfirma T. GmbH in erheblichem Umfang Domainadressen für sich, um diese an Dritte zu verkaufen, zu vermieten oder selbst zu nutzen. Insbesondere die Vermietung der Domains erfolgt „zu Werbe- und PR-Zwecken“ (Anlage K 26). Damit sollen die verkauften bzw. vermieteten Domains ausdrücklich der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen dienen. Unter der für diese Tochterfirma registrierten Domain www.eros.de bietet die Beklagte darüber hinaus umfangreich Sexartikel und pornografisches Material an (Anlage K 27). Diese Aktivitäten der Beklagten geben konkrete Hinweise dafür, dass sie auch die hier streitgegenständlichen Domains für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen kennzeichenmäßig nutzen kann und nutzen will. Diese Umstände belegen hinreichend konkret eine Erstbegehungsgefahr.

Diese Erstbegehungsgefahr für eine Benutzung der Domains im geschäftlichen Verkehr ist weiter konkretisiert durch die Tatsache, dass die Beklagte beim DPMA für sich die Wort-Marke “ METROSEX “ für die Waren „Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente; Reise- und Handkoffer und Handtaschen, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke“ (Warenklassen 3, 14, 18am 2.12.2004), also bereits nach Rechtshängigkeit der Berufung, hat eintragen lassen (Anlage K 31). Mit der Anmeldung und Eintragung dieser mit der Domain “ metrosex “ identischen Marke ist seitens der Beklagten verdeutlicht worden, dass sie jedenfalls in Bezug auf die angemeldeten Waren am geschäftlichen Verkehr teilzunehmen gedenkt. Der Senat bejaht aus dieser Tatsache auch eine Erstbegehungsgefahr für die Domain „metro-sex“, da sich diese nur durch den Bindestrich von der Domain “ metrosex “ unterscheidet. Beide Bezeichnungen sind als Wortmarke klanglich vollständig und schriftbildlich fast vollständig identisch. Weil die Silben „sex“ in diesen beiden Domainnamen nur dem Verkehr geläufige Abkürzungen für den englischsprachigen Begriff „sexuality“ darstellen, gilt dieses wegen der begrifflichen Ähnlichkeit auch für die Domain „metrosexuality“.

Der Umstand, dass die Marke “ METROSEX “ auf Erklärung der Beklagten am 13.5.2005 von dem DPMA wieder gelöscht worden ist, steht unter Berücksichtigung der oben dargestellten weiteren Umstände dem weiteren Vorliegen zumindest einer Erstbegehungsgefahr für eine Benutzung der Domains im geschäftlichen Verkehr nicht entgegen. Denn die Löschungserklärung der Beklagten gegenüber dem DPMA findet nach Einschätzung des Senates vor allem seinen Grund darin, dass der Senat in der mündlichen Verhandlung vom 24.3.2005 auf die Bedeutung der Eintragung für die Bejahung einer Begehungsgefahr hingewiesen hat. Der Vortrag der Beklagten im Schriftsatz vom 17.6.2005, wonach „die Markenanmeldung … ohne konkrete Nutzungsabsicht so-oder-so nur dazu gedacht gewesen“ sei, „eine patentamtliche Einschätzung hinsichtlich einer solchen Markenanmeldung zu erhalten“, ist ohne jede Überzeugungskraft. Dieses insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass die Beklagte es sich während des gesamten Prozeßverlaufes wiederholt ausdrücklich offen gelassen hat, ob und in welcher Weise eine Nutzung der Domains erfolgen soll.

Unabhängig von der Frage, ob eine gesetzte konkrete Erstbegehungsgefahr bereits durch eine eindeutige Willenserklärung oder nur durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung beseitigt werden kann (vgl. dazu Ingerl/Rohnke a.a.O. Rn. 68, 69 Vor § 14 MarkenG), liegt angesichts des Vorbringens der Beklagten schon keine eindeutige und unmißverständliche Erklärung der Beklagten vor, die die auf konkrete Anhaltspunkte gegründete Erstbegehungsgefahr ausräumen und beseitigen könnte.

Da die Begehungsgefahr sich angesichts der unklaren und undeutlichen Erklärungen der Beklagten bezüglich einer möglichen Verwendung der Domains nicht eingrenzen läßt, ist auch der allgemein formulierte Unterlassungsantrag zulässig. Der Klägerin ist im Hinblick auf das Verhalten der Beklagten eine Konkretisierung des Unterlassungsantrages nicht möglich.

c. Bei dem Zeichen „METRO“ handelt es sich um ein bekanntes Unternehmensschlagwort der in der M.-Group zusammengeschlossen Holding-Unternehmungen im Sinne von §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 3 MarkenG.

Die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens „METRO“ als Unternehmensschlagwort im Inland ist mit der von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragung der Firma Ipsos GmbH vom 28.4.2003 (Anlage K 5) belegt. Hiernach ergibt sich in nachvollziehbarer Weise, dass von der verkehrsbeteiligten erwachsenen Bevölkerung in Deutschland 62,6% bei der Nennung des Namens „METRO“ an Firmen der M.-Gruppe oder ganz allgemein an Warenhandel denken. Soweit die Beklagte die demoskopische Richtigkeit der Verkehrsbefragung in Frage stellt, kann sie nicht gehört werden. Denn sie hat es unterlassen, im Einzelnen kritische Punkte zu benennen, aus denen sich die verfahrensmäßige oder inhaltliche Unrichtigkeit der in dem Gutachten dargestellten Ergebnisse ergeben. Im Übrigen ist im Hinblick auf die im täglichen Leben allgegenwärtige Präsenz des Unternehmensschlagwortes „METRO“ auch den Mitgliedern des Senates der hohe Bekanntheitsgrad dieser geschäftlichen Bezeichnung bekannt.

d. Zwischen dem Unternehmenskennzeichen „METRO“ und den Domainnamen www.metrosex.de“ , www.metro-sex.de und www.metrosexuality.de ist die von § 15 Abs. 3 MarkenG geforderte Zeichenähnlichkeit gegeben.

Bei der Frage der Zeichenähnlichkeit ist von dem Gesamteindruck der Zeichen auszugehen (st. Rspr., vgl. BGH WRP 2004, 360 -Davidoff II; BGH WRP 2005, 341, 342 -il Padrone/Il Portone). Allerdings kann der Gesamteindruck eines mehrgliedrigen Zeichens durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (BGH WRP 2005, 341, 342 -Il Padrone/Il Portone). Die Ähnlichkeit der hier vorliegenden Zeichen ist anhand ihres Klangs, ihres Schriftbildes und ihres Sinngehaltes zu ermitteln, wobei regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht (EuGH WRP 1999, 806 -Lloyd).

Vorliegend können bei der Gesamtbetrachtung Unterschiede der sich gegenüber stehenden Zeichen nicht mit den Domainbestandteilen „www“ und „de“ begründet werden. Denn hierbei handelt es lediglich um Hinweise auf das Medium des Internets ( w orld w ide w eb F) bzw. auf die in Deutschland übliche Top-Level-Domain „de“. Es verbleiben somit für den Vergleich allein die Zeichen „METRO“ einerseits und “ metrosex „, „metro-sex“ und „metrosexuality“ andererseits.

Eine Ähnlichkeit der Zeichen ist zu bejahen. Zwar handelt es sich nach Auffassung der Beklagten bei dem Wort „metrosexuell“ um eine neue Wortschöpfung, die einen neuen Männertyp beschreibe, der heterosexuell veranlagt, modisch gekleidet und in Düfte gehüllt vornehmlich in Metropolen aufzufinden sei. Selbst wenn Teile der angesprochenen Verkehrskreise von einer solchen Bedeutung des Wortes „metrosexuell“ ausgehen sollten, wird nicht davon ausgegangen werden können, dass dieses Verständnis des Begriffs sich sprachlich in Deutschland (bereits) durchgesetzt hat. Vielmehr wird ein rechtlich relevanter Teil des angesprochenen Verkehrs diese Bedeutung nicht kennen. Diese Feststellungen kann der Senat treffen, da seine Mitglieder selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Dieser Teil des Verkehrs wird vielmehr die Domainbestandteile „sex“ bzw.“sexuality“ als beschreibend auffassen, jedenfalls soweit unter den Domains Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die einen Bezug zu Waren wie in der Markenanmeldung der Beklagten aufgeführt haben, nämlich zB „Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente, Reise- und Handkoffer und Handtaschen, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke“ (Anlage K 31). Darüber hinaus sind diese Domainbestandteile weiterhin beschreibend für pornografisches Material und Sexartikel. Bei diesem Verständnis verbleibt für den angesprochenen Verkehr als prägender, kennzeichnungskräftiger Bestandteil allein der Domainbestandteil „metro“. Dieser ist als solcher identisch mit dem Unternehmenskennzeichen der M.- Gruppe, so dass insgesamt eine hohe Zeichenähnlichkeit gegeben ist.

e. Weitere Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 3, 4 MarkenG ist, dass die Benutzung der Domainnamen die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Eine derartige Beeinträchtigung liegt vor, da durch die Verwendung des der geschützten geschäftlichen Bezeichnung „METRO“ ähnlichen Domainbestandteiles „metro“ jedenfalls bei dem Teil des Verkehrs, dem der Begriff „metrosexuell“ in der von der Beklagten dargelegten Weise nicht bekannt ist, in unlauterer Weise eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst wird. Aufgrund der entstehenden Zuordnungsverwirrung werden die schutzwürdigen Interessen des Inhabers der bekannten geschäftlichen Bezeichnung verletzt. Es ist anerkannt, dass ein zu einer Zuordnungsverwirrung führender unbefugter Gebrauch einer geschäftlichen Bezeichnung bereits dann zu bejahen ist, wenn der Nichtberechtigte den Domain-Namen nur hat registrieren lassen (vgl. BGH GRUR 2002, 622, 624 -shell.de, allerdings zu § 12 BGB). Durch eine solche Zuordnungsverwirrung wird die Unterscheidungskraft der geschützten geschäftlichen Bezeichnung beeinträchtigt. Ob die infolge des Gebrauchs einer fremden geschäftlichen Bezeichnung als Domain entstandene Zuordnungsverwirrung bei Berücksichtigung des durchschnittlich informierten und aufmerksamen Verbrauchers dann wieder beseitigt werden kann, wenn der Internet-Nutzer beim Betrachten der geöffneten Homepage bemerkt, dass er nicht auf der Internet-Seite des Inhabers der geschäftlichen Bezeichnung gelangt ist, kann hier dahinstehen. Denn eine Internetseite der Beklagten unter den Domainbezeichnungen ist bislang nicht vorhanden.

Die Beklagte kann sich zur Rechtfertigung auch nicht darauf berufen, dass es sich bei den streitgegenständlichen Domains um sich selbst erklärende, beschreibende Domains handelt, die lediglich den Eindruck vermittelten, dass unter diesen Adressen Informationen über den neuen Männertyp des „metrosexual-man“ abgerufen werden können. Der Senat hat bereits darauf hingewiesen, dass jedenfalls für rechtlich relevante Teile des angesprochenen Verkehrs es sich bei den Domains nicht um allein beschreibende Zeichen handelt, sondern sie hinreichend kennzeichnungskräftig und geeignet sind, marken- und kennzeichnungsrechtliche Funktionen zu erfüllen. Insoweit weist dieser Fall Unterschiede zu dem Urteil des BGH vom 2.12.2004 (I ZR 207/01) (weltonline.de) auf, in dem der BGH für die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen erkannt hat, dass diese keinen rechtlichen Schranken unterworfen sei. Es sei nicht wettbewerbswidrig, wenn Anbieter einen Gattungsbegriff, an dessen Verwendung als Domainnamen auch Mitbewerber ein Interesse haben können, als Domainnamen registrieren läßt und sich damit Vorteile im Wettbewerb verschafft (vgl. auch BGHZ 148, 1, 5 ff. -Mitwohnzentrale.de). Im Tatsächlichen weicht der vorliegende Fall von dieser Entscheidung aber ab. Denn für rechtlich erhebliche Teile des Verkehrs liegt in den streitgegenständlichen Domains kein beschreibender Gattungsbegriff vor, sondern es handelt sich für diese Verkehrsteile bei ihnen um kennzeichnungskräftige Zeichen, die nur in geringem Umfang beschreibende Inhalte umfassen.

f. Der Unterlassungsanspruch ist nicht durch § 23 Nr. 2, 3 MarkenG ausgeschlossen. Die Beklagte hat nicht in substantiierter Weise dargelegt, zu welchen Zwecken sie die streitbefangenen Domains nutzen will und aus welchen Gründen sie auf deren Benutzung angewiesen ist. Hierbei gereicht der Beklagten zum Nachteil, dass sie sich ausdrücklich die Art und Weise der Verwendung der Domains offenläßt. Dem Senat ist eine konkrete Nachprüfung der sich auf § 23 MarkenG stützenden Einwendung somit nicht möglich. Ob theoretisch eine nach § 23 MarkenG zulässige Benutzung der Domains denkbar ist, hat der Senat nicht zu entscheiden.

2. Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Unterlassungsanspruch nach §§ 5 Abs. 1, 2, 15 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 MarkenG zu.

Nach dieser Vorschrift ist es Dritten untersagt, ein geschäftliches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

a. Die Beklagte hat durch bezüglich der Domains www.metrosex.de , www.metro-sex.de und www.metrosexuality.de Erstbegehungsgefahr für die Benutzung eines mit dem Geschäftszeichen der Klägerin „METRO“ ähnlichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr gesetzt. Insoweit ist auf die obigen Ausführungen unter 1. b. und d. zu verweisen.

b. Es besteht zwischen den Domains der Beklagten und dem Unternehmenszeichen der Klägerin auch die erforderliche Verwechslungsgefahr.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG ist in gleicher Weise wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei besteht Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden, in Wechselbeziehung zueinander stehenden bekannten Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der Branchen sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. Ein hochgradiges Vorliegen eines Faktors kann dazu führen, dass die Verwechslungsgefahr auch bei einem geringeren Grad der Verwirklichung eines anderen Faktors zu bejahen ist.

aa. Die Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens „METRO“ ist von Haus aus als durchschnittlich einzustufen. Diese normale Kennzeichnungskraft hat aber aufgrund der langjährigen Marktpräsenz der M.-Group als Deutschlands größtem Handelsunternehmen und aufgrund der von ihm jährlich getätigten Umsätze eine bedeutsame Steigerung erlangt, so dass die Kennzeichnungskraft als hoch einzuschätzen ist. Hierfür spricht auch die von der Klägerin vorgelegte Verkehrsbefragung der Ipsos GmbH vom 28.4.2003 (Anlage K 5), die die erhebliche Bekanntheit des Namens „METRO“ belegt (vgl. oben 1. c.).

bb. Die erforderliche Zeichenähnlichkeit zwischen dem älteren Unternehmenskennzeichen und den Domainnamen liegt vor. Jedenfalls erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs werden den Domainbestandteil „sex“ bzw. „sexuality“ als beschreibend auffassen. Für diese Teile des Verkehrs werden die angegriffenen Zeichen durch den am Wortanfang stehenden Domainbestandteil „metro“ allein geprägt. Diesen Verkehrskreisen ist der von der Beklagten behauptete begriffliche Hintergrund eines „neuen Männertyps der Metropolen“ nicht bekannt und sie fassen die Domainnamen somit nicht als insgesamt rein beschreibend auf. Diese Feststellungen kann der Senat treffen, da seine Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen der Internetnutzer gehören. Im Übrigen kann auf die obigen Ausführungen zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen verwiesen werden (vgl. oben 1. d.).

cc. Es ist auch der weitere Faktor der Branchenähnlichkeit gegeben. Die M.-Group und ihre Tochterunternehmen bieten eine Fülle von Waren und Dienstleistungen an. Dieses ergibt sich bereits aus den für die Klagemarke „METRO“ aufgeführten Waren und Dienstleistungen, die praktisch sämtliche Waren- und Dienstleistungsklassen umfassen. Da die Beklagte eine Erstbegehungsgefahr für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen gesetzt hat, die von der Klägerin ebenfalls in Anspruch genommen werden, ist die Branchennähe zu bejahen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte ausweislich ihrer schriftsätzlichen Erklärungen es einer weiteren Prüfung überlassen will, ob und in welcher Weise die Domains eingesetzt werden sollen. Da sie somit eine eindeutige Festlegung vermissen läßt, muß aus vorausschauender Sicht mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen gerechnet werden, so dass aus diesem Grunde eine Branchenähnlichkeit zu bejahen ist.

dd. Unter Berücksichtigung der hohen Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens „METRO“, der Zeichenähnlichkeit und der Branchenähnlichkeit sind die Domainnamen “ metrosex „, „metro-sex“ und „metrosexuality“ geeignet, bei dem Verkehr Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Auch wenn wegen der schriftbildlichen und klanglichen Unterschiede eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, verbleibt wegen des gleichen Zeichenbestandteiles „Metro“ gleichwohl eine Verwechslungsgefahr im Sinne des gedanklichen Inverbindungbringens über ein Serienzeichen. Eine solche Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist dann anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen ansieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH WRP 2002, 537, 541 -Bank 24, BGH WRP 2002, 534, 536 -BIG). Diese Voraussetzungen sind gegeben. Denn bei einer Reihe der in der M.-Holding zusammengefassten Tochterfirmen bestehen die Unternehmensnamen aus dem Stammbestandteil „METRO“, der um die Bezeichnung eines speziellen Geschäftsfeldes erweitert wird. Insoweit wird auf die Auflistung von Töchterfirmen in der Anlage K 22 verwiesen, die zB. die Firmenbezeichnungen „M. LEASING GMBH“ und „M. ONLINE GMBH“ aufweisen. Es ist naheliegend, dass der Verkehr in Kenntnis dieser Tatsache bei den streitgegenständlichen Domains davon ausgeht oder ausgehen kann, dass unter diesen Domains Angebote der Klägerin in dem Bereich des „Sex“ gemacht werden. Die Verwechslungsgefahr wird noch dadurch verstärkt, dass dem Domain-Inhaber technisch die Kleinschreibung der Domains vorgegeben wird, und die M.-Group trotz der ansonsten durchgängig eingehalten Großschreibung des Wortes „METRO“ im Internet unter www.metro.de oder www.metro-cc.de adressiert (Anlage Ast 1 zum Verfügungsverfahren LG Hamburg 416 O 259/03).

Daneben besteht aber auch eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Denn der Verkehr geht wegen der Bedeutung und der Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin trotz der Unterschiede zwischen den Zeichen davon aus, dass wegen der teilweisen Übereinstimmung in dem Bestandteil „metro“ zwischen den Zeicheninhabern wirtschaftliche und organisatorischen Zusammenhänge bestehen (vgl. EuGH WRP 1999, 806 -Lloyd; BGH WRP 2000, 529 .ARD-1). Diese Feststellung kann der Senat treffen, da seine Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören.

3. Die Klägerin besitzt gegen die Beklagte auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG.

Nach § 14 Abs. Nr. 2 MarkenG ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers einer Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Auch hier hat die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles und der Wechselwirkung zwischen den Faktoren Kennzeichnungskraft der älteren Marke, Zeichenidentität und Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen.

a. Die Klägerin ist Inhaberin der beim DPMA am 17.11.1995 unter der Nr. 39516389.7 eingetragenen Wort-/Bildmarke „METRO“ (Anlagen K 20, B 11), wobei der Namenszug in gelber Farbe gestaltet ist. Die Klagemarke „METRO“, das Wort Metro findet seine sprachlichen Wurzeln im griechischen „metron“ (= das Maß), ist von Haus aus zumindest normal kennzeichnungskräftig. Ob der Marke im Hinblick auf die hohe Bekanntheit des Unternehmensschlagwortes „METRO“ darüber hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, kann dahingestellt bleiben.

b. Zwischen der Wort-/Bildmarke „METRO“ und den angegriffenen Zeichen besteht ausgehend von der gebotenen Gesamtbetrachtung Zeichenidentität. Insoweit ist auf die obigen Ausführungen zu dem Unternehmenskennzeichen unter 1.d. und 2. b. bb. hinzuweisen.

c. Nach Auffassung des Senates besteht unter Berücksichtigung der vorliegenden Erstbegehungsgefahr auch eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen. Dieses bedarf im Hinblick auf die Waren, die konkret eine Erstbegehungsgefahr begründen, keiner weiteren Ausführung. Denn diese Waren sind von der Klagemarke ebenfalls umfasst. Da die Beklagte nach ihren Erklärungen sich die Art und Weise der Verwendung der Domains insgesamt offen hält, muß von einer alle Waren- und Dienstleistungsklassen umfassenden möglichen Verwendung ausgegangen werden (vgl. oben 2. b. cc.).

d. Unter Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der in begrifflicher Hinsicht zu bejahenden Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren- und Dienstleistungen ist eine Verwechslungsgefahr wegen des identischen und prägenden Zeichenbestandteiles „metro“ im weiteren Sinne des gedanklichen Inverbindungbringens über ein Serienzeichen und eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Insoweit ist zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen unter 2. b. dd. zu verweisen.

4. Die Klägerin kann von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Domainnamen www.metrosex.de, www.metro-sex.de und www.metrosexuality.de gemäß §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 15 Abs. 2, 3, 18 Abs. 3 MarkenG iVm § 1004 Abs. 1 BGB analog verlangen.

Die Klägerin hat im Rahmen der Erstbegehungsgefahr die Beeinträchtigung ihrer durch die §§ 14, 15 MarkenG geschützten Kennzeichnungs- und Markenrechte zu befürchten. In entsprechender Anwendung von § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB kann sie die Beeinträchtigung der Störung ihrer geschützten Rechtspositionen verlangen. Hierzu dient die Löschung der Domains bei der DENIC. Dieser Anspruch steht wie der Vernichtungsanspruch des § 18 Abs. 1 MarkenG neben den in den §§ 14, 15 MarkenG normierten Unterlassungsansprüchen.

Dieser Löschungsanspruch ist nicht deshalb zu versagen, weil auch eine nicht die Marken- und Kennzeichnungsrechte der Klägerin verletzende Nutzung der Domains denkbar erscheint. In Anbetracht der unklaren Erklärungen der Beklagten zu einer nicht die Rechte der Klägerin beeinträchtigenden Benutzung der Domains, muß die Klägerin die Löschung der Domains verlangen können, um die Gefahr einer Beeinträchtigung ihrer Rechte zu verhindern. Es ist ihr nicht zuzumuten, in Anbetracht der durch konkrete Umstände belegten Begehungsgefahr zunächst abzuwarten, dass sich zukünftig diese Gefahr durch eine rechtsverletzende Benutzung der Domains realisiert. Dieses würde dem Wesen des vorbeugenden Rechtsschutzes widersprechen.

5. Die Klägerin besitzt gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Auskunft (§§ 19 MarkenG, 242 BGB) und auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht (§§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 5 MarkenG).

Sowohl der festzustellende Schadensersatzanspruch als auch der ihn vorbereitende Auskunftsanspruch setzen ein rechtsverletzendes Verhalten und den (möglichen) Eintritt eines Schadens voraus. Vorliegend ist im Hinblick auf die Registrierung der Domains lediglich eine Erstbegehungsgefahr von dem Senat bejaht worden. Hieraus ergibt sich, dass die Registrierung der Domains noch keine Benutzung der angegriffenen Zeichen beinhaltet. Hieraus folgt, dass wegen fehlender Benutzung der Zeichen regelmäßig noch kein Schaden eingetreten ist. Sofern die Klägerin dafür vortragen will, dass ihr bereits aus der Tatsache der Registrierung ein Schaden entstanden ist, den sie allerdings ohne vorherige Auskunft noch nicht beziffern kann, hat sie hierfür substantiiert vorzutragen. Dieses ist trotz Hinweises in der Senatssitzung vom 24.3.2005 nicht geschehen. Es ergibt sich auch nicht aus dem sonstigen Parteivorbringen der Klägerin, dass ein Schaden aufgrund der Registrierung der Domains bereits eingetreten ist.

Der Senat vermag auch nicht zu erkennen, dass bereits durch die Registrierung der Domains der Werbewert der geschützten geschäftlichen Bezeichnung „METRO“ dadurch beeinträchtigt ist, dass die Klägerin an einer entsprechenden Verwendung ihres Zeichens als Internet-Adresse gehindert und das an ihrem Internet-Auftritt interessierte Publikum auf eine falsche Fährte gelockt wird (vgl. BGH GRUR 2002, 622, 625 -shell.de). Die Klägerin hat nach ihrem eigenen Vorbringen kein Interesse, ein den Domains der Beklagten „entsprechendes Zeichen“ zu benutzen, da sie mit dem Gebiet des „Sex“ nicht in Verbindung gebracht werden will.

B. Zur Widerklage:

1.

a. Die Widerklage ist gemäß § 33 Abs. 1 ZPO zulässig. Denn der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch steht, wie § 33 Abs. 1 ZPO es fordert, mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch, jedenfalls mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang. Denn die Beklage beruft sich darauf, dass es sich bei der der Klage zugrunde liegenden Marke im Falle der Löschung der den Streitgegenstand der Widerklage bildenden Marken lediglich um eine Wiederholungsmarke handeln würde, die in ihrer rechtlichen Wirksamkeit eingeschränkt sei.

b. Entgegen der Auffassung der Klägerin liegt ein rechtsmißbräuchliches Verhalten der Beklagten im Hinblick auf die mit der Widerklage erhobene Löschungsklage nicht vor.

Die Löschungsklage wegen fehlender Benutzung einer eingetragenen Marke ist nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als Popularklage ausgestaltet. Sie kann also von jedermann erhoben werden. Die die Löschungsklage erhebende Partei braucht weder nachzuweisen, dass sie ein eigenes Interesse an der Löschung hat – etwa weil sie eine eigene Marke eintragen lassen will – noch dass ein konkretes Allgemeininteresse besteht (Ingerl/Rohnke a.a.O. Rn 5 zu § 55 MarkenG).

Der Umstand, dass die Klägerin die Beklagte ihrerseits markenrechtlich in Anspruch nimmt und durch die als Widerklage erhobene Löschungsklage die Entscheidung des Rechtsstreites verzögert werden kann, reicht allein nicht aus, um die Zulässigkeit der Widerklage zu verneinen. Die Beklagte nutzt lediglich die ihr vom Gesetz in § 33 ZPO eingeräumten Gelegenheit der Widerklage, um den Löschungsanspruch durchzusetzen.

2. Der Beklagten steht der mit der Widerklage nach §§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 MarkenG verfolgte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung wegen Verfalls der Wort-/Bildmarken der Klägerin Nr. 1165012 „METRO“ und Nr. 1056577 „METRO TopHit “ nur zu, wenn die Klägerin die Marken nicht rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG benutzt hat.

Nach der Vorschrift des § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert eine rechtserhaltende Benutzung der Marke regelmäßig, dass diese von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft verwendet worden ist. Als Benutzung im Sinne dieser Bestimmung kann grundsätzlich nur eine Verwendung als Marke angesehen werden, d.h. in einer Form, die der Verkehr auf Grund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ansieht (BGH GRUR 2002, 1072, 1073 -SYLT-Kuh m.w.N.). Abzustellen ist dabei auf die übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke, ohne dass aus Gründen des Benutzungszwangs weitergehende Anforderungen zu stellen sind (BGH GRUR 1999, 995, 997 -HONKA). Als Benutzung gilt auch die Benutzung in abgewandelter Form, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert; dies gilt auch dann, wenn die abweichende Form ebenfalls als Marke eingetragen ist (§ 26 Abs. 3 Satz 1 und 2 MarkenG).

Der Löschungskläger muss vortragen und beweisen, dass der Markeninhaber seine Marken nicht benutzt hat. Ihm kommen aber Darlegungs- und Beweiserleichterungen zugute, da die Markenbenutzung in der Sphäre des Markeninhabers liegt (Ingerl/Ronke a.a.O. Rn. 12 zu § 55 MarkenG). Der Markeninhaber muss die Produkte benennen, mit denen er unter der fraglichen Marke am Markt tätig ist (HansOLG GRUR 1999, 339, 341 -Yves Roche).

a. Die Widerklage ist im Hinblick auf die Wort-/Bildmarke 1056577 „METRO Top Hit“ (im farbigen Stern) (Anlage WA 2) begründet. Die für die Waren- und Dienstleistungsklassen 1 bis 9, 11 bis 18, 21 bis 34 angemeldete Marke ist löschungsreif.

Die Klägerin hat sich bezüglich dieser Marke auf die Benutzungsbelege der Anlagen K 16 und K 18 berufen. Eine Benutzung der Marke im Sinne von § 26 MarkenG kann nicht festgestellt werden. Hierbei ist bei einer für Waren eingetragenen Marke zu fordern, dass der Verkehr einen unmittelbaren Bezug der verwendeten Marke zu einer konkreten Ware herstellt. Entgegen der von der Klägerin vertretenen Ansicht unterliegen sogenannte Handelsmarken, wenn sie für Waren eingetragen sind, keiner von den allgemeinen Grundsätzen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Warenmarke abweichenden besonderen Beurteilung (Urteil des BGH vom 21.7.2005, I ZR 293/02, zitiert nach der Presseveröffentlichung des BGH Nr. 109/2005).

Auf der Anlage K 16 sind zwei Schilder – offenbar in einem Verbrauchermarkt – zu sehen. Auf dem einen wird das vierzigjährige Bestehen der „METRO“ angezeigt, auf dem anderen wird für eine Scheuermilch geworben. Die Bezeichnung „TOP-HIT“ ist in gelber bzw. in roter Schrift angebracht. Auf dem Jubiläumsschild wird in keiner Weise Bezug auf eine bestimmte Ware genommen, so dass keine markenmäßige Benutzung vorliegt. Die auf dem anderen Schild vorhandenen, in roter Schrift gehaltenen Worte „TOP-HIT“ wird der Verbraucher zwar möglicherweise in Bezug setzen zu der auf dem Schild genannten Ware Scheuermilch. Da aber die Ware als solche nicht mit dem Zeichen versehen ist, wird er die Worte „TOP-HIT“ nur als Hinweis auf ein günstiges Angebot auffassen. Weiterhin sieht er auch deshalb darin keine Benutzung der Marke „METRO TopHit „, weil die grafische Gestaltung des Schildes zu weit von der eingetragenen Marke abweicht und deren kennzeichnenden Charakter verändert (§ 26 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dieses gilt in gleicher Weise bezüglich der in den Katalogen (Anlagenkonvolut K 18) wiederholt in gelben Großbuchstaben abgedruckten Worte „TOP-HIT“. In der Verwendung dieser Worte sieht der angesprochene Verbraucher keine Benutzung der angegriffenen Marke, da sie regelmäßig auf eine Vielzahl der auf der jeweiligen Katalogseite abgebildeten Waren – darunter auch solche bekannter Markenhersteller – Bezug nehmen und somit nicht der Markierung einer bestimmten Ware, sondern nur allgemein den Hinweis auf ein besonders empfehlenswertes Angebot innerhalb des Kataloges geben. Darüber hinaus weicht auch hier die Verfallmarke deutlich von der Darstellung der Worte „TOP-HIT“ ab, so dass der Verbraucher hierin diese nicht wieder erkennt.

b. Der Löschungsanspruch bezüglich der Wort-/Bildmarke 1165012 „METRO“ (Anlage WA 1), die für die Warenklassen 1 bis 34, 36, 39 und 42 eingetragen ist, ist nur teilweise begründet (unten bb.). Bezüglich der Waren- und Dienstleistungsklassen 3 (Waschmittel/Spülmittel), 14 (Juwelierwaren/Schmuckwaren), 16 (Papierhandtücher/Folien für Verpackungszwecke), 29 (Fleisch/Fisch/Geflügel/Wild/Obst/Gemüse (konserviert, getrocknet, gekocht, tiefgefroren)/Milch/Milchprodukte/Speiseöle und -fette/Fertiggerichte), 30 (Kaffee/Kakao/Zucker/Reis usw.), 31 (frisches Obst und Gemüse usw.), 32 (alkoholfreie Erfrischungsgetränke und Bier), 36 (Vermittlung von Versicherungen und Kreditverträgen), 39 (Vermittlung von Reisen) und 42 (Verpflegung von Gästen) ist sie nicht begründet (unten aa.).

aa. Klasse 3, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 42:

(1)Die Klägerin hat bezüglich der unter die Klassen 3, 16, 29, 30, 31, 32 fallenden Waren vorgetragen, dass sie bzw. die in der M.-Group verbundenen Unternehmen die angegriffene Marke METRO kennzeichnend benutze. Sie hat diesbezüglich in substantiierter Weise eine Auflistung hunderter von Waren in den Anlagen K 6 und K 45 eingereicht und in den Anlagenkonvoluten K 7 und K 46 jeweils Beispiele für die jeweils erfolgte Markierung seit dem Jahr 1999 vorgelegt. Die Beklagte ist diesem Vorbringen nicht im Einzelnen entgegengetreten, so dass das entsprechende Vorbringen der Klägerin in der Berufungsinstanz als unstreitig zu gelten hat. Die in gelber Schrift gehaltenen Markierungen „METRO“, über denen sich jeweils das Wort „Quality“ sowie eine Kochmütze innerhalb eines durch einen Strich und vier Sterne angedeuteten Kreises befindet, sind auf der jeweiligen Ware oder ihrer Verpackung angebracht. Das Wort „METRO“ ist in der von der angegriffenen Marke Nr. 1165012 vorgegebenen typischen Schreibweise in Großbuchstaben ausgestaltet, wobei allerdings die Buchstaben jeweils in gelber Farbe dargestellt sind (Anlagenkonvolute K 7, K 46). Insoweit gleicht die Gestaltung der Buchstaben des Wortes „METRO“ der Grafik der Klagemarke Nr. 39516389.7. Insgesamt besitzt die auf den Waren aufgebrachte Markierung eine große Ähnlichkeit zu einer weiteren Wort-/Bildmarke der Klägerin „Quality METRO“, die unter der Registernummer 30204883.9 am 24.5.2002 beim DPMA eingetragen ist (Anlage 1 zum Schriftsatz der Beklagten vom 2.6.04). Gleichwohl erkennt der Verkehr in den Markierungen und der in ihnen enthaltenen charakteristischen Darstellungsweise der zum Worte „METRO“ gefügten Buchstaben die von der Beklagten angegriffene Marke ohne Weiteres wieder, so dass in den Markierungen eine Benutzung dieser Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG zu sehen ist. Der Umstand, dass die Darstellung der Marke der Ausgestaltung der Klagemarke „METRO“ und auch der der Marke „Quality METRO“ ähnelt, ist unschädlich, da nach Auffassung des Senates das Charakteristische der angegriffenen Marke nicht verändert wird (§ 26 Abs. 2 MarkenG).

Soweit die Beklagte bei dem Vortrag der Klägerin eine Darlegung vermißt, aufgrund welchen Rechtsverhältnisses eine Markenbenutzung erfolgt sei, ist darauf hinzuweisen, dass unstreitig die streitbefangenen Marken „METRO“ sämtlich zur Unternehmensgruppe „M.“ gehören. Es besteht daher eine faktische Vermutung dahin, dass die Markierungen mit dem Zeichen „METRO“ erlaubtermaßen von den Unternehmen der METRO-Gruppe benutzt werden.

(2) Hinsichtlich der unter der Warenklasse 14 befindlichen Waren hat die Klägerin als Benutzungsnachweis den Katalog mit der Gültigkeitsdauer ab 1.9.2003 (Anlage K 15) vorgelegt. In diesem Katalog werden unter dem auf der Titelseite befindlichen, in gold-gelben Buchstaben ausgeführten Zeichen „METRO“ eine Vielzahl von Ringen, Ketten und sonstigen Schmuckstücken beworben. Bei diesen Produkten ist an der Ware selbst allerdings keine Markierung angebracht, was grundsätzlich für eine Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG nach der Rechtsprechung des Senates (vgl. Urteil vom 30.10.02 – 5 U 152/01) erforderlich ist. Allerdings ist von diesem Grundsatz von der Rechtsprechung dann eine Ausnahme gemacht worden, wenn eine tatsächliche oder wirtschaftliche Unmöglichkeit einer derartigen Zeichenverwendung vorgelegen hat (vgl. BGH GRUR 1995, 347 -Tetrasil; BGH GRUR 1996, 267 -Aqua). Der Senat hält wegen der Besonderheit der mit dem Katalog beworbenen Gegenstände vorliegend eine solche ausnahmsweise rechtserhaltende Benutzung für gegeben. Der angesprochene Verbraucher wird bei den dargestellten Schmuckstücken selbst eine Markierung nicht erwarten, sondern wird das auf der Umschlagseite unterhalb mehrere Schmuckstücke dargestellte Zeichen „METRO“ insgesamt auf die in dem Katalog beworbenen Schmuckstücke beziehen und das Zeichen nicht lediglich als Hinweis auf das Handelsunternehmen beziehen. Dieses auch deshalb, weil der Katalog in keiner Weise dem Verbraucher eine sonstige markenmäßige Zuordnung der abgebildeten Schmuckstücke ermöglicht.

(3) Die Klägerin kann sich auch auf eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke „METRO“ für die unter der Waren- und Dienstleistungsklasse 36 erfassten Dienstleistungen der Vermittlung von Versicherungen und Kreditverträgen berufen. Die Unternehmensgruppe M. vermittelt zumindest seit dem Jahre 2000 (Anlage K 41) Versicherungsverträge über eine sogenannte „METRO- Club“- oder „METRO-top“-Karte zwischen den Kunden der Tochterfirma M. Cash&Carry GmbH und der Z. AG im Hinblick auf eine Unfall-, Rechtsschutz-, Autoinhalt- bzw. Elektronikversicherung. Versicherungsansprüche entstehen für den Inhaber einer solchen „METRO-Club/top“-Karte im Versicherungsfall direkt gegen die Versicherung. „METRO“ ist ausweislich Ziffer 8 der Mitgliedsbedingungen (Anlage K 41) „lediglich Vermittler“. In Ziffer 14 der „Versicherungsbestätigung für Inhaber der METRO top Karte“ ist bestimmt, dass der gesamte Geschäftsverkehr in Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag über den Makler, und zwar die Tochterfirma MIB GmbH, abgewickelt wird. Da in Bezug auf Dienstleistungen für eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 MarkenG ausreichend ist, dass die (Dienstleistungs-)Marke in Werbematerialien, Geschäftsbriefen, Rechnungen oder auf zur Erbringung der Dienstleistung eingesetzten Gegenständen, hier zB. der „METRO-Club“- oder „METRO-top“- Karte (Anlage K 41), befindet, ist eine ernsthafte Benutzung der Marke „METRO“ belegt.

Entsprechendes gilt für die über die „METRO top“-Karte zwischen der Tochterfirma M. Cash&Carry GmbH und dem jeweiligen Kunden abgeschlossenen Kreditverträge (Anlage K 43) zur Finanzierung der getätigten Einkäufe.

(4) Das Zeichen „METRO“ wird für die Dienstleistung „Vermittlung von Reisen“ (Klasse 39) nach dem nicht substantiiert bestrittenen Vortrag der Klägerin seit dem Jahre 2000 für Flug- und Bahnreisen und sonstige Urlaubsangebote rechtserhaltend benutzt. Dieses ist für den Zeitraum seit Februar 2002 belegt durch die Anlagenkonvolute K 18, K 37 und K 38. Hiernach werden unter der Marke „METRO“ Reiseangebote diverser Reiseveranstalter angeboten. Federführend ist dabei die Firma MGT Services zuständig.

(5) Zu Recht kann sich die Klägerin auch auf eine rechtserhaltende Benutzung des angegriffenen Zeichens „METRO“ für den Bereich der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ (Klasse 42, jetzt 43) berufen. Unter der Marke „METRO“ werden seit Jahren in den sich in den Märkten der M. Cash&Carry GmbH befindlichen Restaurants Kunden bewirtet (Anlagen K 8, K 33). Dieses ergibt sich insbesondere aus den als Anlagenkonvolut K 34, K 35, K 36 abgebildeten Speise- und Getränkeangebote sowie den Fotos der sich in den Restaurants befindlichen Küchen, aus denen deutlich mit der Marke in gelben Buchstaben „METRO“ geworben wird. In dieser so dargestellten Marke ist entgegen der Auffassung der Beklagten eine Benutzung der angegriffenen Marke „METRO“ zu sehen. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen unter aa. (1) verwiesen werden. Diese Markenbenutzung richtet sich direkt an den in dem Verbrauchermarkt befindlichen Kunden und bewirbt die Dienstleistung der Verpflegung von Gästen.

bb. Demgegenüber hat die Klägerin keine rechtserhaltende Benutzung der Marke Nr. 1165012 für die weiteren von der Markeneintragung umfassten Waren- und Dienstleistungsklassen (1, 2, 4 bis 13, 15, 17 bis 28, 33 und 34) dargelegt.

(1) Soweit die Klägerin eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „METRO“ für Nonfood-Produkte wie Einbaubacköfen, Kühlschränke, Kühlgefrierkombinationen, Radiorecorder, Fernseher und dergleichen in Anspruch nimmt, wird dieses durch die eingereichten Anlagenkonvolute K 11, K 12 und K 13 und auch in den sonstigen Anlagen nicht belegt. Vielmehr wird aus diesen Anlagen deutlich, dass eine Verbindung und Anbringung auf dem Produkt nicht vorgenommen worden ist. Der Name „METRO“ erscheint durchgehend nur als ein Hinweis auf den Namen des Handelsunternehmens. Dieses wird insbesondere auch dadurch deutlich, dass die angebotenen Waren die von dem jeweiligen -zum Teil namhaften – Hersteller angebrachten Marken aufweisen, an denen sich der Verbraucher allein markenmäßig orientieren wird (vgl. beispielhaft die Anlage K 11). Nichts anderes ergibt sich aus den von der Klägerin vorgelegten Katalogen („40 Jahre METRO-40 Wochen Wahnsinnspreise“). (Anlagenkonvolut K 18 und K 47). Auch hier stellt das Zeichen „METRO“ lediglich einen Hinweis auf das Handelsunternehmen dar.

(2) Gleiches gilt nach Auffassung des Senates auch in Bezug auf die in der Berufungsinstanz vorgetragene Verwendung des Zeichens für Bekleidungsstücke (Warenklasse 25). Den diesbezüglich beispielhaft als Beleg vorgelegten Pappschildern (Anlagenkonvolut K 44) kann der Senat nur einen Hinweis auf das Unternehmen, nicht aber eine herkunftshinweisende Markierung der Bekleidungsstücke im Sinne von § 26 MarkenG entnehmen. Für den Verkehr ist der geforderte unmittelbare Bezug zwischen der Ware selbst und der Marke nicht ersichtlich.

(3) Eine Benutzung für die Warenklasse 21 (Porzellan und Steingut) ist durch das Anlagenkonvolut K 34 schon deshalb nicht belegt, da die dort abgebildeten, mit der Marke „METRO“ versehenen Teller, Tassen und Untertassen offenbar nicht käuflich zu erwerben, sondern lediglich der Erbringung der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ dienen (s.o.) und allenfalls einen Benutzungsnachweis für die Erbringung dieser Dienstleistung erbringen können.

C. Nebenentscheidungen:

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 709 Satz 2, 711, 894 ZPO.

Der in der Berufungsinstanz gestellte Schutzantrag der Beklagten nach § 712 ZPO ist nicht begründet, da die Beklagte zu den tatbestandsmäßigen Voraussetzungen nicht vorgetragen hat, dass ihr durch die Vollstreckung ein nicht zu ersetzender Schaden entstehen würde.

Die Entscheidung bietet dem Senat keine Veranlassung, die Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Der Rechtsstreit beschränkt sich auf die Anwendung feststehender Rechtsgrundsätze auf den konkreten Einzelfall und hat keine grundsätzliche Bedeutung. Einer Entscheidung des Revisionsgerichtes bedarf es auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung.

Quelle: openjur