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Markenrecht Berlin: Markenmäßige Benutzung der Farbe Gelb durch Langenscheidt (BGH vom 23.10.2014-I ZB 61/13)

Der Bundesgerichtshof hat in einer gerade veröffentlichten Entscheidung wichtige Grundsätze für den Schutz von Farbmarken gebildet. Gegenstand des Verfahrens war das die gelbe Farbmarke  der Firma Langenscheidt, die seit vielen Jahren für Wörterbücher verwendet wird. Diese jahrelange Verwendung sprächt für eine markenmäßige Benuzung, so der BGH, auch wenn die Farbe mit anderen Zeichen Verwendung finde. Um festzustellen, ob der Verkehr in der Farbe einen Herkunftshinweis sieht, könne Gegenstand einer demoskopischen Befragung nur ein Muster der Farbe sein, aber nicht die konkrete Form der Verwendung. 

Auslöser der Entscheidung war ein Löschungsantrag, da die Vorauaussetzungen einer Verkehrsdurch-
setzung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen.

Das Bundespatentgericht als Vorinstanz nahm an, dass Löschungsgründe nach  § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG nicht vorlägen, da die  Marke  die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens überwunden habe. Selbst wenn die Marke entgegen § 37 Abs. 2 MarkenG zu Unrecht mit Priorität des Anmeldetages eingetragen worden sein sollte, stelle dies keinen Löschungsgrund im Sinne des § 50 Abs. 1 MarkenG dar. Die Entscheidung wurde vom BGH bestätigt.


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Rechtsanwalt Kai Jüdemann







BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 61/13 Verkündet am:

23. Oktober 2014

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Langenscheidt-Gelb

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 37 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1

a) Für eine markenmäßige Verwendung einer Farbe spricht deren langjährige und durchgängi-
ge Verwendung durch den Marktführer im gesamten Produktsegment (hier: zweisprachige
Wörterbücher in Printform). In diesem Fall steht der Annahme einer markenmäßigen Ver-
wendung der Umstand nicht entgegen, dass die Farbe zusammen mit weiteren Kennzeichen
verwendet wird.

b) Ob der Verbraucher in einer konturlosen Farbmarke einen betrieblichen Herkunftshinweis
sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festgestellt werden, wenn Gegen-
stand der Befragung ein Muster der Farbe und nicht die konkrete Form der Verwendung zu-
sammen mit weiteren Zeichen ist.

c) Für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke im Sinne von § 8
Abs. 3 MarkenG ist kein deutlich über 50% liegender Durchsetzungsgrad erforderlich.

d) Liegt zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt der Fertigung eines demoskopischen Gutachtens
ein großer Zeitraum (hier: 13 Jahre), schließt dies grundsätzlich die Annahme aus, dass das
Ergebnis des Gutachtens auf den Anmeldetag bezogen werden kann. Etwas anderes kann
nur in besonderen, an strenge Voraussetzungen geknüpften Fallgestaltungen gelten. Von
einem solchen Ausnahmefall ist auszugehen, wenn in speziellen Warenbereichen die in
Frage stehenden Produkte sich nicht rasch ändern, die Marktentwicklung über lange Zeit-
räume zuverlässig beurteilt werden kann und die für die Verkehrsdurchsetzung sprechenden
Umstände eindeutig sind.

BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 – I ZB 61/13 – Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 23. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher,
die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin
Dr. Schwonke
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 5. August 2013 an Verkün-
dungs Statt zugestellten Beschluss des 29. Senats (Marken-
Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der
Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 500.000 €
festgesetzt.

Gründe:

A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 4. Januar 2010 die abstrakte
Farbmarke Nr. 396 12 858 „Gelb“ (HKS 5)
gelb



als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für zweisprachige Wörterbücher in Print-
form mit Priorität vom 7. März 1996 eingetragen (vgl. BPatG, Beschluss vom
28. Oktober 2009 29
W [pat] 1/09, juris).

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-
schung der Marke beantragt, weil die Voraussetzungen einer Verkehrsdurch-
setzung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Marke nicht
vorlägen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurück-
gewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Er-
folg geblieben (BPatG, Beschluss vom 5. August 2013 29
W [pat] 90/12, juris).
Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer zugelassenen Rechtsbe-
schwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, Löschungsgründe nach
§ 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG lägen nicht vor. Die angegriffene Marke ha-
be die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG) und des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) im Wege
der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG bereits zum Zeitpunkt
der Anmeldung des Zeichens überwunden. Selbst wenn die Marke entgegen
§ 37 Abs. 2 MarkenG zu Unrecht mit Priorität des Anmeldetages eingetragen
worden sein sollte, stelle dies keinen Löschungsgrund im Sinne des § 50 Abs. 1
MarkenG dar.

C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-
schwerde haben keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde
zu Recht zurückgewiesen.

I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene
Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche
Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entschei-
dung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl.
BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 I
ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191
Füllkörper;
Beschluss vom 16. Juli 2009 I
ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14
Legostein;
Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZB 65/12, GRUR 2014, 483
Rn. 8 = WRP 2014, 438 – test).

II. Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass das
Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (dazu II 1) im Wege der Verkehrsdurchsetzung ge-
mäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden ist (dazu II 2).

1. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, das
angegriffene Zeichen habe von Haus aus nicht über die für eine Eintragung er-
forderliche Unterscheidungskraft verfügt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a) Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer
Marke zu löschen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen,
für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterschei-
dungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewoh-
nende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst
zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder
Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR
2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss
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vom 21. Dezember 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012,
337 – Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 – I ZB 22/11, GRUR 2012,
1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 – Starsat; Beschluss vom 22. November 2012
I
ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 – Kaleido). Die Haupt-
funktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger
Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. De-
zember 2008 – I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 – Will-
kommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 – I ZB 115/08, GRUR 2010,
1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 – TOOOR!; Beschluss vom 10. Juli 2014
I
ZB 18/13, GRUR 2014, 872 = WRP 2014, 1062 – Gute Laune Drops).

b) Diese Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwen-
dung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Mar-
kenformen (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 – C-447/02, Slg. 2004,
I10107
= GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 – Farbe Orange). Allerdings ist bei be-
stimmten Markenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwen-
dig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie eine herkömmliche Wort-
oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungs-
bild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher
aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Pro-
dukts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen
(EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 – C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003,
604 Rn. 65 – Libertel; Urteil vom 24. Juni 2004 – C-49/02, Slg. 2004, I-6129 =
GRUR 2004, 858 Rn. 38 f. – Heidelberger Bauchemie; Urteil vom 7. Oktober
2004 – C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Rn. 30 Mag
Lite;
EuGH, GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 – Farbe Orange). Zudem ist bei abstrakten
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Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder
Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der
Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH,
GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 41 – Heidelberger
Bauchemie).

Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch unter Zugrunde-
legung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon auszugehen,
dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft im
Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt (BGH, Beschluss vom 19. November
2009 – I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 13 = WRP 2010, 888 – Farbe gelb).
Anhaltspunkte dafür, dass im hier zu entscheidenden Fall ausnahmsweise eine
andere Beurteilung und die Annahme von originärer Unterscheidungskraft ge-
rechtfertigt wären, sind nicht ersichtlich.

2. Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme
des Bundespatentgerichts, das Eintragungshindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft sei im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3
MarkenG überwunden.

a) Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die
Markeninhaberin die gelbe Farbe markenmäßig benutzt hat.

aa) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich
eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und
damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraus. Die Tatsache,
dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen
herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke be-
ruhen. Die Benutzung muss dazu dienen, dass die angesprochenen Verkehrs-

kreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen
stammend identifizieren (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 C-
299/99, Slg.
2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 64 – Philips/Remington; Urteil vom 19. Juni
2014 – C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 = WRP 2014, 940
Deutscher
Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot];
BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 I
ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 23 =
WRP 2008, 1087 VISAGE;
Beschluss vom 23. Oktober 2008 – I ZB 48/07,
GRUR 2009, 669 Tz. 18 = WRP 2009, 815 – POST II).

Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder
deren Verpackung kann davon nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die
angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienst-
leistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung
oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen
oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als
solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimm-
ten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl.
EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 65 – Libertel; BGH, Urteil vom 4. September 2003
– I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 137 – Farbmarkenverletzung I; Urteil vom 4. Sep-
tember 2003 – I ZR 44/01, GRUR 2004, 154 = WRP 2004, 232 – Farbmarken-
verletzung II; Urteil vom 7. Oktober 2004 – I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 =
WRP 2005, 616 – Lila-Schokolade; Urteil vom 22. September 2005
– I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 145 – Dentale Abformmasse; BGH, GRUR 2010,
637 Rn. 15 f. Farbe
gelb). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber
in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf
dem in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Ver-
wendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH, GRUR
2010, 637 Rn. 28 – Farbe gelb), oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonsti-
gen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrs-

kreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428
– Lila-Schokolade; BGH, Urteil vom 18. September 2014 I
ZR 228/12, GRUR
2014, 1101 Rn. 23 = WRP 2014, 1314 Gelbe
Wörterbücher).

bb) Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass die Farbe Gelb von
der Markeninhaberin als Marke verwendet worden ist, hält der rechtlichen
Nachprüfung stand.

(1) Maßgeblich für die Prüfung einer markenmäßigen Verwendung eines
Zeichens sind stets die konkreten Umstände des Einzelfalls und insbesondere
die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- oder Dienstleis-
tungssektor, anhand derer die Funktion der benutzten Farbe zu bestimmen ist
(vgl. zu § 14 MarkenG BGH, Versäumnisurteil vom 22. Juli 2004 I
ZR 204/01,
GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 – Mustang; Urteil vom 14. Januar
2010 – I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 DDR-
Logo;
Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht
Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 137 f.). Ist eine Gewöhnung des Ver-
kehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten, wirkt die konkret bean-
spruchte Farbe regelmäßig herkunftshinweisend (vgl. BGH, GRUR 2010, 637
Rn. 28 Farbe
gelb).

(2) Das Bundespatentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung auf
seinen im Eintragungsverfahren ergangenen Beschluss vom 28. Oktober 2009
(29 W [pat] 1/09, juris) Bezug genommen. Weiter hat es ausgeführt, die Mar-
keninhaberin habe bereits im Jahr 2009 in der Branche der zweisprachigen
Wörterbücher über einen herausragenden Marktanteil von 60% verfügt, in den
vorangegangenen elf Jahren rund 21,4 Millionen zweisprachige Wörterbücher
verkauft und in den acht Jahren vor der Eintragung jährlich für Werbung rund
1,4 Mio. € aufgewandt. Die Markeninhaberin sei in stets gleichbleibender Weise

mit gelber Farbe und blauem „L“ am Markt aufgetreten. Dies sei den Mitgliedern
des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts als Teil der angesprochenen
Verkehrskreise bekannt. Die Markeninhaberin habe seit dem Jahr 1956 zwei-
sprachige Wörterbücher zunächst in hellgelber Farbe und seit dem Jahr 1986 in
dem Farbton der Marke vertrieben. Das Warensegment der Wörterbücher – wie
im Übrigen die gesamte Branche der Druckereierzeugnisse „Bücher“ – zeichne
sich durch besondere Kennzeichnungsgewohnheiten aus. Das angesprochene
Publikum sei bei Druckereierzeugnissen an die gleichzeitige Verwendung meh-
rerer Zeichen auf dem Einband wie Farben, Bildzeichen und Wortzeichen als
Herkunftshinweis gewöhnt und könne daher auch die Farbe als selbständige
Marke erkennen.

(3) Diese Feststellungen rechtfertigen die Annahme einer markenmäßi-
gen Benutzung des angegriffenen Zeichens.

Ob den Feststellungen des Bundespatentgerichts, dass in dem gesam-
ten Warenbereich der Druckereierzeugnisse „Bücher“ der Verkehr die Um-
schlagfarbe als selbständige Marke erkennen könne, in dieser Allgemeinheit
gefolgt werden kann, braucht nicht entschieden zu werden. Darauf kommt es
vorliegend nicht an.

Jedenfalls auf dem Gebiet der zweisprachigen Wörterbücher kann ange-
sichts der festgestellten Dauer der Verwendung der als Marke eingetragenen
Farbe, der Zahl der verkauften Exemplare zweisprachiger Wörterbücher und
des Werbeaufwands der Markeninhaberin davon ausgegangen werden, dass
diese als Marktführerin mit einem Marktanteil von über 60% im engen Segment
der zweisprachigen Wörterbücher in Printform die Kennzeichnungsgewohnhei-
ten dahingehend geprägt hat, dass ein in gelber Farbe gestalteter Einband als
Marke wahrgenommen wird.

Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Verkehr – etwa durch entspre-
chende Werbemaßnahmen – gerade auf die Herkunftsfunktion einer neben an-
deren Kennzeichen auf einer Ware verwendeten Farbe besonders hingewiesen
wird, wenn sich aus den Umständen ein entsprechender normaler Prozess der
Gewöhnung feststellen lässt (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 67 Libertel;
vgl.
auch BGH, Urteil vom 5. April 2001 I
ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174
= WRP 2001, 1315 Marlboro-
Dach; BGH, GRUR 2004, 865, 866 Mustang;
aA BPatG, GRUR 2005, 585, 590). Aus Rechtsgründen ist nicht zu beanstan-
den, dass das Bundespatentgericht angesichts der festgestellten Dauer,
Reichweite und Regelmäßigkeit der Benutzung der in Rede stehenden Farbe
durch die Markeninhaberin angenommen hat, der Verkehr verbinde damit die
Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft.

cc) Der Annahme des Bundespatentgerichts, die als Marke eingetragene
Farbe werde markenmäßig verwendet, steht nicht entgegen, dass das angegrif-
fene Zeichen ausschließlich in Kombination mit weiteren Kennzeichen der Mar-
keninhaberin verwendet wird.

(1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
und des Senats muss ein Zeichen für eine markenmäßige Verwendung nicht
notwendig in Alleinstellung benutzt werden. Eine Marke kann vielmehr infolge
ihrer Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung
mit anderen Marken Unterscheidungskraft erlangen (EuGH, Urteil vom 7. Juli
2005 C-
353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 und 30
Nestlé/
Mars; Urteil vom 18. April 2013 C-
12/12, GRUR 2013, 722 Rn. 27 =
WRP 2013, 761 Colloseum/
Levi Strauss; Urteil vom 18. Juli 2013 C-
252/13,
GRUR 2013, 922 Rn. 23 = WRP 2013, 1314 Specsavers/
Asda; BGH, GRUR
2008, 710 Rn. 38 VISAGE;
BGH, Beschluss vom 2. April 2009 – I ZB 94/06,

GRUR 2009, 954 Rn. 19 und 22 = WRP 2009, 1250 Kinder
III; Beschluss vom
10. Juni 2010 I
ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 23 = WRP 2011, 65
Buchstabe
T mit Strich). Eine markenmäßige Verwendung kann allerdings
ausscheiden, wenn die Farbe durch herkömmliche Herkunftshinweise in den
Hintergrund gedrängt wird (vgl. zu § 14 Abs. 2 MarkenG BGHZ 164, 139, 145
Dentale
Abformmasse, mwN).

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-
gen. Es hat angenommen, einer markenmäßigen Verwendung der angegriffe-
nen Marke stehe nicht entgegen, dass diese auf den Wörterbüchern der Mar-
keninhaberin nur zusammen mit dem in blauer Farbe gehaltenen Buchstaben
„L“ und der Wortmarke „Langenscheidt“ verwendet werde. Der angesprochene
Verkehr sei bei Druckereierzeugnissen an die gleichzeitige Verwendung mehre-
rer Zeichen auf dem Einband wie Farben, Bildzeichen und Wortzeichen als be-
triebliche Herkunftshinweise gewöhnt und könne daher die Farbe als selbstän-
dige Marke erkennen. Da die isolierte Verwendung eines Zeichens auf einem
Bucheinband nicht der Realität entspreche, könne in dieser Branche keine iso-
lierte markenmäßige Benutzung der Farbe „Gelb“ verlangt werden. Diese Beur-
teilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

(3) Die Rechtsbeschwerde wendet hiergegen ohne Erfolg ein, gerade bei
Wörterbüchern sei die Wahrnehmung der Farbe als betrieblicher Herkunftshin-
weis besonders zweifelhaft, weil hier nicht nur die dekorative Verwendung der
Farbe zu berücksichtigen sei, sondern häufig Farben auf den Einbänden ange-
bracht würden, um einen Bezug zu dem jeweiligen Land herzustellen, dessen
Sprache in dem Wörterbuch wiedergegeben sei. So seien häufig etwa deutsch-
schwedische Wörterbücher gelb-blau und deutsch-spanische Wörterbücher
gelb-rot gestaltet.

Die Verwendung von Farbkombinationen als Hinweis auf Landesspra-
chen steht der Annahme des Bundespatentgerichts nicht entgegen, der Verkehr
fasse die isolierte Verwendung der Farbe Gelb als Herkunftshinweis auf.

b) Das Bundespatentgericht ist im Ergebnis auch mit Recht davon aus-
gegangen, dass das angegriffene Zeichen sich infolge seiner Benutzung in den
maßgeblichen Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

aa) Die Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung im Verkehr im
Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamt-
schau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die
Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Un-
ternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren
anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999
C108/
97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54
Windsurfing
Chiemsee; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. Deutscher
Spar-
kassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, Beschluss
vom 19. Januar 2006 I
ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 20 = WRP 2006, 1130
LOTTO;
Beschluss vom 25. Oktober 2007 I
ZB 22/04, GRUR 2008, 510
Rn. 23 = WRP 2008, 791 Milchschnitte).
Die Verkehrsbefragung ist dabei nur
eines von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchset-
zung. Zu berücksichtigen sind weiter der von der Marke gehaltene Marktanteil,
die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der
Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen
von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH,
GRUR 1999, 723 Rn. 51 Windsurfing
Chiemsee; GRUR 2014, 776 Rn. 41
Deutscher
Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot];
BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 28 VISAGE).


Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierig-
keiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterschei-
dungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen
(EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 – Windsurfing Chiemsee; BGH, Beschluss
vom 9. Juli 2009 I
ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 38 = WRP 2010, 260
ROCHER-
Kugel), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung
der Verkehrsdurchsetzung sein wird (vgl. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 32 test).
Daraus folgt weiter, dass die Verkehrsdurchsetzung im Einzelfall ohne Ver-
kehrsbefragung festgestellt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 42
Deutscher
Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot];
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 337).

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung wirft besondere Schwierigkei-
ten auf, wenn der Markenschutz für ein Zeichen beansprucht wird, das nicht
isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Gestaltungsmerkmalen benutzt
worden ist. In einem solchen Fall lassen die Umstände, die – wie Umsätze,
Marktanteile und Werbeaufwendungen – sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung
hinweisen können, regelmäßig nur darauf schließen, dass die konkrete, durch
mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (vgl. BGH,
GRUR 2008, 710 Rn. 29 – VISAGE).

bb) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Nachweis einer Durch-
setzung der als Marke eingetragenen Farbe für die Waren „zweisprachige Wör-
terbücher in Printform“ in den maßgeblichen Verkehrskreisen sei auch ohne ein
demoskopisches Gutachten bereits aufgrund einer Gesamtschau der von der
Markeninhaberin im Anmeldungsverfahren vorgelegten Unterlagen sowie ge-
richtsbekannter Umsätze erbracht. Zweisprachige Wörterbücher würden auf
dem wirtschaftlich eigenständigen und eng umgrenzten Markt der Wörterbücher
als Übersetzungshilfe angeboten. Wegen des herausragenden Marktanteils der

Markeninhaberin in diesem Produktbereich, der Verkaufszahlen, des jährlichen
Werbeaufwands und der Konstanz und Dauer der Benutzung der Farbe Gelb
für die fraglichen Wörterbücher sei der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
erbracht. Jedenfalls sei die Durchsetzung der angegriffenen abstrakten Farb-
marke für zweisprachige Wörterbücher in Printform in den maßgeblichen Ver-
kehrskreisen durch das demoskopische Gutachten der G. P. S.
Deutschland vom Juli 2009 belegt. Diesem Gutachten sei zu entnehmen, dass
der Durchsetzungsgrad der eingetragenen Farbmarke innerhalb der beteiligten
Verkehrskreise bei 66% liege. Diese Ausführungen halten im Ergebnis der
rechtlichen Nachprüfung stand.

cc) Die Zusammenschau der Beweismittel zur Marktführerschaft der
Markeninhaberin im Produktsegment zweisprachiger Wörterbücher in Printform,
zur Dauer der Benutzung der Farbe Gelb sowie die Ergebnisse des demoskopi-
schen Gutachtens rechtfertigen die Annahme, die angegriffene Marke habe sich
im Verkehr durchgesetzt.

(1) Allerdings rügt die Rechtsbeschwerde mit Recht, dass das Bundespa-
tentgericht die Werbeaufwendungen der Markeninhaberin als Begründung für
die Feststellung herangezogen hat, die angegriffene Marke habe sich im Ver-
kehr durchgesetzt.

Die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Zeichens
anhand der Umsätze und der Werbeaufwendungen der Markeninhaberin
kommt vorliegend deshalb nicht in Betracht, weil der gelbe Farbton nach den
Feststellungen des Bundespatentgerichts für die zweisprachigen Wörterbücher
nie isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit dem blauen Buchstaben „L“
verwendet worden ist. Die vorgetragenen Umstände lassen in einer solchen
Fallgestaltung allein den Schluss auf eine Verkehrsdurchsetzung dieser Ge-

samtkombination zu (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 I
ZR 94/04,
GRUR 2007, 1066 Rn. 37 = WRP 2007, 1466 Kinderzeit;
Beschluss vom
21. Februar 2008 I
ZB 70/07, MarkenR 2008, 176 Rn. 17 Melissengeist;
BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 37 VISAGE;
GRUR 2010, 138 Rn. 39 ROCHER-
Kugel; GRUR 2011, 65 Rn. 23 f. Buchstabe
T mit Strich). Auf die von der
Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob das Bundespatentgericht näher
hätte feststellen müssen, wie sich der Absatz der Markeninhaberin über den
mitgeteilten Zeitraum von elf Jahren verteilt und entwickelt hat, weil nach dem
insoweit übereinstimmenden Vorbringen der Beteiligten die Bedeutung von
Wörterbüchern in Printform infolge der zunehmenden Konkurrenz elektroni-
scher Übersetzungshilfen rückläufig sei, kommt es deshalb nicht an.

(2) Das Bundespatentgericht hat jedoch im Ergebnis zu Recht ange-
nommen, dass sich die Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Zeichens aus
dem Umstand ergibt, dass die Markeninhaberin über einen herausragenden
Marktanteil von 60% verfügt, dass sie einen gelben Farbton für zweisprachige
Wörterbücher seit 1956 und den gelben Farbton der angegriffenen Marke seit
1986 verwendet und außerdem erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs
in der gelben Farbe einen Herkunftshinweis erkennen.

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Verkehrsdurchsetzung der
angegriffenen Marke ergebe sich aus dem von der Markeninhaberin bereits im
Anmeldungsverfahren vorgelegten Gutachten der G. vom 28. Juli 2009 (nach-
folgend: G. -Gutachten). Das Gutachten, das von einem anerkannten Institut
zur Durchführung von Verkehrsbefragungen stamme, stelle Befragungsumfang,
Repräsentativität der Stichproben sowie den Ablauf der Befragung nachvoll-
ziehbar dar. Die angesprochenen Verkehrskreise seien mit den Nutzern von
zweisprachigen Wörterbüchern zutreffend bestimmt. Zweisprachige Wörterbü-
cher gehörten nicht zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs und sprächen

nur einen Teil der Bevölkerung an. Der bei der Befragung verwendete Begriff
der „zweisprachigen Wörterbücher“ ohne den Zusatz „in Printform“ entwerte
das Ergebnis nicht. Es sei methodisch richtig, den Befragten nur ein Muster der
Farbmarke vorzulegen. Der Durchsetzungsgrad betrage nach dem Ergebnis
des Gutachtens bei einer statistischen Schwankungsbreite zwischen 66% und
72%. Damit sei die untere Grenzen von 50% überschritten, ein Anteil von
10 Prozentpunkten über der Mindestgrenze stelle einen für die Feststellung der
Verkehrsdurchsetzung erforderlichen erheblichen Teil der beteiligten Verkehrs-
kreise dar. Diese Ausführungen halten im Ergebnis den Angriffen der Rechts-
beschwerde stand.

dd) Die gegen das demoskopische Gutachten vorgebrachten Angriffe der
Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

(1) Im Ansatz zutreffend beanstandet die Rechtsbeschwerde allerdings,
dass in dem G. -Gutachten allein die Nutzer von zweisprachigen Wörterbü-
chern als die relevanten Verkehrskreise angesehen worden sind.

Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören in erster Linie die Endab-
nehmer der Waren. Neben den aktuellen Käufern sind auch die Personen ein-
zubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erwor-
ben zu haben (BGH, GRUR 2006, 760 Rn. 22 – LOTTO). Da zumindest die eng-
lische Sprache in den allgemeinbildenden Schulen Pflichtfach ist und darüber
hinaus alle Bevölkerungskreise mit der englischen Sprache oder einzelnen eng-
lischen Begriffen konfrontiert werden, die häufig Eingang in die deutsche Spra-
che gefunden haben, kommt der Kauf oder Gebrauch eines englisch-deutschen
Wörterbuchs, und sei es auch nur, um es an Dritte weiterzugeben (vgl. dazu
BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 38 ROCHER-
Kugel), für jedermann in Betracht.
Es liegt deshalb nahe, zweisprachige Wörterbücher als Waren des Massenkon-

sums anzusehen, bei denen die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen
Verkehrskreisen zählt (vgl. BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 35 Kinderzeit;
GRUR
2009, 954 Rn. 26 Kinder
III).

Allerdings verhilft dies der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg, weil auch
unter Einbeziehung der Befragten, die angegeben haben, nie ein zweisprachi-
ges Wörterbuch zu benutzen, das Bundespatentgericht aufgrund der Ergebnis-
se des G. -Gutachtens von einem Durchsetzungsgrad von mehr als 50% und
damit von einer Verkehrsdurchsetzung der Farbe „Gelb“ ausgehen konnte. Ein
höherer Durchsetzungsgrad ist nicht erforderlich.

Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass für die
Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von fes-
ten Prozentsätzen auszugehen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass ein erhebli-
cher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als be-
schreibende oder übliche Angabe oder als dekoratives Element, sondern zu-
mindest auch als Herkunftshinweis ansieht. Deshalb kann sofern
nicht beson-
dere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen die
untere Grenze
für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung anhand eines Meinungsfor-
schungsgutachtens nicht unterhalb von 50% angesetzt werden (vgl. BGH, Be-
schluss vom 1. März 2001 I
ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001,
1205 REICH
UND SCHOEN; BGH, GRUR 2008, 510 Rn. 24 – Milchschnitte;
GRUR 2010, 138 Rn. 41 ROCHER-
Kugel). Die Berücksichtigung einer Fehler-
toleranz zu Lasten der Markeninhaberin kommt dabei nicht in Betracht (vgl.
BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 38 f. test).

Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union, wonach es für die Feststellung des im Einzelfall erforderli-
chen Durchsetzungsgrads entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil der betei-

ligten Verkehrskreise das Zeichen zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht
(vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 54 Windsurfing
Chiemsee) und insoweit
auch bei einer konturlosen Farbmarke nicht von festen Prozentsätzen ausge-
gangen werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 48 f. Deutscher
Spar-
kassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]).

Jedenfalls ist im Streitfall ein für die Annahme einer Verkehrsdurchset-
zung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG ausreichender Durchsetzungsgrad nach
dem G. -Gutachten gegeben. Von insgesamt 1.231 Befragten gaben 300 an,
nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen. Nur 931 Personen, die häufig,
gelegentlich oder selten zweisprachige Wörterbücher benutzen, wurden weiter
dazu befragt, ob sie in der Farbe „Gelb“ einen Hinweis auf einen ganz bestimm-
ten, solche Wörterbücher anbietenden Verlag sehen. Von diesen 931 Befragten
sahen 778 – rund 63% aller Befragten – in der Farbe einen Hinweis auf einen
ganz bestimmten Verlag. 645 Personen konnten darüber hinaus die Klägerin
namentlich benennen. Da damit 52% der insgesamt befragten 1.231 Personen
im Zusammenhang mit zweisprachigen Wörterbüchern die Farbe „Gelb“ als
Hinweis auf die Klägerin angeben konnten, reicht dies im vorliegenden Fall für
sich allein schon für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung aus.

In diesem Zusammenhang ist ohne Bedeutung, dass in dem G. -Gut-
achten die Befragten zusammengefasst sind, die die Markeninhaberin nicht
namentlich benennen konnten oder einen anderen Verlag angegeben haben.
Von dieser Gruppe hatten nur diejenigen Personen außer Betracht zu bleiben,
die einen anderen Verlag als denjenigen der Markeninhaberin angegeben ha-
ben. Dieser Fehler des Gutachtens wirkt sich jedoch ausschließlich zu Lasten
der Markeninhaberin aus und steht der Annahme einer Verkehrsdurchsetzung
daher nicht entgegen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1110 Rn. 50 Gelbe
Wörterbü-
cher).

(2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, den Befragten sei
eine gelbe Farbfläche ohne Hinweis darauf vorgelegt worden, diese Farbfläche
werde normalerweise nur in Verbindung mit dem blauen „L“-Logo der Marken-
inhaberin verwendet.

Ob der Verbraucher gerade in der Marke einen betrieblichen Her-
kunftshinweis sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festge-
stellt werden, wenn deren Gegenstand die isolierte Marke und nicht die zu-
sammen mit weiteren Zeichen verwendete tatsächliche Benutzungsform ist (vgl.
BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 f. VISAGE;
GRUR 2009, 954 Rn. 32
Kinder
III; GRUR 2010, 138 Rn. 39 ROCHER-
Kugel; zu § 14 MarkenG auch
BGH, Urteil vom 5. November 2008 I
ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 40 =
WRP 2009, 831 Stofffähnchen
I). Die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten
Farbmarke kann deshalb nur festgestellt werden, wenn der Verkehr die Farbe
an sich als Herkunftshinweis erkennt (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG,
11. Aufl., § 8 Rn. 585). Es ist deshalb richtig, dass den Befragten allein ein Mus-
ter der gelben Farbe gezeigt worden ist.

(3) Auch die weiteren Angriffe gegen das G. -Gutachten verhelfen der
Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass für die Ermittlung der
Verkehrsdurchsetzung eine Stichprobe mit einer Zahl von 1.231 befragten Per-
sonen als hinreichend repräsentativ angesehen werden kann (vgl. BGH, GRUR
2009, 954 Rn. 31 Kinder
III; Niedermann, GRUR 2006, 367, 373). Das lässt
einen Rechtsfehler nicht erkennen. Dass das Bundespatentgericht nur 931 Per-
sonen zu den Verwendern von zweisprachigen Wörterbüchern gezählt hat,
steht der Repräsentativität der Stichprobe nicht entgegen.

Ebenso ist es unschädlich, dass nicht ausdrücklich nach Wörterbüchern
in Printform, sondern allgemein nach der Nutzung oder Verwendung „von Wör-
terbüchern“ gefragt worden ist. Selbst wenn man annähme, dass der Verkehr
unter „Wörterbüchern“ auch elektronische Wörterbücher versteht, wäre dies ein
Fehler, der zu einer Erweiterung des Produktbereichs führen und sich im statis-
tischen Ergebnis allenfalls zu Ungunsten der Markeninhaberin auswirken wür-
de. Soweit die Rechtsbeschwerde in der Antwortmöglichkeit „Nein“, „nie“ zu der
Frage „Nutzen bzw. verwenden Sie zweisprachige Wörterbücher?“ eine über-
mäßige Einschränkung der angesprochenen Verkehrskreise sieht, gilt dasselbe,
weil dieser Verkehrskreis von der weiteren Befragung ausgeschlossen worden
ist.

Auch mit ihrer Rüge, die Interviewer seien in dem Fragebogen angewie-
sen worden, am Bildschirm ein „gelbes Kästchen/gelbes Buchcover“ anzuzei-
gen, kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Wie sich aus dem Gut-
achten ergibt, ist den Befragten kein gelbes Buchcover, sondern die Abbildung
eines gelben (HKS 5) Kästchens gezeigt worden. Damit ist von einer das Gut-
achtenergebnis nicht beeinträchtigenden neutralen Fragestellung auszugehen
(vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 689).

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist das Ergebnis des Gut-
achtens auch nicht deshalb in Zweifel zu ziehen, weil in den Fragebögen die
Frage gestellt wurde, ob in der gelben Farbe bei zweisprachigen Wörterbüchern
ein „Hinweis“ auf einen ganz bestimmten Verlag liegt. Die Wortwahl bei dieser
Fragestellung ist nicht zu beanstanden (aA BPatG GRUR 2013, 844, 847); sie
trägt dem Umstand Rechnung, dass Marken die Funktion haben, auf die be-
triebliche Herkunft der durch sie gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung
hinzuweisen.

Soweit die Rechtsbeschwerde die im Gutachten fehlende Aufschlüsse-
lung der Befragungsergebnisse in Tabellen und Listen und die fehlende Be-
schreibung der Methodologie möglicher Fehlerquellen beanstandet, hat sie
nicht dargelegt, inwieweit der Aussagewert des Gutachtens hierdurch beein-
trächtigt wäre. Auch wenn dem Gutachten keine detaillierten Tabellen und Lis-
ten beigefügt sind, lassen sich der Ablauf und der Inhalt der Befragungen hin-
reichend deutlich nachvollziehen.

ee) Den Ergebnissen des G. -Gutachtens kann die Rechtsbeschwerde
schließlich nicht die von der Antragstellerin vorgelegte Verkehrsbefragung der
I. GmbH vom 27. Juli 2012 mit Erfolg entgegenhalten, da darin schon im
methodischen Ansatz unzutreffend nach der tatsächlichen Verwendungsform
(„blaues L auf gelbem Grund“) gefragt worden ist, nicht hingegen isoliert nach
der abstrakten Farbe „Gelb“.

III. Die Rechtsbeschwerde kann auch nicht mit ihrer Auffassung durch-
dringen, die angegriffene Marke sei zu löschen, weil sie mit dem Zeitrang der
Anmeldung im Jahr 1996 eingetragen worden sei, obwohl sich das demoskopi-
sche Gutachten auf eine Verkehrsdurchsetzung im Jahr 2009 beziehe.

1. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG)
und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung,
ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche
Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen dieser Vor-
schrift eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der
Anmeldung des Zeichens abzustellen (BGH, Beschluss vom 18. April 2013
I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 Aus Akten werden

Fakten). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob das Schutzhindernis durch Verkehrs-
durchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist. Das
folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des § 8 Abs. 3 MarkenG. Die
Vorschrift dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL. Nach Satz 1 dieser
Bestimmung wird eine Marke nicht gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c und d Mar-
kenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) von der Eintragung ausgeschlossen
oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung
Unterscheidungskraft erworben hat. Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL kön-
nen die Mitgliedstaaten darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Be-
stimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmel-
dung oder Eintragung erworben wurde. Der deutsche Gesetzgeber hat von der
Option des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL durch § 37 Abs. 2 MarkenG Ge-
brauch gemacht. Danach setzt die Eintragung einer Marke, bei der ein am An-
meldetag bestehendes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG
später entfallen ist, ein Einverständnis des Anmelders zur Zeitrangverschiebung
voraus. Zu den Gründen für einen Fortfall eines Schutzhindernisses nach § 8
Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG zählt eine nach dem Anmeldetag erlangte Ver-
kehrsdurchsetzung der Marke. Daraus folgt, dass die Eintragung eines originär
nicht unterscheidungskräftigen Zeichens mit der Priorität des Anmeldetags eine
Verkehrsdurchsetzung zu diesem Zeitpunkt erfordert. Andernfalls ist die Marke
entgegen § 8 Abs. 2 und 3 MarkenG eingetragen worden (BGH, GRUR 2014,
483 Rn. 21 test).

Nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG kann eine Marke wegen fehlender Un-
terscheidungskraft nur gelöscht werden, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8
MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis im Zeitpunkt der
Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht. Daraus folgt, dass eine
Löschung der Marke nicht mehr in Betracht kommt, wenn die fehlende Unter-
scheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch eine nachträgliche Ver

kehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag

überwunden worden ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 954 Rn. 12 und 18 – Kinder III;
GRUR 2014, 483 Rn. 21 test).
Sofern dies der Fall ist, kann offen bleiben, ob
die Marke im Zeitpunkt der Anmeldung zu Unrecht eingetragen worden ist (vgl.
Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rn. 16; Mühlendahl, GRUR 2013, 775, 779).

2. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, das Eintragungshindernis
der fehlenden Unterscheidungskraft sei bereits bei Anmeldung des Zeichens
auch ohne demoskopischen Nachweis überwunden gewesen. Dies ergebe sich
aus dem jahrzehntelangen Marktauftritt der Markeninhaberin mit der Farbe Gelb
und ihrer Stellung als Marktführerin für zweisprachige Wörterbücher. Jedenfalls
ließen die Ergebnisse des Gutachtens aus dem Jahr 2009 Rückschlüsse auf
den Durchsetzungsgrad der angegriffenen Marke im Zeitpunkt der Anmeldung
im Jahr 1996 zu. Im vorliegenden Fall rechtfertigten konkrete Anhaltspunkte
Schätzungen auch für den lange zurückliegenden Anmeldezeitpunkt. Der eng
begrenzte inländische Markt der zweisprachigen Wörterbücher sei in den ver-
gangenen Jahrzehnten durch eine langjährig gleichbleibende Präsenz weniger
Anbieter geprägt gewesen. Die Markeninhaberin behaupte sich bereits seit
1956 mit gelben zweisprachigen Wörterbüchern auf diesem Markt. Ihre Wörter-
bücher würden seit Jahrzehnten im Sprachunterricht an deutschen Schulen
verwendet. Seit der Verbreitung von mobilen Internetzugängen und der damit
einhergehenden erleichterten Verfügbarkeit von elektronischen Wörterbüchern
habe es einen Umsatzrückgang für gedruckte Wörterbücher gegeben. Deshalb
sei davon auszugehen, dass die in der Verkehrsbefragung von 2009 festgestell-
te Bekanntheit auch schon im Zeitpunkt der Anmeldung bestanden habe und
das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bereits zu jenem Zeitpunkt
gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden gewesen sei. Eine Prioritätsverschie-
bung gemäß § 37 Abs. 2 MarkenG sei deshalb nicht notwendig gewesen. Diese
Auffassung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

3. Die Annahme der Verkehrsdurchsetzung im Jahre 2009 kann aus-
nahmsweise auf den Tag der Anmeldung im Jahr 1996 zurückbezogen werden.

a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht von dem Grundsatz ausge-
gangen, dass größere Zeiträume zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt der Er-
stattung eines demoskopischen Gutachtens die Annahme ausschließen, das
Gutachtenergebnis könne auf den Anmeldetag zurückbezogen werden (vgl.
BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 40 Stofffähnchen
I). Jedenfalls in Warenberei-
chen, in denen der zwischen Anmeldung und Gutachtenerstellung liegende
Zeitraum zu einer Änderung des Marktes und der Produkte und damit zur Be-
nutzungslage des in Streit stehenden Zeichens führen kann, kommt eine Rück-
beziehung über längere Zeit nicht in Betracht. Etwas anderes kann nur in be-
sonderen, an strenge Voraussetzungen geknüpften Fallgestaltungen gelten.
Davon ist auszugehen, wenn in speziellen Warenbereichen die in Frage ste-
henden Produkte sich nicht rasch ändern und die Marktentwicklung über länge-
re Zeit zuverlässig beurteilt werden kann (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8
Rn. 662 f.).

b) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, ein
solcher Ausnahmefall liege vor. Diese Beurteilung liegt im Wesentlichen auf
tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur da-
rauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zu-
grunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Le-
benserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen
Feststellungen getragen wird. Das ist hier der Fall. Die Rechtsbeschwerde zeigt
keinen Verstoß gegen die Denkgesetze und die allgemeine Lebenserfahrung
auf. Ein solcher Verstoß ist auch nicht ersichtlich. Das Bundespatentgericht ist
von seit vielen Jahren gleichbleibenden Marktverhältnissen und einer im Hin-

blick auf das Aufkommen elektronischer Wörterbücher rückläufigen Marktent-
wicklung für zweisprachige Wörterbücher in Printform ausgegangen. Von Be-
deutung für die Beurteilung ist weiter der hohe Marktanteil der Markeninhaberin,
die außerordentlich lange Marktpräsenz mit gelben Wörterbüchern und der An-
teil von mehr als 50% aller Befragten, die eine namentliche Zuordnung zur Mar-
keninhaberin vornehmen konnten. Bei einer solchen Sachlage ist die Annahme
nicht erfahrungswidrig, dass die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung der
angegriffenen Marke im Jahr 2009 die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung
schon im Jahr 1996 rechtfertigt.

4. Danach kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob der Löschung der
angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entgegensteht, dass
sich das Zeichen im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag bei
den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hatte, und ob die nach dem G. –
Gutachten im Juli 2009 festgestellte Verkehrsdurchsetzung auch noch im Zeit-
punkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts im Jahr 2013 bestanden hat
(vgl. hierzu BGH, GRUR 2009, 954 Kinder
III; GRUR 2010, 138 ROCHER-
Kugel). Da die Voraussetzungen einer Eintragung der angegriffenen Marke mit
Priorität des Anmeldezeitpunkts vorliegen, kommt es ferner nicht auf die Bedeu-
tung des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 19. Juni 2014
(C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Deutscher
Sparkassen- und Giro-
verband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]) für die Feststellungslast zur Ver-
kehrsdurchsetzung im Löschungsverfahren an (vgl. Clark, GRUR-Prax 2014,
323; vgl. zu den Vorlageersuchen des Bundespatentgerichts auch v. Mühlen-
dahl, GRUR 2013, 775, 779).

IV. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserhebli-
chen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungser-
suchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern. Die im Streitfall maßgeblichen Kriterien für die Prüfung, ob das angegriffene Zeichen infolge

Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, sind durch die angeführte
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt. Die Beant-
wortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die entsprechenden Anforde-
rungen erfüllt, ist Aufgabe der mit dem Eintragungs- und Löschungsverfahren
befassten Ämter und Gerichte der Mitgliedstaaten (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723
Rn. 51 ff. Windsurfing
Chiemsee).

V. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90
Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Büscher Schaffert Kirchhoff

Löffler Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.08.2013 – 29 W(pat) 90/12 –
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Quelle: BGH


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