201205.02
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(Markenrecht) BGH vom 15.3.2012 zur Darlegungslast bei Produktfälschungen – Urteilsbegründung Converse I (I ZR 52/10)

Nach einer aktuellen Entscheidung des BGH muss der der Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, zunächst Anhaltspunkte oder Umstände vortragen, die für eine Fälschung sprechen. Hier hatte Converse zu  nicht übereinstimmende Codes (Produktions- und Fabriknummern) und falsche Markierungen auf der Innenseite, falsche Größen und  falsche Abstände sowie minderwertige Aufkleber vorgetragen, so dass die Beklagte  die Beweislast traf, dass es sich nicht um Fälschungen handelte und dass Ware von der Klägerin oder mit deren Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist und die Markenrechte danach gemäß § 24 MarkenG  erschöpft sind.


BGH Urteil vom 15.3.2012

I ZR 52/10

CONVERSE I
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 24 Abs. 1; Gemeinschaftsmarkenverord-
nung Art. 9 Abs. 1 Satz 2

a) Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14
Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV ist grundsätzlich der Dritte
darlegungs- und beweispflichtig. Der Dritte ist deshalb auch regelmäßig dafür
darlegungs- und beweispflichtig, dass er keine Produktfälschungen vertreibt.

b) Behauptet der Markeninhaber im Prozess, der Dritte habe Produktfälschun-
gen vertrieben, kann den Markeninhaber eine sekundäre Darlegungslast da-
zu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von
Produktfälschungen auszugehen ist. Da die sekundäre Darlegungslast nur im
Rahmen des Zumutbaren besteht, braucht der Markeninhaber in diesem Zu-
sammenhang grundsätzlich keine Betriebsgeheimnisse zu offenbaren.

c) Die Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten kann auch auf-
grund eines tatsächlichen Verhaltens des Markeninhabers bestehen.

BGH, Urteil vom 15. März 2012 – I ZR 52/10 – OLG Stuttgart
LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 21. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Born-
kamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Stuttgart vom 4. März 2010 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurück-
verwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1         Die Klägerin, ein US-amerikanisches Unternehmen, produziert und ver-
treibt Sportschuhe. Zu ihrer Produktpalette gehört ein als ,,Converse All Star
Chuck Taylor“ bezeichneter Sportschuh. Die Klägerin ist Inhaberin der deut-
schen Wortmarke Nr. 2001711 ,,CONVERSE“ (Klagemarke 1), der nachfolgend
dargestellten deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 30726086 (Klagemarke 2)
sowie der mit Schutz für die Europäische Union international registrierten, nach-
folgend dargestellten Bildmarke Nr. 929078 (Klagemarke 3)

2          Die Klagemarken 1 und 3 sind für Schuhwaren eingetragen. Die Klage-
marke Nr. 30726086 ist registriert für

Bekleidungsstücke, nämlich T-Shirts, kurze Hosen, Unterhosen, Pullunder,
Trainingsanzüge, Westen, Jacken, Badebekleidung, Pullover, Jeans, Oberteile
und Hosen aus Vlies, windabweisende Anzüge und Jacken, Turnbekleidung,
gewebte Hemden, Trainingshosen und Sweatshirts, Socken, kurz- und langär-
melige Tops, kurz- und langärmelige T-Shirts, Hosen, Röcke, Gürtel, Schals,
Blazer; Kopfbedeckungen, nämlich Sport- und Strickmützen.

3          Die Beklagte handelt mit Sportschuhen und beliefert die Handelsgruppen
,,R. “ und ,,r. “ sowie die ,,t. „-Verbrauchermärkte. Im September 2008 bot
ein ,,t. „-Markt in Solingen von der Beklagten gelieferte Sportschuhe an, die
mit den Klagemarken versehen waren.

Die Klägerin hat behauptet, bei den im ,,t. „-Markt angebotenen Schu-
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hen habe es sich um Produktfälschungen gehandelt. Auch die von der Beklag-
ten an ein ,,r. „-Warenhaus in Neuss gelieferten und dort im September 2008
angebotenen, mit den Klagemarken versehenen Schuhe seien gefälscht gewe-
sen.

5          Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurtei-
len, es zu unterlassen,
1. Schuhe, die mit dem Zeichen

,,CONVERSE“ und/oder
gekennzeichnet sind, insbesondere wie nachfolgend eingeblendet:

(hier befindet sich im Urteil das Logo)

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, feilzuhalten, zu be-
werben, zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen,
sofern diese Schuhe nicht nachweislich durch die Firma Converse Inc. oder
mit ihrer Zustimmung hergestellt und im Inland, in einem der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr ge-
bracht worden sind;
2. Schuhe, die mit dem Zeichen

gekennzeichnet sind, insbesondere wie nachfolgend eingeblendet:

innerhalb der Europäischen Union anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben, zu
vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, sofern diese
Schuhe nicht nachweislich durch die Firma Converse Inc. oder mit ihrer Zu-
stimmung hergestellt und im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden
sind.

6         Die Klägerin hat die Beklagte darüber hinaus auf Herausgabe der in ih-
rem Besitz befindlichen Schuhe an einen Sequester zum Zwecke der Vernich-
tung (Klageantrag zu 3), im Wege der Stufenklage zunächst auf Auskunftsertei-
lung (Klageantrag zu 4) und nach erteilter Auskunft auf Schadensersatz (Klage-
antrag zu 5) in Anspruch genommen und weiter beantragt, ihr zu gestatten, das
Urteil auf Kosten der Beklagten öffentlich bekanntzumachen (Klageantrag zu 6).

7         Die Beklagte hat geltend gemacht, es handele sich bei den in Frage ste-
henden Schuhen um Originalmarkenware der Klägerin. An den Markenrechten
sei Erschöpfung eingetreten. Die Ware stamme von einem nicht näher benann-
ten Lizenznehmer der Klägerin aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on.

8         Das Landgericht hat den Klageanträgen zu 1 bis 3 und 6 im Wege eines
Teilversäumnisurteils im Wesentlichen stattgegeben. Es hat allerdings den Un-
terlassungstenor zu 1 und 2 dahingehend gefasst, dass Herstellung und Inver-
kehrbringen nicht durch ein ,,und“, sondern durch ein ,,oder“ verknüpft wurden
(… sofern diese Schuhe nicht nachweislich durch die Firma Converse Inc. oder
mit ihrer Zustimmung hergestellt oder im Inland, in einem der übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht
worden sind). Weiter hat das Landgericht das Unterlassungsgebot nach dem
Klageantrag zu 2 auf Deutschland beschränkt. Auf den Einspruch der Beklagten
hat das Landgericht durch ein weiteres Teilurteil das Versäumnisurteil aufrecht-
erhalten und die Beklagte zur Auskunft verurteilt. Dagegen hat die Beklagte Be-
rufung eingelegt. Die Klägerin hat beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zu-
rückzuweisen, dass die Veröffentlichung des Tenors in einem überregionalen
Printmedium zu erfolgen habe.

9           Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Stuttgart, GRUR-
RR 2010, 198). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückwei-
sung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin die Wiederherstellung des
landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

10          I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten markenrechtlichen
Ansprüche verneint. Hierzu hat es ausgeführt:

11          Bei den von der Beklagten verkauften Schuhen sei davon auszugehen,
dass es sich um Originalmarkenware der Klägerin gehandelt habe. Die darle-
gungs- und beweispflichtige Klägerin habe keine ausreichenden Anknüpfungs-
tatsachen für das Vorliegen von Fälschungen vorgetragen.

12          Das Markenrecht an der Originalmarkenware sei erschöpft. Die Beweis-
last dafür, dass keine Erschöpfung eingetreten sei, treffe in Abweichung von der
üblichen Beweislastverteilung die Klägerin. Die Beklagte habe nachgewiesen,
dass die Klägerin ihre Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein aus-
schließliches Vertriebssystem in Verkehr bringe und dass eine tatsächliche Ge-

fahr der Abschottung der nationalen Märkte bestehe, wenn die Beklagte den ihr
an sich obliegenden Beweis erbringen müsse, die in Rede stehende Markenwa-
re sei von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirt-
schaftsraum in Verkehr gebracht worden.

13         II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen
Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

14         1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig. Die Klä-
gerin hat in der mündlichen Verhandlung in der Revisionsinstanz angegeben,
dass sie den Klageantrag zu 1 kumulativ auf die Klagemarken mit den Endzif-
fern 711 und 086 stützt. Diese Bestimmung der Klägerin ist dahin auszulegen,
dass sie das mit dem Unterlassungsantrag zu 1 begehrte Verbot, soweit die
Verwendung des Wortzeichens ,,CONVERSE“ in Rede steht, auf die Klagemar-
ke 1 und, soweit es um die Benutzung des Wort-/Bildzeichens geht, auf die
Klagemarke 2 stützt. Den Unterlassungsantrag zu 2 leitet die Klägerin aus der
Klagemarke 3 ab.

15         2. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe infolge Er-
schöpfung der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 Mar-
kenG wegen Verletzung der Klagemarken 1 und 2 (Klageantrag zu 1) und der
weitere Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, Art. 102
Abs. 1, Art. 151 Abs. 2 GMV wegen Verletzung der Klagemarke 3 (Klageantrag
zu 2) nicht zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

16         a) Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Art. 9
Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV sind im Streitfall im Hinblick auf die Klagemar-
ken 1 und 3 erfüllt. Im Zusammenhang mit der Klagemarke 2 ist im Revisions-
verfahren zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass die Voraussetzun-
gen der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorlie-
gen.

17          aa) Das Landgericht, auf dessen tatsächliche Feststellungen das Beru-
fungsgericht Bezug genommen hat, hat festgestellt, dass die Beklagte mit den
Klagemarken 1 bis 3 gekennzeichnete Schuhe an den ,,t. „-Markt in Solingen
und das ,,r. „-Warenhaus in Neuss geliefert hat. Damit ist vorliegend ein Fall
der Doppelidentität im Hinblick auf die Klagemarken 1 und 3 gegeben. Die Be-
klagte hat im geschäftlichen Verkehr mit den Klagemarken 1 und 3 identische
Zeichen für identische Waren verwendet, für die die Marken Schutz genießen.

18          bb) Zur Klagemarke 2 hat das Landgericht, auf dessen Feststellungen
das Berufungsgericht Bezug genommen hat, keine Feststellungen getroffen. Es
hat vielmehr im Hinblick auf die im Klageantrag zu 1 wiedergegebene Abbildung
des Zeichens ,,CONVERSE Chuck Taylor ALL STAR mit fünfzackigem Stern“
das Vorliegen von Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG be-
jaht. Insoweit hat es seiner Beurteilung – unausgesprochen – eine Klagemarke
zugrunde gelegt, die für Schuhwaren geschützt ist (etwa die Wort-/Bildmarke
Nr. 129307). Auf diese Marke hat die Klägerin ihre Ansprüche in der Revisions-
instanz aber nicht gestützt, sondern auf die Klagemarke 2, die keinen Schutz für
Schuhwaren beansprucht. Ein Fall der Doppelidentität nach § 14 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG scheidet danach aus. Da das Berufungsgericht – folgerichtig – zur Kla-
gemarke 2, insbesondere zu deren Kennzeichnungskraft und zur Frage der Wa-
renähnlichkeit, keine Feststellungen getroffen hat, ist zugunsten der Klägerin
davon auszugehen, dass zwischen der Klagemarke 2 und der angegriffenen
Abbildung Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG be-
steht. Allerdings kann die Klägerseite nach der Senatsrechtsprechung daran
gehindert sein, in der Revisionsinstanz ihren Anspruch auf einen Streitgegen-
stand zu stützen, den das Berufungsgericht bei der bislang unbeanstandet ge-
bliebenen alternativen Klagehäufung der Verurteilung nicht zugrunde gelegt hat.
Denn wählt die Klagepartei in der Revisionsinstanz vorrangig einen Streitge-
genstand aus, zu dem das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat,
weil die Partei dem Berufungsgericht die Auswahl zwischen den Streitgegen-
ständen überlassen hatte, macht dies eine Zurückverweisung der Sache an das
Berufungsgericht erforderlich, die vermieden werden kann, wenn die Klägersei-
te das Klagebegehren vorrangig aus einem Streitgegenstand herleitet, den das
Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat (vgl. BGH, Beschluss
vom 24. März 2011 – I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 13 – TÜV I). Im Streitfall
ist aber ohnehin eine Zurückverweisung der Sache erforderlich (dazu sogleich
nachstehend). Es kommt daher insoweit nicht darauf an, dass die Klägerin mit
der Klagemarke 2 in der Revisionsinstanz eine Marke ausgewählt hat, bei der
die Voraussetzungen der Doppelidentität nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht
vorliegen.

19         b) Die Verwendung der mit den Klagemarken 1 und 3 identischen Zei-
chen für identische Waren im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und die
Benutzung einer mit der Klagemarke 2 – unterstellt – verwechselbaren Abbil-
dung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ohne Zustimmung der Klägerin als
Markeninhaberin im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2
GMV geschehen. Dass die Klägerin dem Vertrieb der Sportschuhe durch die
Beklagte an den ,,t. „-Markt in Solingen oder das ,,r. „-Warenhaus in Neuss
zugestimmt hat, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ohne dass die Re-
visionserwiderung hiergegen etwas erinnert.

20         Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von
§ 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs.1 Satz 2 GMV ist die Beklagte beweis-
pflichtig (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 – I ZR 193/97, GRUR 2000,
879, 880 = WRP 2000, 1280 – stüssy I; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy,

Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG
Rn. 104; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 61). Die fehlende
Feststellung einer Zustimmung der Klägerin geht daher zu Lasten der Beklag-
ten, ohne dass es darauf ankommt, ob die Beklagte Originalmarkenprodukte
der Klägerin oder Produktfälschungen vertrieben hat.

21         Produktfälschungen sind nachgeahmte Waren im Sinne von Art. 2 Abs. 1
Buchst. a Ziff. i der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli
2003 (Grenzbeschlagnahmeverordnung). Auf diesen Waren sind ohne Zustim-
mung des Markeninhabers identische oder in ihren wesentlichen Merkmalen
von der Marke nicht zu unterscheidende Zeichen angebracht. Originalmarken-
waren sind dagegen solche Waren, bei denen die Marke vom Markeninhaber
oder mit seiner Zustimmung an der Ware angebracht worden ist.

22         Sowohl derjenige, der mit der Marke versehene Produktfälschungen ab-
setzt, als auch derjenige, der Originalmarkenerzeugnisse des Markeninhabers
vertreibt, benutzt die Marke für eigene Waren und handelt widerrechtlich, wenn
die Benutzung ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt. Das Ausschließ-
lichkeitsrecht an der Marke nach § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 GMV
ist nicht auf das Recht zur Kennzeichnung der Waren mit der Marke be-
schränkt, sondern umfassend zu verstehen und hat auch das Recht zum Anbie-
ten und Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware zum Inhalt (vgl.
EuGH, Urteil vom 18. Oktober 2005 – C-405/03, Slg. 2005, I-8735 = GRUR
2006, 146 Rn. 58 – Class International; BGH, GRUR 2000, 879, 880 f. – stüssy I;
Sack, WRP 1999, 467, 470).

23         c) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist nicht davon auszuge-
hen, dass die Beklagte Originalmarkenware der Klägerin vertrieben hat und
dass die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und
Art. 13 Abs. 1 GMV vorliegen.

24         aa) Im Streitfall ist ungeklärt, ob es sich bei den von der Beklagten ver-
triebenen Schuhen um Originalmarkenware oder Produktfälschungen handelt
und ob – soweit es sich um Originalmarkenware handelt – diese von der Kläge-
rin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr ge-
bracht worden ist. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat
jedoch angenommen, dass die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen
von Produktfälschungen bei der Klägerin liegt und ihr Vorbringen keine hinrei-
chenden Anknüpfungspunkte bietet, um eine Beweisaufnahme durchzuführen.
Ein sicherer Aufschluss könne durch die firmeneigene Kodierung der Ware er-
bracht werden. Die Klägerin habe sich aber nicht bereiterklärt, diese Kodierung
offenzulegen. Für das weitere Verfahren sei deshalb davon auszugehen, dass
es sich um Originalmarkenware handele. An dieser sei das Markenrecht der
Klägerin erschöpft. Zwar sei grundsätzlich die Beklagte für das Vorliegen der
Voraussetzungen der Erschöpfung beweispflichtig. Die Beweislastregel gelte
aber nicht, wenn die Markeninhaberin ein Vertriebssystem unterhalte, mit dem
die Gefahr der Marktabschottung verbunden sei. Von der Gefahr einer Markt-
abschottung sei vorliegend auszugehen. Diese könne nicht nur auf vertragli-
chen Vereinbarungen beruhen, sondern auch durch ein tatsächliches Verhalten
geschaffen werden. Aus einem in der Zeitschrift ,,SPORTSWEAR INTERNATI-
ONAL NEWS“ wiedergegebenen Gespräch mit dem Geschäftsführer der Ver-
triebsgesellschaft der Klägerin von September 2009 folge die Absicht der Klä-
gerin, Waren nur über die Händler ihres Vertriebssystems zu vertreiben, um die
Preise hochzuhalten.

25         bb) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

26         Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist grundsätzlich die Be-
klagte darlegungs- und beweispflichtig für den Umstand, dass sie Originaler-
zeugnisse der Klägerin und keine Produktfälschungen vertrieben hat (vgl. KG,
GRUR-RR 2011, 263, 264). Da beim Vertrieb von Produktfälschungen eine Er-
schöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV von
vornherein ausscheidet, richtet sich die Darlegungs- und Beweislast nach den
Maßstäben des jeweiligen Verletzungstatbestandes. Vorliegend steht fest, dass
die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit den Klagemarken identische Zei-
chen für identische Waren verwendet hat, für die die Marken Schutz genießen
(§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV), oder es ist im
Revisionsverfahren vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG auszugehen. Dies stellt eine Markenverletzung dar, es sei denn, es
handelt sich um Originalmarkenwaren, die vom Markeninhaber oder mit seiner
Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden
sind. Dementsprechend obliegt dem in Anspruch genommenen Dritten die Be-
weislast dafür, dass es sich um Originalmarkenwaren handelt und diese vom
Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum
in Verkehr gebracht worden sind (vgl. BGH, GRUR 2000, 879, 880 – stüssy I;
BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 – I ZR 193/97, GRUR 2004, 156, 158 = WRP
2004, 243 – stüssy II; vgl. auch EuGH, GRUR 2006, 146 Rn. 74 – Class Interna-
tional). Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es
sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung
des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1
Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Ver-
trieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben (vgl. hierzu Bölling, GRUR-RR
2011, 345, 347). Das ändert aber ebenfalls nichts an der Beweislast des Dritten
für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten es
dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten.

Von einer solchen Gefahr ist im Streitfall jedoch nicht auszugehen (dazu so-
gleich Rn. 32 ff.).

27          Allerdings wird den Markeninhaber, der eine Produktfälschung behaup-
tet, regelmäßig eine sekundäre Darlegungslast treffen, weil er ohne weiteres
Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Um-
stände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (vgl. BGH, Urteil
vom 30. April 2008 – I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 Rn. 46 = WRP 2008, 1104 –
Internet-Versteigerung III; Urteil vom 4. Dezember 2008 – I ZR 3/06, GRUR
2009, 871 Rn. 27 = WRP 2009, 967 – Ohrclips; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl.,
§ 24 Rn. 121). Dieser sekundären Darlegungslast ist die Klägerin jedoch nach-
gekommen. Sie hat vorgetragen, anhand welcher Merkmale sie zu dem Ergeb-
nis gelangt ist, dass es sich um Fälschungen handelt. Die bei Testkäufen im
,,t. „-Verbrauchermarkt in Solingen und im ,,r. „-Warenhaus in Neuss erwor-
benen Schuhe hätten nicht übereinstimmende Codes (Produktions- und Fabrik-
nummern) und falsche Markierungen auf der Innenseite, falsche Größen und
falsche Abstände sowie minderwertige Aufkleber aufgewiesen. Ein Verbin-
dungselement (sog. heel filler) zwischen Laufeinlage und Schuhsohle habe bei
einem Schuh gefehlt.

28          Die Klägerin hat sich allerdings nicht bereitgefunden, die firmeneigene
Kodierung auf den Schuhen aufzudecken. Daraus folgt aber nicht, dass sie ih-
rer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen ist und der Vortrag der
Beklagten, die von ihr vertriebenen Schuhe seien Originalmarkenware aus der
Produktion der Klägerin, nach § 138 Abs. 3 ZPO als unstreitig zu behandeln ist.
Die Klägerin brauchte im Rahmen der sekundären Darlegungslast diese Be-
triebsgeheimnisse nicht offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die
übrigen von der Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Pro-
duktfälschung ergeben soll, keinen Aufschluss hierüber bringen. Im Übrigen be-
steht die sekundäre Darlegungslast einer Partei nur im Rahmen des Zumutba-
ren, weshalb sie Betriebsgeheimnisse grundsätzlich nicht offenzulegen braucht.

29         cc) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, dass die
Klägerin im Streitfall für eine fehlende Erschöpfung beweispflichtig ist.

30         (1) Die Voraussetzungen der Schutzschranke der Erschöpfung nach § 24
Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV sind nach den allgemeinen Regeln
von demjenigen darzulegen und zu beweisen, der wegen einer Markenverlet-
zung in Anspruch genommen wird. Die Erfordernisse des Schutzes des freien
Warenverkehrs nach Art. 34 und 36 AEUV gebieten allerdings eine Modifizie-
rung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem Markeninhaber er-
möglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehal-
tung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu be-
günstigen (vgl. EuGH, Urteil vom 8. April 2003 – C-244/00, Slg. 2003, I-3051 =
GRUR 2003, 512 Rn. 33 bis 38 – Van Doren + Q; BGH, GRUR 2004, 156, 158 –
stüssy II; BGH, Urteil vom 3. Februar 2011 – I ZR 26/10, GRUR 2011, 820
Rn. 28 = WRP 2011, 1180 – Kuchenbesteck-Set). Danach obliegt dem Marken-
inhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen Wirtschafts-
raum über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt, der Nach-
weis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden
sind, wenn der von ihm wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch genomme-
ne Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der
nationalen Märkte besteht, falls er den Beweis der Erschöpfung zu erbringen
hat. In einer derartigen Fallkonstellation besteht die tatsächliche Gefahr der
Marktabschottung, wenn der als Verletzer in Anspruch Genommene durch die
Offenbarung seiner Bezugsquelle nachweisen müsste, dass er die in Rede ste-
henden Waren innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums von einem Ver-

tragshändler erworben hat, weil der Markeninhaber dann auf seinen Vertrags-
händler mit dem Ziel einwirken könnte, derartige Lieferungen künftig zu unter-
lassen.

31         Die Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht nicht nur,
wenn der Markeninhaber seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über
ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt. Sie kann in gleicher
Weise auftreten, wenn der Markeninhaber ein anderes Vertriebssystem unter-
hält, mit dem er ebenso verhindern kann, dass die in Rede stehenden Waren im
Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werden. Hierzu kann auch ein se-
lektives Vertriebssystem zählen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz,
10. Aufl., § 24 Rn. 42; Ingerl/Rohnke aaO § 24 Rn. 89). Von einer Markt-
abschottung ist bei einem solchen Vertriebssystem etwa auszugehen, wenn es
den ausgewählten Vertriebspartnern vertraglich untersagt ist, ihre Produkte an
Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems zu verkaufen (vgl. BGH, Ur-
teil vom 19. Januar 2006 – I ZR 217/03, GRUR 2006, 433 Rn. 21 = WRP 2006,
579 – Unbegründete Abnehmerverwarnung). Dagegen begründet ein Vertriebs-
system dann nicht die Gefahr einer Marktabschottung durch vertragliche Ab-
sprachen, wenn es den angeschlossenen Vertriebspartnern gestattet ist, Liefe-
rungen auf Anfragen vorzunehmen, die von außerhalb des Vertriebssystems
stehenden Händlern an sie herangetragen werden.

32         (2) Von diesen Grundsätzen ist im Ansatz auch das Berufungsgericht
ausgegangen. Es hat jedoch rechtsfehlerhaft zu geringe Anforderungen an die
Gefahr einer Marktabschottung gestellt und ist deshalb zu Unrecht von einer
Umkehr der Beweislast zu Lasten der Klägerin ausgegangen.

33         Das Berufungsgericht hat zutreffend die Gefahr einer Marktabschottung
aufgrund vertraglicher Absprachen verneint, obwohl die Klägerin ihre Marken-
waren im Europäischen Wirtschaftsraum auf Importeurebene im Rahmen eines
ausschließlichen Vertriebssystems vertreibt, weil es in allen Ländern des Euro-
päischen Wirtschaftsraums jeweils nur einen alleinvertriebsberechtigten Gene-
ralimporteur gibt. Das Berufungsgericht hat jedoch in diesem Zusammenhang
entscheidend auf die Feststellungen des Landgerichts abgestellt. Dieses war
davon ausgegangen, dass die Generalimporteure jedenfalls in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und den Beneluxstaaten vertraglich nicht gehindert
sind, Waren ins Ausland oder an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außer-
halb ihres jeweiligen Vertragsgebiets zu liefern. Auf der Grundlage dieser Fest-
stellungen konnte das Berufungsgericht annehmen, dass keine Gefahr der
Marktabschottung aufgrund vertraglicher Absprachen besteht. Dagegen erinnert
die Revisionserwiderung nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.

34         Das Berufungsgericht ist jedoch weiter davon ausgegangen, die Klägerin
versuche ungeachtet der rechtlichen Verpflichtungen, die sie ihren Vertriebs-
partnern auferlege, mit Hilfe tatsächlicher Maßnahmen den Vertrieb der Waren
außerhalb ihres Vertriebssystems zu verhindern. Dies begründe in gleicher
Weise wie bei einem durch vertragliche Absprachen geschlossenen Vertriebs-
system die Gefahr der Marktabschottung. Diese Beurteilung hält der rechtlichen
Nachprüfung nicht stand.

35         Nicht zu beanstanden ist indes der rechtliche Ausgangspunkt des Beru-
fungsgerichts, wonach die Gefahr der Marktabschottung nicht allein in den Fäl-
len in Betracht kommt, in denen vertragliche Vereinbarungen zu einer Abschot-
tung der nationalen Märkte führen. Es ist ebenso möglich, dass sich dieses Ziel
durch ein tatsächliches Verhalten erreichen lässt. So kann etwa dem Vertriebs-
partner, der vertraglich gestattete Lieferungen an Außenseiter vornimmt, in
Aussicht gestellt werden, nach Ablauf der Vertragszeit keine Vertragsverlänge-
rung zu erhalten, der Warenbezug kann erschwert und es kann auf andere
Weise Druck auf ihn ausgeübt werden.

36         Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen getroffen, die sei-
ne Annahme rechtfertigen, die Klägerin begründe durch tatsächliches Verhalten
die Gefahr einer Marktabschottung.

37         Das Berufungsgericht hat seine Annahme ausschließlich darauf gegrün-
det, dass der Generalimporteur der Markenware der Klägerin für Deutschland,
Österreich und die Schweiz in einer Veröffentlichung aus September 2009 er-
klärt hat, es bestehe ein System offizieller Vertragshändler und es werde dage-
gen vorgegangen, wenn in diesem System jemand ,,Preisverhau“ betreibe.

38         Diese Aussage eines der Generalimporteure der Klägerin gibt jedoch
keinen Aufschluss darüber, dass die Klägerin den Warenverkehr zwischen
Händlern in den Mitgliedstaaten durch tatsächliche Maßnahmen unterbindet,
um ein unterschiedliches Preisniveau in den einzelnen Mitgliedstaaten des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums aufrechtzuerhalten. Die vom Berufungsgericht
herangezogene Aussage kann zwar als Beleg dafür angesehen werden, dass
der Generalimporteur gegen ihm zu niedrig erscheinende Preise der offiziellen
Vertragshändler in seinem Gebiet vorgeht. Dagegen lässt die fragliche Veröf-
fentlichung für sich genommen nicht die weitergehende Feststellung zu, dass
die Klägerin Maßnahmen gegen die Angleichung bestehender Preisunterschie-
de zwischen den Mitgliedstaaten ergreift. Gleiches gilt für die weiteren in der
mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht von der Beklagten vorge-
legten Unterlagen. Weitergehende Feststellungen, dass sich die Klägerin die In-
teressen des Generalimporteurs an einem einheitlichen Preisniveau in dessen
Absatzgebiet zu eigen gemacht und unterstützt hat, hat das Berufungsgericht
nicht getroffen. Diese sind aber erforderlich, um zu der Annahme einer Gefahr
der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch die Klägerin zu gelangen.

39         3. Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäi-
schen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Klärung der Frage, welche Partei
die Beweislast für die Zustimmung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MarkenRL
(= § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV sowie für
ein Inverkehrbringen durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im
Europäischen Wirtschaftsraum nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL (= § 24 Abs. 1
MarkenG) und Art. 13 Abs. 1 GMV trägt, bedarf es nicht. Die Maßstäbe für die-
se Beurteilung sind durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
hinreichend geklärt. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten
Fall einschließlich der Feststellung, ob bei dem von der Klägerin vertraglich
vereinbarten und praktizierten Vertriebssystem eine Gefahr der Abschottung
der Märkte besteht, ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. EuGH, Urteil vom
16. November 2004 – C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 84 –
Anheuser Busch; Urteil vom 8. Juli 2010 – C-558/08, GRUR 2010, 841 Rn. 65 –
Portakabin; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom
6. April 2006 – C-348/04, Slg. 2007, I-3391 Rn. 3 – Boehringer Ingelheim/
Swingward II).

40         III. Danach ist auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil aufzuhe-
ben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).

41         1. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits
verwehrt. Die Beklagte muss Gelegenheit erhalten, zu der Frage vorzutragen,
ob die in Rede stehenden Sportschuhe von der Klägerin oder mit ihrer Zustim-
mung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Es ist
nicht auszuschließen, dass die Beklagte zu den Voraussetzungen der Erschöp-
fung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV bislang nichts vorge-
tragen hat, weil sie – ebenso wie das Berufungsgericht – davon ausgegangen
ist, dass die Darlegungs- und Beweislast hierzu die Klägerin trifft. Zudem hat
das Berufungsgericht – von seinem Standpunkt folgerichtig – bislang keine Fest-
stellungen dazu getroffen, ob die Beklagte Originalmarkenware vertrieben hat.
Die Beklagte hat sich zum Beweis hierfür auf das Zeugnis des Mitarbeiters
C.   der Klägerin und auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens
berufen. Das Berufungsgericht wird gegebenenfalls auch hierzu die von den
Parteien angebotenen Beweise zu erheben haben. Zudem wird das Berufungs-
gericht erforderlichenfalls auch die notwendigen Feststellungen zur Frage der
Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke 2 und der angegriffenen Abbil-
dung zu treffen haben.

42         2. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsrechtszug
mit den Parteien auch die Stellung sachdienlicher Anträge zu erörtern haben
(§ 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Das von der Klägerin begehrte Verbot richtet sich
gegen den Vertrieb von Waren, die weder von ihr oder mit ihrer Zustimmung
hergestellt noch im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden
sind. Das Landgericht hat die Ausnahme vom Verbot des Handels mit den im
Streit stehenden Schuhen dagegen alternativ für die Fälle ausgesprochen, dass
es sich entweder um Ware handelt, die von der Klägerin oder mit ihrer Zustim-
mung hergestellt worden ist oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr
gebracht worden ist. Durch die alternative Formulierung der Einschränkung des
Unterlassungsgebots wird der Handel mit nicht erschöpfter Originalware, die
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden ist,
vom Verbot ausgenommen. Dies ist mit den Entscheidungsgründen des landge-
richtlichen ebenso wie des Berufungsurteils nicht zu vereinbaren und steht we-
der mit dem von der Klägerin begehrten Verbot noch mit dem Vortrag der Par-

teien in Einklang, die sowohl im Berufungs- als auch im Revisionsverfahren um
die Frage der Erschöpfung streiten.

Bornkamm                              Pokrant                        Büscher

Kirchhoff                             Koch

Vorinstanzen:
LG Stuttgart, Entscheidung vom 17.11.2009 – 17 O 714/08 –
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 04.03.2010 – 2 U 86/09 –