201204.12
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(Markenrecht) BGH vom 22.3.2012: erhebliche Branchennähe zwischen Fachhandel und Cash & Carry Märkten (I ZR 55/10 – METRO/ROLLERS)

Aktuell hatte die Klägerin, ein Mitglied der Metro-Firmengruppe, den Hersteller von Rohrreinigungsgeräten, die u.a. als ROLLERS Metro 22 angeboten wurden, auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz in Anspruch genommen. Das OLG Hamburg hatte in der Benutzung der Bezeichnung weder eine Markenverletzung noch ein Rufausbeutung gesehen. Zwischen den Parteien bestehe eine nicht ausgeprägte Branchenähnlichkeit. Weiterhin verfüge  das Kennzeichen METRO über eine nur leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft. Es fehle jedoch an einer Zeichenähnlichkeit.

Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass eine beträchtliche  Branchennähe und eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens bestehe und verwies das Verfahren an das Berufungsgericht zurück


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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I ZR 55/10                                                  Verkündet am:
22. März 2012
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:      ja

BGHZ:              nein

BGHR:                 ja

METRO/ROLLER’s Metro

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zwischen Fachhandel und Cash&Carry-Märkten als Formen des Vertriebs an
Gewerbetreibende besteht eine beträchtliche Branchennähe.

BGH, Urteil vom 22. März 2012 – I ZR 55/10 – OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 21. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 17. Februar 2010
aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurück-
verwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1         Die Klägerin gehört zur Metro-Unternehmensgruppe, einem der weltweit
größten Handelsunternehmen, das unter anderem „Cash&Carry-Märkte“ für
gewerbliche Kunden betreibt. Sie ist mit der Verwaltung und Wahrnehmung
gewerblicher Schutzrechte betraut und Inhaberin der am 27. April 2004 einge-
tragenen deutschen Marke 303 48 717 „METRO“, die für eine Vielzahl von Wa-
ren und Dienstleistungen, unter anderem für „elektrische Reinigungsgeräte“
Schutz beansprucht. Die Klägerin und andere Konzerngesellschaften verwen-
den die Bezeichnung „METRO“ in der Unternehmensbezeichnung sowie als
Firmenschlagwort. Die Beklagte produziert und verkauft Rohrreinigungsgeräte,
die sie als „ROLLER’s Metro 22“, „ROLLER’s Metro 32“ und „ROLLER’s Mini-
Metro A“ bezeichnet. Endabnehmer der Werkzeuge der Beklagten ist das In-
stallationshandwerk, also Fachbetriebe der Innungen Sanitär, Heizung und Kli-
ma, die über den entsprechenden Fachhandel beliefert werden.

2            Die Klägerin hat geltend gemacht, die Produktbezeichnungen der Be-
klagten verletzten ihre Rechte aus der Marke und dem Unternehmenskennzei-
chen „METRO“. Bei der Bezeichnung „METRO“ handele es sich um ein beson-
ders wertvolles und bekanntes Kennzeichen.

3            Soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung, hat die Klägerin be-
antragt,
es der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten, im
geschäftlichen Verkehr für Rohrreinigungsgeräte die Bezeichnung
„ROLLER’s Metro“ zu verwenden und/oder verwenden zu lassen.

4            Daneben begehrt sie Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht
sowie Zahlung von Abmahnkosten.

5            Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist
ohne Erfolg geblieben. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Beru-
fungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte bean-
tragt.

Entscheidungsgründe:

6           I. Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten kenn-
zeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet gehalten und dazu ausgeführt:

7           Ansprüche nach § 14 Abs. 2 MarkenG stünden der Klägerin nicht zu, weil
sie für die Warenkategorie „elektrische Reinigungsgeräte“ keine rechtserhalten-
de Benutzung der Klagemarke im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG dargelegt
habe.

8           Ansprüche aus der Geschäftsbezeichnung der Klägerin aus § 15 Abs. 2
MarkenG kämen nicht in Betracht, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwi-
schen dem Unternehmenskennzeichen „METRO“ und dem von der Beklagten
als Produktbezeichnung verwendeten Begriff „ROLLER´s Metro“ fehle. Zwi-
schen den Parteien bestehe eine nicht ausgeprägte Branchenähnlichkeit. Das
Klagezeichen „METRO“ verfüge in Bezug auf die von der Beklagten vertriebe-
nen hochspezialisierten Produkte für Fachabnehmer des Installationshand-
werks über eine noch leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft. Allerdings fehle
es an einer relevanten Zeichenähnlichkeit. Der Begriff „Metro“ präge das ange-
griffene Gesamtzeichen nicht allein. Ihm komme in der angegriffenen Gestal-
tung auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Die angesprochenen
Verkehrskreise hätten keine Veranlassung anzunehmen, der nachgestellte Be-
griff „Metro“ könne auf ein anderes Unternehmen als das der Beklagten hinwei-
sen.

9           Ein Anspruch aus § 15 Abs. 3 MarkenG stehe der Klägerin ebenfalls
nicht zu, da weder eine Rufbeeinträchtigung noch eine Rufausbeutung des
Schlagworts der Klägerin vorliege.

10         II. Die Revision, die sich allein auf das Unternehmensschlagwort
„METRO“ stützt, hat Erfolg. Auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen
des Berufungsgerichts können die von der Klägerin geltend gemachten Ansprü-
che aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG nicht ausgeschlossen werden.

11         1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass der
Schutz des Unternehmenskennzeichens und -schlagworts nach § 5 Abs. 2
MarkenG auch die produktkennzeichnende oder markenmäßige Verwendung
umfasst (BGH, Urteil vom 9. Oktober 2003 – I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513
= WRP 2004, 610 – Leysieffer, mwN; Urteil vom 24. Februar 2005 – I ZR 161/02,
GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1165 – Seicom).

12         2. Die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen den kollidierenden Zei-
chen bestehe keine Verwechslungsgefahr, hält revisionsrechtlicher Überprüfung
jedoch nicht stand. Die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2
MarkenG ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurtei-
len, wobei eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander
gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzei-
chens der Klägerin und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der
Parteien besteht (BGH, Urteil vom 13. Oktober 2004 – I ZR 66/02, GRUR 2005,
61 = WRP 2005, 97 – CompuNet/ComNet II, mwN).

13         a) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-
fungsgerichts, zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien bestehe eine nur
wenig ausgeprägte Branchennähe.

14         aa) Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf
die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung
typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Be-
rührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den
Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit
der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind
naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche
der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen
der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (BGH, Urteil vom 20. Ja-
nuar 2011 – I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 = WRP 2011, 1174 – BCC,
mwN).

15           In dem für das Unternehmenskennzeichen der Klägerin maßgeblichen
Bereich der Cash&Carry-Großhandelsmärkte, in denen Wiederverkäufer und
Gewerbetreibende einkaufen können, beschränkt sich die Branchennähe nicht
auf die Dienstleistung des Betreibens von Kaufhäusern und Großmärkten, son-
dern umfasst nach der Verkehrsauffassung auch sämtliche Waren und Dienst-
leistungen, die üblicherweise in Großhandelsmärkten angeboten werden (BGH,
Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 74 = WRP
2009, 616 – Metrobus).

16           bb) In Anwendung dieser Grundsätze durfte das Berufungsgericht eine
beträchtliche Branchennähe zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien
nicht verneinen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bietet die Klä-
gerin in ihren Cash&Carry-Märkten Gewerbetreibenden ein umfassendes Wa-
rensortiment an, zu dem auch Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und insbeson-
dere elektrische Hochdruckreinigungsgeräte für allgemeine handwerkliche Ein-
satzgebiete gehören. Dieses Angebot richtet sich auch an das Installations-
handwerk, für das die Beklagte hochspezialisierte Werkzeuge herstellt, die der
Beseitigung von Verstopfungen von Rohrleitungen dienen. Indem die Parteien
sich an denselben gewerblichen Kundenkreis wenden, gibt es zwischen ihnen
Berührungspunkte auf dem Absatzmarkt. Zwar werden die Werkzeuge der Be-
klagten über den Fachhandel ausgeliefert. Zwischen Fachhandel und
Cash&Carry-Märkten als Formen des Vertriebs an Gewerbetreibende besteht
aber eine beträchtliche Branchennähe. Zudem sind naheliegende Geschäfts-
ausweitungen zu berücksichtigen. Da Branchennähe und nicht Branchenidenti-
tät hier in Rede steht, kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin den mechani-
schen Rohrreinigungsmaschinen der Beklagten entsprechende Geräte in ihren
Märkten anbietet.

17         b) Auch die Annahme des Berufungsgerichts, das Unternehmenskenn-
zeichen der Klägerin habe für die hier streitgegenständlichen hochspezialisier-
ten Werkzeuge lediglich eine leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft, begegnet
rechtlichen Bedenken.

18         aa) Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den
Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und
seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name
des Unternehmensträgers einzuprägen (BGH, Urteil vom 21. Februar 2002
– I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 890 = WRP 2002, 1066 – defacto). Für die Be-
stimmung des Grades der Kennzeichnungskraft kommt es bei einem Unter-
nehmenskennzeichen deshalb – anders als bei der Marke – darauf an, ob der
Verkehr das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gera-
de dem Unternehmen zuordnet, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht
(BGH, Urteil vom 27. November 2003 – I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 =
WRP 2004, 758 – Telekom).

19         bb) Dem Klagekennzeichen „Metro“ kommt für diejenigen Waren und
Dienstleistungen gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, für die mit dem üblichen
Sortiment von Cash&Carry-Märkten Branchennähe besteht (vgl. BGH, GRUR
2009, 484 Rn. 76 – Metrobus). Auf der Grundlage der im Streitfall bestehenden
beträchtlichen Branchennähe hätte das Berufungsgericht daher auch eine er-
heblich gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens annehmen müs-
sen.

20            c) Zu Recht beanstandet die Revision ferner die Annahme des Beru-
fungsgerichts, das Unternehmenskennzeichen „METRO“ weise keine relevante
Zeichenähnlichkeit mit der Produktkennzeichnung „ROLLER’s Metro“ auf.

21            aa) Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr
die Zeichen „METRO“ und „ROLLER’s Metro“ in ihrer Gesamtheit betrachtet.
Das ist nicht zu beanstanden. Im Hinblick auf die – durch das mit einem Apo-
stroph abgesetzte Genitiv-s bewirkte – Verbindung der beiden Bestandteile der
angegriffenen Bezeichnung hat der Verkehr keinen Anlass, in ihr zwei selbstän-
dige Zeichen zu erkennen (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 – I ZR 132/04,
GRUR 2008, 258 Rn. 30 = WRP 2008, 232 – INTERCONNECT/T-InterCon-
nect).

22            bb) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehen-
den Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamtein-
druck miteinander zu vergleichen (BGH, Urteil vom 10. Juni 2009 – I ZR 34/07,
GRUR-RR 2010, 205 Rn. 37 – Haus & Grund IV, mwN). Das schließt es nicht
aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen
Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen
Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl.
EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005,
1042 Rn. 28 f. = WRP 2005, 1505 – THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom
11. Mai. 2006 – I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 18 – Malteserkreuz I). Weiter ist
möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Mar-
ke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig
kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zu-
sammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt
(EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 5. April
2001 – I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2002, 1315 – Marlboro-
Dach). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Be-
standteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu
bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Ein-
druck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleis-
tungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322
Rn. 18 – Malteserkreuz I).

23         Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt
grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie nur
eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff
zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder we-
sentliche Umstände unberücksichtigt geblieben sind (BGH, Urteil vom 2. April
2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 35 = WRP 2009, 824 – OSTSEE-
POST, mwN).

24         cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Bestandteil „Metro“ prä-
ge nicht allein den Gesamteindruck des Zeichens der Beklagten. Auch wenn
Herstellerbezeichnungen in zusammengesetzten Zeichen häufig in den Hinter-
grund träten, werde das Gesamtzeichen im Streitfall deutlich und unübersehbar
durch den Bestandteil „ROLLER’s“ mitgeprägt. Das folge aus der Genitiv-
Deklination des Herstellernamens, der die beiden Zeichenbestandteile zu einer
Einheit verbinde. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

25         Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusam-
mengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unter-
nehmens- und Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den
Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeich-
nung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungs-
satz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter
Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Ergebnis führen
kann (BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 27 – INTERCONNECT/T-InterConnect).

26         Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
Es hat im Einzelnen begründet, weshalb im vorliegenden Fall der Erfahrungs-
satz, wonach die Herstellerbezeichnung bei zusammengesetzten Kennzeichen
regelmäßig zurücktritt, keine Anwendung findet. Die Erwägung, die Verwen-
dung der vorangestellten Herstellerbezeichnung in der (englischen) Genitiv-De-
klination verbinde die beiden Bestandteile zu einer Einheit, ist nicht erfahrungs-
widrig und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.

27         dd) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Beurteilung des
Berufungsgerichts, der Bestandteil „Metro“ habe im angegriffenen Zeichen kei-
ne selbständig kennzeichnende Stellung.

28         (1) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, eine selbständig kennzeich-
nende Stellung des Zeichenbestandteils „Metro“ scheide aus, weil der Verkehr
aufgrund der vorangestellten Herstellerbezeichnung in der (englischen) Genitiv-
Deklination zweifelsfrei erkenne, dass dieser Bestandteil allein produktkenn-
zeichnend verwendet werde und daher gerade nicht auf ein gleichnamiges Un-
ternehmen hinweise. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.

29         (2) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „Metro“
in dem zusammengesetzten Zeichen der Beklagten ist nicht dadurch ausge-
schlossen, dass es als Produktkennzeichnung und nicht als Hinweis auf das
Unternehmen der Klägerin verstanden wird. Vielmehr folgt aus dem Erfah-
rungssatz, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens-
kennzeichen vorhandenen, unterscheidungskräftigen Bestandteil im Allgemei-
nen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt, gerade seine selbständig
kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke (vgl. BGH, GRUR
2008, 258 Rn. 29, 35 – INTERCONNECT/InterConnect).

30         Eine selbständig kennzeichnende Stellung scheidet danach zwar aus,
wenn der Verkehr den Zeichenbestandteil als beschreibend auffasst (BGH,
GRUR 2009, 672 Rn. 36 – OSTSEE-POST). Das Berufungsgericht hat aber zu-
treffend angenommen, dass die Beklagte den Bestandteil „Metro“ in ihrer Kenn-
zeichnung markenmäßig und nicht allein sachbeschreibend verwendet. Es
kommt insoweit nicht auf die weitere Annahme des Berufungsgerichts an, die
angesprochenen Verkehrskreise würden die von der Beklagten intendierten
sachbeschreibenden Anklänge des Begriffs „Metro“ erkennen, wonach der Spi-
ralantrieb der Rohrreinigungsmaschine ähnlich wie in den als „Metro“ bezeich-
neten U-Bahn-Systemen durch ein Leitungsnetz fahre.

31         Für eine selbständig kennzeichnende Stellung des Zeichenbestandteils
„Metro“ spricht im Streitfall zudem, dass er nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts von der Beklagten im Sinne eines Serienzeichens für mehrere
Modelle von Rohrreinigungsgeräten verwendet wird („ROLLER’s Metro 22“,
„ROLLER’s Metro 32“ und „ROLLERS’s Mini-Metro A“). Denn dadurch wird die
produktkennzeichnende Funktion des Zeichenbestandteils für den Verkehr wei-                                          –
ter erhöht (vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechts-
schutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 421).

32         (3) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des zusammengesetzten
Zeichens der Beklagten „ROLLER’s Metro“ hätte das Berufungsgericht daher
die selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „Metro“ berücksichti-
gen müssen. Es hätte dann nicht jede Zeichenähnlichkeit mit dem Unterneh-
menskennzeichen der Klägerin „METRO“ verneinen dürfen.

33         Die Beurteilung des Grads der Zeichenähnlichkeit obliegt dem Tatrichter
(BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 =
WRP 2004, 360 – Davidoff II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14
MarkenG Rn. 446). Das Berufungsgericht hat dazu – von seinem Standpunkt
aus zu Recht – keine Feststellungen getroffen.

34         3. Das Berufungsurteil, das sich auch nicht aus anderen Gründen als zu-
treffend erweist (§ 561 ZPO), kann danach keinen Bestand haben.

35         III. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Denn der
Senat kann auf Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachver-
halts nicht abschließend beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die
Frage der Verwechslungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsätzlich
auch das Revisionsgericht beantworten kann (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009
– I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 62 = WRP 2009, 1533 – airdsl). Voraus-
setzung dafür ist aber die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen, die im
Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Januar
2000 – I ZR 123/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 – ATTACHÉ/
TISSERAND; Urteil vom 27. November 2003 – I ZR 79/01, GRUR 2004, 514,
516 = WRP 2004, 758 – Telekom). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der
Grundlage einer beträchtlichen Branchennähe, einer erheblich gesteigerten
Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und eines noch zu bestimmenden
Grads von Zeichenähnlichkeit ist bisher durch das Berufungsgericht nicht er-
folgt.

36            IV. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat noch auf
Folgendes hin:

37            1. In der vorliegenden Fallkonstellation, in der das Unternehmenskenn-
zeichen der Klägerin in dem zusammengesetzten Zeichen der Beklagten, das
auch deren eigenes Unternehmenskennzeichen enthält, eine selbständig kenn-
zeichnende Stellung hat, kommt grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr im
weiteren Sinne in Betracht (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 – THOMSON
LIFE; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 32 ff. – INTERCONNECT/T-InterConnect).
Voraussetzung dafür ist, dass der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den
Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftli-
chen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern
ausgeht (vgl. BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 52 – Metrobus).

38            Eine Verwechslungsfahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG besteht bei
einer produktkennzeichnenden Verwendung eines geschützten Unternehmens-
kennzeichens jedoch ausnahmsweise dann nicht, wenn durch besondere Um-
stände ausgeschlossen ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der
verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung (auch) einen Hinweis auf die
betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sehen (BGH, GRUR 2005,
871, 872 – Seicom, mwN). Das Berufungsgericht hat insoweit angenommen, der
Verkehr stelle keine gedankliche Verbindung zwischen der Bezeichnung
„ROLLER`s Metro“ und dem Unternehmen der Klägerin her. Durch die Voran-
stellung der Herstellerbezeichnung in der (englischen) Genitiv-Deklination
„ROLLER’s“ sei ohne Zweifel ersichtlich, dass die Bezeichnung „Metro“ keinen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts aus dem Hause der Klägerin
enthalte. Vielmehr ergebe sich aus dem Sinngehalt des Gesamtzeichens ohne
weiteres die Herkunft des Produkts von der Beklagten. Die angesprochenen
Verkehrskreise hätten deshalb keinen Anlass anzunehmen, der nachgestellte
Begriff „Metro“ könne auf ein anderes Unternehmen hinweisen, denn dies wäre
ebenso abwegig wie die Begriffsbildungen „BMW’s Opel“ oder „Kaufhof’s Kar-
stadt“.

39             Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob diese Ausführungen
auch auf der Grundlage einer beträchtlichen Branchennähe, einer erheblich
gesteigerten Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und eines noch zu be-
stimmenden Grads von Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen gelten.

40             2. Keinen Bedenken begegnet, dass das Berufungsgericht Ansprüche
der Klägerin aus § 15 Abs. 3 MarkenG verneint hat. Eine unlautere Ausnutzung
der Wertschätzung im Sinne von § 15 Abs. 3 MarkenG setzt voraus, dass sich
die Beklagte mit der Kennzeichnung ihrer Waren dem Unternehmensschlagwort
der Klägerin angenähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den
unter der Bezeichnung vertriebenen Erzeugnissen verbindet, für sich auszunut-
zen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 – I ZR 159/02, BGH GRUR 2005,

583, 584 = WRP 2005, 986 – Lila-Postkarte). Dafür ist vorliegend nichts ersicht-
lich. Es ist auch nicht erkennbar, dass die beanstandete Zeichenverwendung
die Wertschätzung des Unternehmensschlagworts der Klägerin beeinträchtigt.

Bornkamm                             Pokrant                          Büscher

Kirchhoff                             Koch

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 21.12.2007 – 315 O 147/07 –
OLG Hamburg, Entscheidung vom 17.02.2010 – 5 U 16/08 –