201109.21
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(Markenrecht) BPatG vom 5.7.2011: keine Unterscheidungskraft von „phonedoctor“ (33 W (pat) 536/10)

Inzwischen werden umgangssprachlich auch Reparaturdienstleister als „Doktoren“ bezeichnet. Daher scheiterte

akuell der Versuch der Eintragung der Marke „phonedoctor“.


BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 536/10
_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 030 857.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe
am 5. Juli 2011

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

BPatG 152
08.05

Gründe

I.

Am 26. Mai 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke

phonedoctor

angemeldet für

Klasse 9:    Computer; Geräte zur Aufzeichnung von Ton und
Bild

Klasse 37:    Reparatur von elektronischen Geräten, Telefonen,
Wiedergabegeräten für Bild und Ton

Klasse 42     Entwurf von Computer Hardware und Software.

Die Markenstelle für Klasse 37 hat die Eintragung der begehrten Wortmarke mit
Beschluss vom 1. April 2010 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass der Verkehr das Zeichen als bloßen Hinweis auf
einen Telefonarzt bzw. eine Person, die wie ein Arzt Telefone heilt, verstehen
werde. Der Begriff ,,Doktor“ sei lexikalisch nämlich auch gelistet in der
umgangssprachlichen Bedeutung eines Reparaturhandwerkers und werde auch
entsprechend verwendet.

Daher handele es sich bei dem begehrten Zeichen lediglich um einen
betriebsneutralen Hinweis auf bestimmte Eigenschaften eines Produkts. In
Zusammenhang mit der Reparatur von Telefonen beschreibe das Zeichen eine
Person, die sich auf das Heilen bzw. Reparieren derselben verstehe. Eine solche
Person benötige zur Reparatur weitere Geräte, wie Diagnosecomputer oder
entsprechende Hard- oder Software, die ggf. entworfen werden müsse.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sich nicht begründet
hat.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Anmelderin darauf hingewiesen, dass
die Wortkombination lexikalisch nicht nachweisbar sei. Auch liege kein
Freihaltungsbedürfnis des Zeichens vor, weil es nur einen unbestimmten Eindruck
vermittle und für die begehrten Waren und Dienstleistungen weder benutzt werde
noch einen Fachbegriff darstelle. Außerdem hat die Anmelderin auf verschiedene
Voreintragungen mit dem Wortbestandteil ,,doctor“ oder ,,phone“ hingewiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der begehrten Waren und
Dienstleistungen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1
MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht
gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

a)     Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei   der   Auslegung    der   absoluten     Eintragungshindernisse    ist   nach   der
Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG)
das Allgemeininteresse, dass der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen
(EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1
Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder
Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22,
23) – ADIDAS II). Es gibt nämlich – insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit
eines unverfälschten Wettbewerbs – Erwägung des Allgemeininteresses, die es
ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei
verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht
aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) – Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31)
– DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) – Postkantoor; EuGH GRUR
2004, 680 (NR. 35 – 36) – BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl.,
§ 8 Rd. 222 m. w. N.).

b)    Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des
angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die
fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden
oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) – Henkel).

Im Hinblick auf die hier begehrten Waren und Dienstleistungen zählen zum
angesprochenen     Verkehr     sowohl      Fachkreise   als   auch    Endverbraucher.
Auszugehen ist dabei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen
und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24)
– Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) – Chiemsee;
Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 23 ff.).

c)     Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die
angemeldeten Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs
beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die beanspruchte Marke
darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage, die geeignet ist,
Merkmale der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, nicht
monopolisiert werden.

Das begehrte Zeichen setzt sich aus den Wortbestandteilen ,,phone“ und ,,doctor“
zusammen. ,,Phone“ ist der dem englischen Grundwortschatz zuzurechnende
Begriff für ,,Telefon“ und ,,telefonieren“, der von weiten Teilen des angesprochenen
Verkehrs verstanden wird (ebenso: BPatG 29 W (pat) 308/99 – Phone + more;
HABM R0606/06-2 – PhoneEasy). Dem Zeichenbestandteil ,,doctor“ kommt neben
seiner Bedeutung als akademischer Grad auch die eines Reparaturen
durchführenden, besonders qualifizierten Handwerkers zu. Die Bezeichnung des
Gegenstands der handwerklichen Tätigkeit in Verbindung mit dem Wort ,,Doktor“
bzw. ,,doctor“ drückt hierbei die berufliche Höherbewertung aus (vgl. Duden,
Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage Mannheim 2006, CD-ROM, als
Anlage 1; Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, 1997, Seite 168,
Bl. 9 VA). Im Verkehr sind entsprechende Kombinationen gebräuchlich, z. B.
PC-Doktor,     Pool-Doktor,   Beton-Doktor;   Fahrraddoktor,   Beulendoktor    oder
Videodoktor (vgl. Anlagen aus der Internetrecherche des Senats, im Folgenden
zitiert als ,,Anlagen“).

Die inhaltsgleiche deutsche Wortkombination ,,Telefondoktor“ wird nach dem Er-
gebnis der Senatsrecherche (siehe Anlagen) zudem bereits umfassend zur Be-
schreibung eine Arztes, der telefonisch berät und heilt, benutzt. Darüber hinaus
findet sich der Begriff ,,Telefondoktor“ oder ,,phonedoctor“ aber auch in verschie-
denen Kennzeichen, um auf den Tätigkeitsbereich der jeweiligen Unternehmen
hinzuweisen (z. B. Telefondoktor de bietet einen umfangreichen service rund um
den bereich der telekommunikation“ siehe Anlagen). Dies entspricht der gebräuch-
lichen Verbindung einer handwerklichen Tätigkeit bzw. deren Bezugsobjekt mit

dem nachgestellten Wort ,,Doktor/Doctor“, um auszudrücken, dass die Tätigkeit
von bzw. mit fachlich besonders qualifizierten Personen und/oder Hilfsmitteln
erbracht wird und steht damit im Einklang mit dem lexikalisch nachweisbaren
Begriffsverständnis   (dazu:   Küpper,    Illustriertes   Lexikon   der   deutschen
Umfangssprache) der Wortkombination.

Dementsprechend ist das beanspruchte Zeichen geeignet, ein Merkmal der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

Für die angemeldeten Reparaturdienstleistungen der Klasse 37 erschließt sich
dies ohne weiteres aufgrund des oben erläuterten Begriffsverständnisses, wonach
das Objekt der Reparatur und die Qualität des Erbringers der Reparaturdienst-
leistung näher bezeichnet werden, so dass eine Person, die besonders qualifiziert
Telefone bzw. damit in Zusammenhang stehende Geräte repariert, beschrieben
wird.

Der Entwurf von Computerhard- und -software kann einem ,,Phonedoktor“ dienen,
so dass der Zweck bzw. Einsatzbereich der Dienstleistung, also die qualifizierte
Reparatur von Telefonen mit Hilfe der zu entwerfenden Computerhard- oder
-software bezeichnet wird. Gleiches gilt für Computer und Aufzeichnungsgeräte,
bei denen es sich um Geräte handeln kann, die der besonders qualifizierten Repa-
ratur von Telefonen dienen oder die von besonders qualifizierten Personen zur
Reparatur von Telefonen eingesetzt werden können.

Darüber hinausgehend könnten verschiedene Waren und Dienstleistungen auch
der Ergänzung der Tätigkeit eines Telefonarztes dienen, d. h. eines medizinischen
Doktors, der telefonisch konsultiert werden kann. Auch bei diesem Begriffsver-
ständnis würde der Gegenstand der Dienstleistung bzw. der Einsatzbereich und
die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
näher bezeichnet, da die Waren und Dienstleistungen dazu dienen können, die
technischen Voraussetzungen für die Verwendung mit einem ,,Telefondoktor“ zu
wahl des Telefondoktors über eine Internet-
verbindung ggf. mittels spezieller Computersoftware, spezielle Telefone, die
gleichzeitig eine verbale Kommunikation und eine Verbindung zu medizinischen
Datenbanken o. ä. ermöglichen.

Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt im Übrigen – entgegen der
Auffassung der Anmelderin – nicht voraus, dass das Wortzeichen bereits feste be-
griffliche Konturen erlangt hat (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) – SPA II) oder das
dahinterstehende Leistungsangebot im Einzelnen konkretisiert (BGH GRUR 2000,
882 – Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 17) – My World).

Auch der Umstand, dass eine tatsächliche beschreibende Verwendung der Wort-
kombination, außer durch die Anmelderin selbst, bislang nicht zu erkennen ist,
steht dem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen,
da es sowohl nach der Formulierung der entsprechenden Norm im Markengesetz,
als auch nach der rechtlichen Grundlage in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c
MarkenRL ausreicht, wenn die Angaben zur Beschreibung von Waren und Dienst-
leistungen ,,dienen können“, ohne dass bereits eine tatsächliche Verwendung er-
folgt sein müsste (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) – Postkantoor). Hiermit
wird klargestellt, dass bereits die bloße Eignung einer Angabe oder eines Zei-
chens zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Tat-
bestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723
(Nr. 30) – Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) – Doublemint; EuGH GRUR
2004, 674 (Nr. 97) – Postkantoor; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 12) – SPA II). Hinter-
grund ist die Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der Freihaltung der
jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren mögliche künftige beschreibende Ver-
wendung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 241). Zur Prüfung be-
darf es einer realitätsbezogenen Prognose, die auch mögliche, nicht außerhalb
der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berück-
sichtigt, welche eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe
vernünftigerweise erwarten lassen. Dies ist vorliegend ohne weiteres zu bejahen,
da die Kombination der Wortelemente in ihrem Aussagegehalt lediglich die
Summe der Einzelbestandteile mit den in ihren verkörperten Sachinformationen
zur Beschreibung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen verkörpert. Es
ist daher zu erwarten, dass ein Bedarf besteht, auch die Wortkombination zur
prägnanten Beschreibung der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu nutzen.
Hierfür   spricht   insbesondere      auch   der   Umstand,   dass   strukturgleiche
Warenkombinationen      bereits    als   Kennzeichen   verwendet     werden   (z. B.;
,,Telefondoktor.de“ siehe Anlagen).

2.

Dem begehrten Zeichen fehlt auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede
stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen
stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen un-
terscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) – Maglite; EuGH GRUR 2004,
428 (Nr. 30 f.) – Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die
Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu ge-
währleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) – Thomson LIFE; EuGH GRUR
2004, 943 (Nr. 23) – SAT 2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) – VISAGE). Der
Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeich-
neten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens
erfolgt ist. In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes
gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und
die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder
Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware
oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von
denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über

(EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) – SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion
hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung
von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) – DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) – Libertel; EuGH
GRUR 2003, 58 (Nr. 20) – Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) – My
World; BGH BlPMZ 2010, 273 (275) – Rocher Kugel).

Das hier beanspruchte Zeichen ist im Hinblick auf die angemeldeten Waren und
Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum
wird ihm nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen
entnehmen können. Einer Wortmarke, die, wie die hier begehrte Marke ,,phone-
doctor“, Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, fehlt regelmäßig die Unter-
scheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR
2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) – Biomild). Bei
derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt,
dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008,
710 (Nr. 16) – VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) – FUSSBALL WM 2006
m. w. N.).

Dieses Ergebnis wird auch bestätigt durch die gebräuchliche Benutzung des be-
gehrten Zeichens und entsprechend strukturierter Zeichen in Unternehmenskenn-
zeichen, um dadurch auf den Gegenstand der unternehmerischen Tätigkeit hin-
zuweisen. Angesichts dieser Üblichkeit wird der Verkehr in dem Zeichen keinen
Hinweis auf die Herkunft der angemeldeten Produkte aus einem bestimmten Un-
ternehmen erkennen.

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen,
dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18)
– Bild.t-Online.de m. w. N.: BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) – Marlene-Dietrich-Bild-
nis; zuletzt: BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarenR 2011, 66 – Freizeit
Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine
Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein an-
hand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungs-
praxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende
Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Ent-
scheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus
dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine feh-
lerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine iden-
tische Entscheidung zu erlangen.

Im Übrigen fehlt es auch wegen der Unterschiede bei der Zeichenbildung an der
Vergleichbarkeit des angemeldeten Zeichens mit den von der Anmelderin er-
wähnten Voreintragungen, die andere Wortkombinationen betreffen.

Bender                               Kätker                           Dr. Hoppe

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