201203.05
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(Markenrecht) BPatG vom 8.2.2012: 25 Senat zu den Regelstreitwerten in Markensachen vor dem DPMA und dem BPatG (25 W (pat) 16/10)

Im Rahmen des gescheiterten Löschungsverfahrens gegen die Marke pjur hat sich der 25. Senat des Bundespatentamts ausführlich mit der Bemessung von Streitwerten bei Markensachen auseinandergesetzt.
Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass keine speziellen Wertvorschriften bestehen, so dass der Wert zu schätzen ist. Zunächst sei von einem Regelwert von 4.000,00 EUR auszugehen. Der tatsächliche Wert könne höher oder niedriger sein . Dabei komme es nicht auf das Interesse des Löschungsantragstellers an sondern auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke.
Der Senat hält im Ergebnis an der vorherrschenden Ansicht der Senate fest, dass der Regelstreitwert bei unbenutzten Marken 25.000,00 EUR betrage.
Hier sei der Regelstreitwert deutlich anzuheben gewesen, da es sich  bei der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Marke um eine gut benutzte und eingeführte Marke handele. In einem solchen Fall sei es angemessen aber auch ausreichend, den Ausgangswert von 25.000,– Euro auf 50.000,– Euro zu verdoppeln.

BUNDESPATENTGERICHT
BESCHLUSS vom 8.2.2012
In der Beschwerdesache
….
betreffend das Löschungsverfahren …
gegen die Marke …
hier: Gegenstandswert
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
8. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters
Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner
beschlossen:
Der Gegenstandswert wird für das Beschwerdeverfahren auf
50.000,– Euro festgesetzt.
Gründe
I.
Die Antragstellerin hat gegen die am 2. Dezember 2002 für die Waren der Klas-
sen 3 und 5
„Körperpflege- und Kosmetikprodukte; Massage-Fluids, Gleitmittel,
Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und in-
nerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Or-
gasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, nicht für medizini-
sche Zwecke; pharmazeutische Produkte; medizinische Sexual-
hilfsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten; Massage-Fluids, Gleitmit-
tel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und
innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Or-
gasmus-Cremes,     Aktverlängerungspräparate,    für   medizinische
Zwecke“
beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer … eingetragene Wort-
Bildmarke
(hier findet sich die Bildmarke)
mit Schriftsatz vom 9. Januar 2009 Löschungsantrag gestellt mit der Begründung,
dass diese Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG eingetra-
gen worden sei. Die Markeninhaberinnen haben der Löschung innerhalb der Frist
des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen. Die Markenabteilung 3.4. des
Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen
und der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Die hier-
gegen eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat mit Beschluss
vom 31. März 2011 zurückgewiesen und dieser die Kosten des Beschwerdever-
fahrens auferlegt.
Die Antragsgegnerinnen beantragen nunmehr, den Gegenstandswert für das Be-
schwerdeverfahren festzusetzen, wobei sie darauf hinweisen, dass in einem zwi-
schen den Beteiligten geführten Verletzungsverfahren vom Landgericht Köln der
Streitwert auf 80.000,– Euro festgesetzt worden sei. Im Dezember 2008 hatten die
Markeninhaberinnen gegen die Antragstellerin im vorliegenden Verfahren vor dem
Landgericht Köln (Az.: 31 O 718/08) eine einstweilige Verfügung erwirkt, mit der
der Antragstellerin die Verwendung der Kennzeichen „Pure“, „pure massageoil“,
„puremassageoil.com“ untersagt worden ist. Sowohl der Widerspruch gegen den
einstweiligen Verfügungsbeschluss wie auch die Berufung der Antragstellerin ge-
gen das die einstweilige Verfügung bestätigende Urteil des Landgerichts Köln
blieben erfolglos. Die Antragstellerin war den Markeninhaberinnen auch in dem
anschließenden Verletzungsprozess zur Hauptsache vor dem Landgericht Köln
und sodann vor dem Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 19. Mai 2010,
Az.: 6 U 186/09) unterlegen.
Die Antragstellerin hat sich zum Antrag der Markeninhaberinnen auf Festsetzung
des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren nicht geäußert.
II.
Der Antrag der Markeninhaberinnen nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert
für das Löschungsverfahren festzusetzen, ist zulässig. Die Markeninhaberinnen
waren im Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen anwaltliche Ver-
gütung gemäß § 8 Abs. 1 RVG fällig geworden ist, da das Beschwerdeverfahren
mit einer Sach- und Kostenentscheidung seinen Abschluss gefunden hat, woraus
sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulässigkeit des Antrags auf Fest-
setzung des Gegenstandswerts ergibt.
Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die An-
waltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstands-
wert gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG
nach billigem Ermessen zu bestimmen. Gleiches gilt auch im Verfahren vor dem
Patentamt. Da in der Regel ¬ wie auch im vorliegenden Verfahren ¬ ausreichende
tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Schätzung fehlen, ist gemäß § 23
Abs. 3 Satz 2 RVG von einem Regelwert in Höhe von 4.000,– Euro auszugehen,
der nach Lage des Falles aber auch niedriger oder höher (jedoch nicht über
500.000,– Euro) angesetzt werden kann.
Auch vorliegend existieren letztlich keine ausreichenden tatsächlichen Anhalts-
punkte für eine konkrete betragsmäßige Festlegung. Soweit die Markeninhaberin-
nen auf die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren hinweisen, stellt dies
keinen ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkt für eine Schätzung im marken-
rechtlichen Registerverfahren dar und rechtfertigt für sich genommen keine ent-
sprechende Festsetzung im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Zum einen sind
im vorliegenden Verfahren keine unmittelbaren Tatsachen vorgetragen, welche die
Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren hier nachvollziehbar machen. Zum
anderen ist zu berücksichtigen, dass die Kriterien, nach denen der Streitwert bzw.
Gegenstandswert festzusetzen ist, sich im Verletzungsverfahren und im marken-
rechtlichen Registerverfahren erheblich unterscheiden.
Während beim Streitwert im Verletzungsverfahren der Wert der geltend gemach-
ten Ansprüche des Verletzungsklägers für die Festsetzung des Streitwerts maß-
geblich ist, kommt es bei der Gegenstandswertfestsetzung im markenrechtlichen
Löschungsverfahren gemäß §§ 50, 54 MarkenG – entsprechend den für die Lö-
schung anderer gewerblicher Schutzrechte entwickelten Grundsätzen ¬ nicht auf
das Interesse des Löschungsantragstellers an, sondern es ist im Hinblick auf den
Popularcharakter des Löschungsantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an
der Löschung der Marke abzustellen (so der überwiegende Teil der Rspr., vgl.
Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 35 m. w. N.). Teilweise wird im
Hinblick darauf, dass es sich bei dem Löschungsverfahren um ein kontradiktato-
risches Verfahren handelt, auch oder allein auf das Interesse des Markeninhabers
und Löschungsantragsgegners am Fortbestand seiner Marke abgestellt (vgl.
Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Band 1, 2. Aufl. § 71
MarkenG Rdn. 9 und Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 30, insbeson-
dere in Fällen der bösgläubigen Markenanmeldung). Diese Streitfrage kann da-
hingestellt bleiben, weil nach Auffassung des Senats der Gegenstandswert sich
nach beiden Gesichtspunkten letztlich spiegelbildlich bewertungsmäßig entspre-
chen dürfte.
Bei unbenutzten Marken wurde in Löschungsverfahren bis ins Jahr 2007 hinein in
der Regel von allen Senaten des Bundespatentgerichts ein Gegenstandswert von
25.000,– Euro angenommen, was dem 6,25-fachen Satz des Regelwerts nach
§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG entspricht. Zum Teil wird inzwischen insoweit auch in Be-
zug auf unbenutzte Marken eine Untergrenze von 50.000,- Euro angenommen
(vgl. die Entscheidungen 26 W (pat) 128/03 vom 25. Juli 2007 – Dual Mode und
29 W (pat) 39/09 vom 21. Februar 2011 – Andernacher Geysir, veröffentlich jeweils
in Pavis Proma; vgl. Fuchs-Wissemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht,
Band 1, 2. Aufl. § 71 MarkenG, Rdn. 9), was dem 12,5-fachen Satz des Regel-
werts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG entspricht. Andere Senate halten an dem
Ausgangsbetrag von 25.000,– Euro fest (siehe ausführlich zum Meinungsstand
Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 35 mit zahlreichen Rechtspre-
chungsnachweisen; vgl. zur Kritik an der Gegenstandswertbemessung durch die
Senate des BPatG auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 29 und 30).
Der erkennende Senat hält bei Löschungsverfahren in Bezug auf unbenutzte Mar-
ken am Regelgegenstandswert von 25.000,– Euro fest. Auch wenn die wirtschaft-
liche Bedeutung von Marken in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen ist und
grundsätzlich hoch zu veranschlagen ist, wird im Löschungsverfahren bei unbe-
nutzten Marken der 6,25-fache Satz des Regelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG
dieser Bedeutung nach Auffassung des Senats nach wie vor gerecht. Das mit dem
Gegenstandswert im Löschungsverfahren zu bemessende maßgebliche Interesse
der Allgemeinheit an der Löschung einer Marke wird wesentlich durch das ,,Stör-
potential“ einer Marke bestimmt, das sich aus deren Schutzumfang ergibt. Bei un-
benutzten Marken ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft
und der Schutzumfang und damit das Störpotential der Marke jedenfalls nicht
durch Benutzung gesteigert sein können. Hinzu kommt, dass das Störpotential
einer unbenutzten Marke schon im Ansatz erheblich niedriger anzusetzen ist als
das einer benutzten Marke. Denn vor der Benutzungsaufnahme ist die Rechts-
position des Markeninhabers und damit das Störpotential latent durch Angriffe we-
gen Verfalls nach §§ 49, 53, 55 MarkenG oder durch Nichtbenutzungseinreden
nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG gefährdet. Erst mit der Benutzungs-
aufnahme entsteht für den Markeninhaber eine Rechtsposition, mit der er auch
nach Ablauf der Benutzungsschonfrist sein Monopolrecht erfolgversprechend
verteidigen bzw. Störpotential entfalten kann.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der wesentliche Wert ei-
ner Marke erst durch ihre Benutzung entsteht. Vor der Inbenutzungnahme stellt
das Markenrecht letztlich lediglich eine Option dar, die für die Dauer der Be-
nutzungsschonfrist einen bestimmten Schutzbereich reserviert. In diesem Stadium
sind aus Sicht eines Markeninhabers insbesondere die wirtschaftlichen Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Erlangung des Markenrechts von Bedeutung
und bezifferbar, nämlich die Kosten für die Markenfindung und die anschließende
Anmeldung beim DPMA. Diese vorstehenden Überlegungen haben insbesondere
Bedeutung bei der Festsetzung des Gegenstandswerts in Anmelde- und Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren, weil hier die betroffenen Kennzeichenrechte, näm-
lich die angemeldete Marke bzw. die mit dem Widerspruch angegriffene Marke
regelmäßig noch nicht in Benutzung genommen worden sind. Nach einer beachtli-
chen   Meinung     in   der   Kommentarliteratur   (vgl.   Fuchs-Wissemann    in
Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Band 1, 2. Aufl. § 71 MarkenG Rdn. 9 und
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 30) sind die vorstehenden Gesichts-
punkte auch im Löschungsverfahren relevant, weil insoweit das Interesse des
Markeninhabers und Löschungsantragsgegners am Fortbestand seiner Marke
maßgeblich sein soll.
Soweit teilweise ein höherer Gegenstandswert in patentgerichtlichen Markenver-
fahren im Hinblick auf die Notwendigkeit eines ,,Inflationsausgleichs“ begründet
und auch gefordert worden ist, ist anzumerken, dass es in Verfahren mit einem
Regelgegenstandswert grundsätzlich Sache des Gesetzgebers ist, diesen ,,Infla-
tionsausgleich“ durch eine Anhebung des Regelwerts durchzuführen. Nachdem in
den Löschungsverfahren im Hinblick auf die Bedeutung der Markenrechte ohnehin
bereits vom 6,25-fachen Satz des Regelwerts ausgegangen wird, erscheint eine
weitere Anhebung durch die Erhöhung des Multiplikators nicht angezeigt. Entspre-
chendes gilt nach Auffassung des Senats auch für die Widerspruchsbeschwerde-
verfahren. Dort wurde erst vor weniger als sechs Jahren mit der Entscheidung des
25. Senats vom 7. August 2006 (GRUR 2006, 176 – Gegenstandswert bei Wider-
spruchs-Beschwerdeverfahren) von den Senaten des Bundespatentgerichts der
Regelgegenstandswert allgemein von 10.000,– Euro auf 20.000,– Euro angeho-
ben. Dies entsprach einer Verdopplung des Regelgegenstandswert-Multiplikators
von 2,5 auf 5,0. Auch insoweit ist nach Auffassung des Senats eine weitere Anhe-
bung derzeit nicht veranlasst (a. A. neuerdings BPatG 27 W (pat) 75/08 vom
5. August 2008, 27 W (pat) 146/08 vom 26. April 2010 und nunmehr auch
26 W (pat) 47/10 vom 30. November 2011). Soweit bei Widerspruchsbeschwerde-
verfahren ein Regelwert von 50.000,– Euro und damit ein Multiplikator von 12,5
angenommen wird, entfernen sich solche Gegenstandswertfestsetzungen sehr
weit vom gesetzlichen Regelwert von 4.000,– Euro, wodurch dieser seine Bedeu-
tung beinahe vollständig einbüßt. Außerdem führt eine solche Praxis im Ergebnis
zu einer 500 %igen Anhebung des Gegenstandswerts innerhalb von sechs Jah-
ren, was letztlich auch mit der Absicht des Gesetzgebers, den Beteiligten durch
das Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG mit niedrigen Widerspruchs-,
Erinnerungs- und Beschwerdegebühren eine kostengünstige Möglichkeit der
Überprüfung von relativen Schutzhindernissen zur Verfügung zu stellen, nur
schwer in Einklang zu bringen ist.
Soweit auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verwiesen wird, der in
entsprechenden markenrechtlichen Verfahren seit nunmehr beinahe 10 Jahren im
Rechtsbeschwerdeverfahren        regelmäßig     einen    Gegenstandswert       von
50.000,– Euro ansetzt, und zwar sowohl in den Anmeldeverfahren als auch in den
Widerspruchs- und Löschungsverfahren, kann dies nach Auffassung des Senats
für die patentgerichtlichen Verfahren kein ohne weiteres übertragbarer Maßstab
sein, weil die Wertfestsetzung nach unterschiedlichen Vorschriften erfolgt. Die für
den Bundesgerichtshof maßgebliche Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG enthält we-
der einen Regelgegenstandswert noch eine Obergrenze, wie dies jeweils in der für
das BPatG maßgeblichen Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG der Fall ist (vgl.
Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 25 ff., insb. Rdn. 31). Diese Unter-
schiede in Bezug auf die maßgeblichen Vorschriften rechtfertigen auch eine ab-
weichende Festsetzung des Gegenstandswerts im Instanzenzug, zumal auch die
Beschwerde- und Rechtsbeschwerdegebühren unterschiedlich hoch sind. Die Be-
schwerdegebühr beträgt im Anmelde- und Widerspruchsverfahren 200,– Euro und
im Löschungsverfahren 500,– Euro (Gebührenverzeichnis zum Patentkostenge-
setz, Nr. 401 300 bzw. Nr. 401 100 Ziff. 3.). Die Gebühr für das Rechtsbeschwer-
deverfahren beträgt dagegen durchgängig 750,– Euro (Kostenverzeichnis zum
Gerichtskostengesetz Nr. 1255).
Die in Literatur und Rechtsprechung wiederholt geäußerte Auffassung, dass der
Bundesgerichtshof in einer Entscheidung (GRUR 2006, 704 – Markenwert
= Mitt. 2006, 282 Gegenvorstellung) allgemein Kritik an den (angeblich) zu niedri-
gen Gegenstandswertfestsetzungen des Bundespatentgerichts geübt hätte (vgl.
etwa BPatG, Beschluss vom 25. Juli 2007, 26 W (pat) 128/03 oder auch
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 29, der gar von einer ,,ungewöhnli-
chen Gefolgschaftsverweigerung des Bundespatentgerichts“ spricht), kann nicht
nachvollzogen werden. Abgesehen davon, dass der Bundesgerichtshof in der ge-
nannten Entscheidung, die ein Widerspruchsrechtsbeschwerdeverfahren betraf,
lediglich erklärt hat, dass in solchen Verfahren eine Wertfestsetzung von
10.000,– Euro (dieser Betrag entsprach damals der üblichen Wertfestsetzung
durch die Senate des Bundespatentgerichts in Widerspruchsbeschwerdeverfah-
ren) für den Normalfall dem wirtschaftlichen Interesse des Inhabers der jüngeren
Marke am Bestand des Schutzrechts nicht gerecht werde, hat er diese Aussage
allein im Zusammenhang mit der Gegenstandswertfestsetzung für das Rechtsbe-
schwerdeverfahren getroffen. Mit dem patentgerichtlichen Verfahren und den dort
maßgeblichen Vorschriften zum Gegenstandswert mit dem Ausgangsregelwert
von 4.000,– Euro nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG hat der Bundesgerichtshof sich
ersichtlich nicht befasst.
Ausgehend von einem Regelgegenstandswert von 25.000,– Euro in Löschungs-
verfahren bei unbenutzten Marken, ist dieser Wert im vorliegenden Verfahren al-
lerdings deutlich anzuheben. Denn bei der mit dem Löschungsantrag angegriffe-
nen Marke handelt es sich unstreitig um eine gut benutzte und eingeführte Marke.
In einem solchen Fall erscheint es angemessen aber auch ausreichend, den Aus-
gangswert von 25.000,– Euro auf 50.000,– Euro zu verdoppeln.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf die Entscheidung über die
Festsetzung des Gegenstandswerts gemäß § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG eine Rechts-
beschwerdemöglichkeit nicht eröffnet ist und die Festsetzung deshalb nicht an-
fechtbar ist (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 24;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 31).
Knoll                              Metternich                     Grote-Bittner